대화> 한국철도, 내일 지하철 3·4호선 임시 전동열차 투입
오늘의소식909 20-01-31 00:04
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카. 東京地方裁判所 平成26年12月19日 平成23年(ワ)第33365号 判決(0%)(청구항에서
공지요소 외의 요소에 기여한 자를 발명자로 본 사례)
원고는 대상 발명2-1, 2의 발명자라고 주장하였다.
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기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점
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관련 법률 위반행위에 대한 제재
를 중지하거나 표지를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한
권고를 할 수 있음).
⑥ 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등(제10조) (영업비밀의
보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행
위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경
우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있음).
⑦ 영업비밀 침해에 대한 손해배상책임(제11조) (고의 또는 과실에
의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해
하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐).
⑧ 영업비밀 보유자의 신용회복(제12조) 법원은 고의 또는 과실에
의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상의 신용을 실
추시킨 자에게는 영업비밀 보유자의 청구에 의하여 제11조에 따른
손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하
는 데에 필요한 조치를 명할 수 있음).
⑨ 벌칙(제18조) (부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해
를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누
설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처함. 다
만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배
에 해당하는 금액이 5천만원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배
이상 10배 이하의 벌금에 처함. 한편, 제2조제1호에 따른 부정경쟁
행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처
하지만, 차목 및 카목은 위 벌칙 대상에서 제외).
하도급법
① 위반행위의 신고 등(제22조) (누구든지 이 법에 위반되는 사실
이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 공정거래위원회에 신고할 수
있으며, 공정거래위원회는 신고가 있거나 이 법에 위반되는 사실
이 있다고 인정할 때에는 필요한 조사를 할 수 있음).
② 시정조치(제25조) (공정거래위원회는 제12조의3의 규정을 위반
한 발주자와 원사업자에 대하여 하도급대금 등의 지급, 법 위반행
위의 중지, 특약의 삭제나 수정, 향후 재발방지, 그 밖에 시정에
필요한 조치를 명할 수 있음).
③ 과징금(제25조의3) (공정거래위원회는 제12조의3을 위반한 원사
업자에 대하여 수급사업자에게 제조등의 위탁을 한 하도급대금이
나 발주자ㆍ원사업자로부터 제조등의 위탁을 받은 하도급대금의 2
배를 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있음).
④ 시정권고(제25조의5) (공정거래위원회는 이 법을 위반한 발주자
와 원사업자에 대하여 시정방안을 정하여 이에 따를 것을 권고할
수 있음).
⑤ 벌칙(제30조) (제12조의3을 위반한 원사업자는 수급사업자에게
제조등의 위탁을 한 하도급대금의 2배에 상당하는 금액 이하의 벌
금에 처함).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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관련 법률 위반행위에 대한 제재
- 제30조의 죄는 공정거래위원회의 고발이 있어야 공소를 제기할
수 있음(제32조 제1항)
⑥ 손해배상 책임(제35조) (원사업자가 이 법의 규정을 위반함으로
써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대
하여 배상책임을 짐. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을
입증한 경우에는 그러하지 아니함. 한편, 원사업자가 제12조의3제3
항을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발
생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 짐. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지
아니함).
상생협력법
① 공정거래위원회에 대한 조치요구(제26조) (중소벤처기업부장관
은 위탁기업이 제25조(준수사항) 제1항을 위반한 사실이 있고 그
위반사실이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제12조의3의 규정
에 따른 금지행위에 해당한다고 인정할 때에는 「하도급거래 공정
화에 관한 법률」 제25조에 따라 공정거래위원회에 필요한 조치를
하여 줄 것을 요구하여야 함)
② 수탁ㆍ위탁기업 간 불공정거래행위 개선(제27조) (중소벤처기업
부장관은 제25조제1항을 위반한 위탁기업에 대하여 중소벤처기업
부령으로 정하는 바에 따라 그 위반 및 피해의 정도에 따라 벌점
을 부과할 수 있으며, 그 벌점이 중소벤처기업부령으로 정하는 기
준을 초과하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법
률」 제27조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법
률」 제31조 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조에 따
른 입찰참가자격의 제한을 해당 중앙관서의 장, 지방자치단체의
장 또는 공공기관의 장에게 요청할 수 있음)
③ 분쟁조정 및 시정권고 또는 명령(제28조) (중소벤처기업부장관
은 분쟁조정을 요청받으면 지체 없이 그 내용을 검토하여 제25조
에 따른 준수사항의 이행 여부에 관한 사항에 관하여 시정을 할
필요가 있다고 인정될 때에는 해당 위탁기업ㆍ수탁기업 또는 중소
기업협동조합에 그 시정을 권고하거나 시정명령을 할 수 있음).
④ 교육명령 등(제28조의2) (중소벤처기업부장관은 제27조제5항에
따라 벌점을 받은 위탁기업에 대하여 중소벤처기업부령으로 정하
는 벌점기준에 따라 제27조제1항 및 제2항에 따른 개선요구 및 제
28조제3항에 따른 시정권고 또는 시정명령과 함께 소속 임직원에
대한 교육명령 등의 조치를 할 수 있음).
⑤ 손해배상책임(제40조의2) (위탁기업이 이 법의 규정을 위반함으
로써 손해를 입은 자가 있는 경우 위탁기업은 그 자에게 손해배상
책임을 짐. 다만, 위탁기업이 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경
우에는 그러하지 아니함).
⑥ 벌칙(제41조) (타인의 기술자료를 절취 등의 부정한 방법으로
기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점
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관련 법률 위반행위에 대한 제재
입수하여 임치 등록을 행한 자는 5년 이하의 징역 또는 그 재산상
이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처함).
※ 기술자료의 임치 등록(제24조의3) (실명으로 등록된 임치기업의
기술에 대하여 당사자 또는 이해 관계자 사이에 다툼이 있으면 임
치기업이 임치물의 내용대로 개발한 것으로 추정함).
중소기업기술보호법
① 중소기업기술 침해행위의 신고 및 조사(제8조의2) (중소기업기
술 침해행위를 당한 중소기업 및 중소기업자(중소기업자등)는 그
사실을 중소벤처기업부장관에게 신고하고 필요한 조치를 요청할
수 있음).
② 중소기업기술 침해행위에 관한 권고 및 공표(제8조의3) (중소벤
처기업부장관은 제8조의2에 따른 조사 결과 피신청인의 중소기업
기술 침해행위가 있다고 판단할 상당한 근거가 있고 이미 피해가
발생하였거나 이를 방치할 경우 회복하기 어려운 피해가 발생할
우려가 있다고 인정될 때에는 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위
의 중지, 향후 재발 방지, 그 밖에 필요한 사항을 시정하도록 권고
할 수 있음).
나. 제도 개선 논의
1) 중소기업 기술탈취 근절대책(18. 2. 중기부/산자부/공정위/특허청)
2018년 초 관련 부처(중기부/산자부/공정위/특허청)가 공동으로 마련한 중소기업
기술탈취 근절대책의 주요 내용은 아래 <표>와 같은데, 그 중 법제도 개선에 관한 내
용을 정리해 보면 다음과 같다.
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대상 발명 6, 8에 관련 조성물의 구성에서 발명자들이 독자적으로 개발한 MAG폴
리머뿐이다. 기타 구성은 모두 공지의 사판품 등의 물질이다. MAG폴리머는 대상 발
명 4, 6 및 8의 가장 큰 특징이며, 성능적으로 타사가 모방할 수 없다. MAG폴리머를
개발한 원고는 그의 지분율이 50%라고 주장한다.
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특허법상 모인(冒認) 법리
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출원일 소급제도 특허권 이전청구제도
일본 ☓ ◯
미국 ◯
(derivation proceeding을 통한 구제) ☓
독일 ◯
(우선권 제도)
◯
(특허출원 이전청구제도)
영국 ◯
◯
(특허청장에 의한 출원인 명의변경)
모인자 기여의 취급
우리나라
① 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(공동발명자가 되기 위해서는
발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야)
② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결(공동개발 종료 후 단독으로
개량 출원: 공동발명이며 공동출원규정 위반으로 무효)
③ 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음.
일본
① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기
여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12
年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구
를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는
견해(田村善之) 있음. 미국
① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구
하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일
① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은
불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과
판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능.
<표 35> 모인자 기여의 취급(주요국 비교)
4. 모인자 기여의 취급
모인자 기여의 취급에 대해서는 우리나라와 일본의 경우 아직 법리가 확립되어 있
지 않고, 미국의 경우도 2011년 특허법 개정으로 제도가 변경되면서 비슷한 상황으로
보인다. 반면 독일이나 영국은 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관
계 성립이 가능하다고 보고 있다.
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공동발명자 간의 지분율을 산정하는 (실무에서 도움이 될 수 있는) 방법은 影山光
太郎(카게야마 코우타로우) 이론이 주목된다. 그 이론은 발명의 과정을 원리를 정립하
는 단계 및 그 원리를 실현하기 위한 모델을 설정하는 단계로 나누고 그 두 단계에 창
작적 기여를 한 정도를 고려하여 지분율을 산정하게 한다. 다소 이해하기 어렵다는
점, 기여의 정도를 판단하기가 명확하지 않다는 점 등이 그 이론의 단점으로 지적될
수 있으나, 적어도 화학분야의 발명에 대해서는 동 이론을 적용할 여지가 있다고 평가
된다.
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이 때문에 진정한 권리자에게 권리 모두를 귀속하게 된다. 그렇다고 하면 진정한 권리자에 의한 이전청구가
인정된다.”
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
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청구항 구성요소 비고
1항 a 공지기술, 신규성 결여
2항 a+b 신규성 충족, 을이 단독발명자558)
3항 a+c 신규성 충족, 병이 단독발명자
4항 a+b+d
신규성 충족, 신규요소 b의 창출에 기여한 을은 공동발명자, 신규요
소 d의 창출에 기여한 병은 공동발명자, 공지요소 a를 창출한 갑은
공동발명자가 아님.
을이 병의 존재에 대한 인지(knowledge)와 무관하게 을의 공동발명
자성을 인정하여야 함.
<표 13> 공동발명 관련 가상사례 1
회사의 연구가 한 연구원에 의하여 처음부터 끝까지 완수되는 경우도 있지만 퇴사,
부서이동 등의 이유로 새 연구원이 구 연구원의 연구를 이어받아 연구하는 경우도 많
다. 그 후 창출되는 발명이 구 연구원과 신 연구원의 협력의 산물이라면 그 둘을 공동
발명자로 보아야 한다. 다른 한 명의 기여가 없었더라면(but for) 해당 발명의 창출이
가능하지 않았던 경우 그 둘은 공동발명자가 되어야 한다. 그 둘 사이에 적극적인 의
사교환이 없는 경우에도 어떤 형태로든 연결고리가 인정되면 그 둘을 공동발명자로
보아야 한다. 발명자 사이에 의사교환이 없는 경우에도 공동발명자로 볼 수 있는 두
경우를 제시한다.
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TAG_C3TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
다) 3단계: 각 신규요소에 대한 공헌도 결정
해당 청구항의 해당 신규요소에 공헌한 공동발명자를 결정하고 그 공동발명자의
공헌도(지분율)를 결정한다. 즉 청구항 제1항의 C 요소에 대하여 갑, 을 및 병이 공헌
하였다고 결정한 후, 갑, 을 및 병이 C 요소에 공헌한 정도를 결정하는 것이다. 여기서
갑, 을 및 병의 지분율의 합은 100%가 되어야 한다.