종교 - YTN 보도국장 후보, 정재훈 에디터 지명
오늘의소식916 20-01-30 23:19
본문
Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1)
applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of
manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of
manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable
to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any
United States district court having jurisdiction of the parties.
Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an
owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice
recover the profit made from the infringement.
영국 특허법(Patent Act)
제61조
(1) 이 법의 다음 항에 따라, 민사 소송은 특허를 침해한다고 주장되는 행위와 관련하
여 (특허 법원의 다른 관할권을 침해함이 없이) 특허권자에 의해 법원에 제기될 수 있
고 다음과 같은 청구가 이루어질 수 있다. …
(c) 침해와 관련한 손해배상의 청구
(d) 침해로 인해 침해자가 취득한 이익에 대한 반환
(2) 법원은 동일한 침해와 관련하여 특허권자에게 손해배상과 동시에 침해자의 이익의
반환이 되어야 한다는 취지 모두를 명령할 수 없다.
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다. 상표법
미국 상표법상 침해자의 이익 반환은 민사적 구제 방법의 하나로 인정되고 있고, 해당
조문은 아래와 같다.
갤럭시S20 갤럭시S20 138 그러나, 일부 판결은 이 논거에 대해 의심스럽고 논란의 여지가 있다
131 Volker Beuthien/Dirk Wasmann, “Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das
Markengesetz”, GRUR 1997, 255, 255-256.
132 Tobias Helms, “Disgorgement of Profits in German Law”, in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed.,
Disgorgement of Profits,, ,220 (2015).
133 Tobias Helms, “Disgorgement of Profits in German Law”, in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed.,
Disgorgement of Profits,, ,221 (2015). 다만 민법 제687조 제2항 문언에 의하면 다른 사람의 권리
를 고의적으로 침해한 모든 경우에 적용되는 것이 아니라 다른 사람의 사무를 처리하였을 것이라
는 요건이 충족되어야 하므로, 실무에서 이 조항을 적용할 수 있는 경우가 제한적이라는 점도 지
적한다.
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1991년의 상표법 개정에 의한 분류와 관련하여 일본의 상표법시행령은 제1조에서 “상표법 제6조제1항
의 ‘정령(政令)에서 정하는 상품의 구분’ 은 별표와 같다”고 규정하고 별표에서 34개의 류 구분을 정하고
있었다. 그러나 시행령 별표의 각 류 구분에 게재된 상품은 이른바 상품의 포괄개념이었기 때문에 출원
인이 상품을 지정하여 상표권의 전용권의 범위를 명확히 하고자 할 때에는 불편한 면이 있었다. 이 문제
를 해결하기 위하여 일본은 상표법시행규칙에서 “상표법시행령 제1조의 규정에 의한 상품의 구분에 속하
는 상품은 별표와 같이 한다”고 규정하고(동 규칙 제3조) 별표에서 구체적인 상품세목을 예시하고 있다.
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(3) 요건사실 및 입증책임
본 조항의 문언은 특허권자나 전용실시권자가 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권
을 침해당한 경우, “침해자가 그 침해행위로 이익을 얻었으면” “그 이익액”을 손해액으로
추정한다고 하고 있으므로, “침해자가 그 침해행위로 이익을 얻었다는 점”과 “손해액”이
요건사실이 된다. 그리고 이에 대한 입증책임은 조항의 구조상 원고가 부담하는 것으로
본다.
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브레이크의 유압 회로는 흔히 앞바퀴, 뒷바퀴의 두 계통으로 나누어져 있고, 어느 한쪽이 손상되어
도 다른 쪽 브레이크가 작동되도록 되어 있다.
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그런데 독일에서 이익 반환의 논거로 준사무관리가 제시된 연혁을 살펴보면, 독일 민법
이 시행되기 전인 1877년에 이미 제국상사대법원(Reichsoberhandelsgericht)이 사무관리
법리(negotiorum gestio)에 의해 이익 반환을 인정하였다는 점을 알 수 있다. 즉 이익 반
환의 논거로 준사무관리에 관한 민법 조문을 제시하는 것에 대한 비판이 현행 민법 조항
의 해석 차원에서 이루어지고 있지만, 사실은 이러한 개별 조항과 관계 없이 일반적 법
리 차원에서 준사무관리 법리가 이익 반환의 논거로 제시되었던 것이다.
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라. 소결
중국의 경우 침해자 이익반환 관련 규정이 특허법, 상표법, 디자인법 등에 존재함에도 불
구하고 이를 적극적으로 적용한 판례는 극히 드물다.
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단순히 ‘이익침해와 손해배상의 선택적 청구’라는 영국 법률을 엄격하게 준수하는 것은
EC 지침(Directive)과 영국 특허법이 표면적으로 양립할 수 있도록 하는 일시적인 목적을
달성할 수 있지만, EC 지침이 지식재산권 구제책들에 대해 가입국간 조화를 이루려고 하
91 The Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006
Assessment of damages
3. (1) Where in an action for infringement of an intellectual property right the defendant knew, or
had reasonable grounds to know, that he engaged in infringing activity, the damages awarded to
the claimant shall be appropriate to the actual prejudice he suffered as a result of the infringement.
(2) When awarding such damages—
(a)all appropriate aspects shall be taken into account, including in particular—
(i)the negative economic consequences, including any lost profits, which the claimant has suffered,
and any unfair profits made by the defendant; and
(ii)elements other than economic factors, including the moral prejudice caused to the claimant by
the infringement
92 Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies Ltd [2011] EWPCC 24; [2012] FSR 17[68]
93 Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies [2012] EWCA Civ 1419; [2013] FSR 24 at [71]
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였던 광범위한 목적은 무시하게 된다. 그러한 목적을 달성하기 위해 위의 Hollister v
Medik Ostomy Supplies사건에서 Birss 판사가 제안한 해석이 도움이 될 것으로 보이며,
영국의 형평법과 법률이 구분되었던 독특한 역사에서 유래한 법률을 단순히 엄격히 준수
하는 것만으로는 관할권 내에서의 다양한 법률과 조화를 이루려 했던 지침의 목적을 고
려하지 못한다고 볼 수 있다. 지침의 범위가 명확하지는 않으나, 그 목적은 유연성이 요
구되는 것이 분명하다고 할 것이다.
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… When the judicial authorities set the damages:
(a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic
consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair
profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic
factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement;
독일 특허법(Patentgesetz)
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제139조 제2항
침해행위를 고의 또는 과실로 한 자는, 피해자에게 침해행위로 인하여 발생한 손해를
배상할 의무를 부담한다. 손해배상액을 산정할 때 침해자가 특허권 침해로 인해 취득
한 이익도 고려될 수 있다. 또한 손해배상청구권은 침해자가 그 발명의 이용에 대한
허락을 받았을 경우 상당한 대가로 지급해야 하는 금액을 기초로 계산될 수도 있다.
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2개의 바퀴를 연결하는 축. 종 감속기어 장치의 사이드 기어 스플라인과 바퀴의 허브를 연결함으로
써 엔진의 동력을 전달하여 구동 바퀴를 회전시킨다.
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77 Deming Liu, “Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights”,
European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017),,.
78 Deming Liu, “Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights”,
European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017).,,
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예를 들어, Peter Pan 사건에서 기밀 정보에 대한 피고의 부정한 사용없이는 침해 상품이
존재하지 않았을 것이며 Potton v Yorkclose 사건79에서는 원고의 저작권 및 디자인 침해
없이는 해당 디자인으로 된 집은 지어지지 않았을 것이기에 해당 기밀정보, 디자인의 사
용은 필수적인 요소에 해당한다고 볼 것이다. 따라서 양 사건에서 침해한 저작권, 디자인
권, 기밀 정보 모두 모두 필수적인 요소에 해당하는 상황이기에 침해자는 관련된 전체이
익에 대해서 반환하여야 할 것이라는 설명이 필수적 요소로 판단하는 견해의 입장이다.
TAG_C4TAG_C515 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights
(a) Profits; damages and costs; attorney fees
When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and
Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation
under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising
under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections
1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1)
defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the
43 미국의 현행 특허법상 해당 조항의 문구는 이와 다르지만, 그 내용은 대동소이하다.
TAG_C6TAG_C7개정안 제3안의 제4항은, 공제하고자 하는 비용에 관한 주장책임과 증명책임이 침해자에
게 있다는 점을 분명히 하였다.