화확> 대상포진 보다 무서운 치료후 신경통 | 군포철쭉축제

② 법원(CAFC)의 판단 항소심에서 Oddzon은, 2건의 비공지 디자인(confidential designs)이 제102조(f)항 선행기술에 해당하지만 이 선행기술들이 다른 선행기술과 함께 제103조 비자명성 판 단에 활용될 수는 없다고 주장하였는데, 법원은 이를 받아들이지 않았다.815) 법원은, ① 제102조(f)항이 다른 선행기술들과 성격이 다르다는 점,816) ② In re Bass 판결에서 제102조(g)항 선행기술이 다른 선행기술과 함께 비자명성 판단에 고려될 수 있음을 판시하면서도 방론으로 제102조(f)항에 대해서는 제102조(g)항과 그 성격이 다 르다고 본 점817) 등을 인정하면서도, ③ 1984년 특허법 개정에 의해 제103조가 개정되 면서 제102조(g)항과 제102조(f)항 선행기술이 일정한 경우818) 제103조 비자명성 판단 에 고려될 수 없다는 내용이 추가되었고,819) 제102조(g)항과 달리 제102조(f)항이 개정 815) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1401 (“OddzOn argues that while the two disclosures constitute patent-defeating subject matter under 35 U.S.C. § 102(f), they cannot be combined with “real” prior art to defeat patentability under a combination of § 102(f) and § 103. The prior art status under § 103 of subject matter derived by an applicant for patent within the meaning of § 102(f) has never expressly been decided by this court. We now take the opportunity to settle the persistent question whether § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103. As will be discussed, although there is a basis to suggest that § 102(f) should not be considered as a prior art provision, we hold that a fair reading of § 103, as amended in 1984, leads to the conclusion that § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103.”). 816) Id. at 1401-1402 (“Section 102(f) provides that a person shall be entitled to a patent unless ‘he did not himself invent the subject matter sought to be patented.’ This is a derivation provision, which provides that one may not obtain a patent on that which is obtained from someone else whose possession of the subject matter is inherently ‘prior.’ It does not pertain only to public knowledge, but also applies to private communications between the inventor and another which may never become public. Subsections (a), (b), (e), and (g), on the other hand, are clearly prior art provisions. They relate to knowledge manifested by acts that are essentially public.”). 817) Id. at 1402-1403 (“In In re Bass, 59 C.C.P.A. 1342, 474 F.2d 1276, 1290, 177 USPQ 178, 189 (CCPA 1973), the principal opinion of the Court of Customs and Patent Appeals held that a prior invention of another that was not abandoned, suppressed, or concealed (102(g) prior art) could be combined with other prior art to support rejection of a claim for obviousness under § 103. The principal opinion added, in dictum (§ 102(f) not being at issue), that ‘[o]f course, (c), (d), and (f) have no relation to § 103 and no relevancy to what is ‘prior art’ under § 103.’ Id. There is substantial logic to that conclusion. After all, the other prior art provisions all relate to subject matter that is, or eventually becomes, public. Even the ‘secret prior art’ of § 102(e) is ultimately public in the form of an issued patent before it attains prior art status. Thus, the patent laws have not generally recognized as prior art that which is not accessible to the public. . . . The prior art being referred to in that provision arguably included only public prior art defined in subsections 102(a), (b), (e), and (g).”). 818) 청구항에 기재된 발명의 발명 시점을 기준으로 제102조(g)항 또는 제102조(f)항 선행기술발명과 청구항에 기 재된 발명에 대한 권리가 동일인에게 귀속되거나, 동일인에게 양도 의무가 있는 경우. 특허법상 모인(冒認) 법리 315 내용에 포함된 이유가 명확하지는 않지만820) 제102조(f)항이 제한적인 상황에서는 선 행기술(prior art)에 해당하지 않는다는 법문으로부터 위 제한적인 상황 외에는 선행 기술에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다고 보았으며,821) ④ 모인대상발명(A)으로 부터 자명한 발명(A′)의 경우 발명자 또는 제3자 입장에서 특허받을 수 없는 발명에 해당하지 않더라도 모인자 입장에서는 특허받을 수 없는 발명에 해당하는 것으로 되 는 위와 같은 해석이 비논리적인 것도 아니라고 하면서,822) 모인대상발명 그 자체는 제102조(f)항에 따라 특허받을 수 없음은 물론 모인대상발명으로부터 자명한 변경발 명에 대해서도 제103조에 따라 모인자는 특허받을 수 없다는 점을 분명히 하였다.823) 다만, 연방관할항소법원(CAFC)도 1심 법원과 마찬가지로 이 사건 디자인 특허의 비자명성이 부정되지 않는다고 보았다.824) 다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 1) 제도의 개요 2011년 개정 전 미국 특허법은 선발명주의를 채택하고 있었고 원칙적으로 발명자 819) 35 U.S.C. § 103 (“Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under subsection (f) or (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.”). 820) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1403 (“There was no clearly apparent purpose in Congress's inclusion of § 102(f) in the amendment other than an attempt to ameliorate the problems of patenting the results of team research. However, the language appears in the statute; it was enacted by Congress. We must give effect to it.”). 821) Id. (“While the statute does not expressly state in so many words that §102(f) creates a type of prior art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f) subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise. That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute.”). 822) Id. (“This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure.”). 823) Id. at 1403-1404 (“Thus, while there is a basis for an opposite conclusion, principally based on the fact that §102(f) does not refer to public activity, as do the other provisions that clearly define prior art, nonetheless we cannot escape the import of the 1984 amendment. We therefore hold that subject matter derived from another not only is itself unpatentable to the party who derived it under § 102(f), but, when combined with other prior art, may make a resulting obvious invention unpatentable to that party under a combination of §§102(f) and 103. Accordingly, the district court did not err by considering the two design disclosures known to the inventor to be prior art under the combination of §§ 102(f) and 103.”). 824) Id. at 1404 (“We agree with the district court that none of the cited designs, including the two confidential disclosures, render the patented design obvious, either individually or in combination.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 316 만이 출원할 수 있었기 때문에 무권리자 출원 특허와 관련하여 이전청구제도나 출원 일 소급제도는 없었고,825) 진정한 발명자는 스스로 특허출원을 한 다음 저촉 (interference)절차를 거쳐 특허를 받을 수 있었다.

모인자가 피모인발명을 개량하여 새로운 발명을 한 경우, 피모인자와 모인자가 공 동발명자가 될 수 있음은 앞에서 상술하였다. 그렇게 모인특허에서 원발명자가 모인 특허발명의 공동발명자가 될 수 있도록 허용하는 것이 원발명자에게 유리하다. 그런 데, 원발명자를 공동발명자로 허용하는 경우, 그 허용의 판단만으로 사건이 종결되지 않는다. 원발명자 및 모인발명자의 실질적 기여에 따라 그들 사이의 지분율을 결정해 야 한다. 이러한 공동발명자 여부 판단 및 공동발명자 사이의 지분율 산정은 특허법에 서도 가장 어려운 작업이 된다. 그런 견지에서 그 작업은 전문가에 의하여 수행될 필 요가 있다. 그렇다면 그러한 작업을 특허심판원에서 담당하게 할 필요가 있다. 1차적 으로 특허심판원이 판단(심결)하고, 그 판단에 불복하는 자가 특허법원, 나아가 대법 원으로 상소할 수 있을 것이다. 이렇듯 모인사건을 특허청에서 수행하는 국가로는 미 국593) 및 영국이 포착된다. 우리나라에 모인심판제도를 도입하기 위해서는 미국 및 영 국의 모인심판제도에 대한 연구가 선행되어야 할 것이다.

1) 모인의 성립 범위와 출원일 소급 제도 한정된 법리를 설시하고 있는 것이며, 대법원 2011다77313, 77320(병합) 판결은 2003다47218 판결의 법리를 ‘정당한 권리자가 특허출원한 바 없는 경우’에도 확대적용 할 수 있다는 입장을 보인 것이지만, 해당 판결이 전제하고 있는 사안은 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우이므로, 이러한 양도가 없었 던 사안에 대하여까지 위 판결의 법리가 확대적용될 수는 없으며, 이는 ‘정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자’에 관한 사안에 대하여 특허권 이전청구를 제한하는 법리를 선언한 대법원 2012다11310 판결과의 정합성을 고려할 때 당연한 해석이라고 보고 있음). 756) 김관식, “모인특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제-정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 과학 기술법연구 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015.2., 27-28면(대법원 2011다77313, 77320(병합) 판 결에서는 ‘정당한 권리자의 출원 후 양도’라는 제한이 없는데, 종전 우리나라와 일본의 판례에 비해서는 완화 된 조건 하에서 정당한 권리자의 이전청구를 허용하고 있어 결국 정당한 권리자에 대한 실효적 보호를 강화 한 것으로 볼 수 있다는 견해). 757) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 284 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 발명의 범위는 특허법 조문상으로는 명 확하지 않지만 일반적으로는 ‘모인출원으로 인정된 발명’의 범위로 보고 있다.758) 이와 같은 이해에 기초하면, 모인의 성립 범위가 넓어지면(예를 들면, A → A′ → A″) 정당 권리자 출원일 소급효 인정 범위도 넓어지게 되는데(A → A′ → A″), 이에 대해 다음과 같은 견해가 있다.

한편, 개량 모인에 대해 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용하는 경우와 ‘실질적 기여’ 기 준을 적용하는 경우를 비교하여 <표>로 정리해 보면 다음과 같다. 즉, 모인대상발명 이 A이고,1044) A와 협의의 실질적 동일 범위 발명은 A1, A와 협의의 실질적 동일 범 위는 벗어나지만 A로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발 명은 A2, A로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되는 발명은 A3로 할 경우, 모인자가 A1부터 A3까지 출원하여 특허받은 경우의 취급은 다음과 같게 될 것 이다.

IP Innovation v. Red Hat 판결에서 법원은 을(후행 연구자)이 갑(선행 연구자)의 존재 를 인지하였고, 갑의 연구결과를 이어받아 연구한다는 사실을 알았으므로 그 둘이 공 동발명자라고 보았다.547) Ultra-Precision v. Ford 사건에서는 원고(Ultra-Precision)의 종업원과 피고(Ford)의 종업원이 개량제품의 개발을 위해 협력한 후, 피고가 특허출원한 발명에 대하여 원고 가 그의 종업원이 공동발명자라고 주장하였는데, 법원은 원고 종업원이 발명의 특징 적 사상에 기여하지 않았다는 이유로 그들을 공동발명자로 인정하지 않았다.548) 공동 발명자 사이의 연결고리는 주관적 요건에 해당하고 발명에 대한 실질적 기여는 객관 적 요건에 해당하는데, 법원은 적어도 후자가 충족되지 않은 것으로 보았다.