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첫째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위 발명 A1을 乙이 출 원한 경우, ① A1은 모인 출원 특허에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲 이 특허법 제34조 또는 제35조에 따라 A1의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급 효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A1에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다.

902) 지식(知見)에 대한 정보는, 당해 정보가 특허능력을 갖는 해결에 결부될 수 있음을 정보제공자가 인식하지 않고 제공된 경우가 있는데, 단독발명자의 경우도 단독발명자가 특허능력을 갖는 발명을 한 사실을 인식하는 것을 필요로 하지 않는다. 틈틈이(부업으로 片手間に) 얻어진 정보도, 발명의 완성에 기여하는 경우가 있다.

364) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 33頁(“ドイツ特許法第１条は、第１項において、特許を付与し得る発明の要件、すなわち、新規性、進歩性及び産 業上の利用可能性を規定している。第２項はさらに、科学上の理論、数学上の方法論及び美学的な形態創作など を特許可能なものから除外することによって、このような特許を付与し得る発明の消極的な定義を規定してい る。...ドイツ特許法第６条は、その第１文において、発明の発明者は特許を受ける権利を有すると規定している。 しかし、ドイツ特許法などに発明者の定義は規定されておらず、誰が発明者とみなされるべきかについての指針 は与えられていない。”) 365) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 33頁(“連邦最高裁判所の判決にて、特許による保護可能な発明を、支配可能な自然力の介在使用の下になされる、 計画性を有する行為に関する教理と規定している。”) 366) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 33頁(“この発明者の定義については、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、発明者に関連する概念 は判例法によって作り出されているとして、以下の見解を示している。「発明者認定における第１の重要な要素 は、創造的活動によって発明の要旨を作り出した人間のみが発明者となり得るという解釈である。実際の発明者 を雇用している会社などの法人は発明者自体には成り得ない。この規則は、会社の公式代表者として活動してい 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 141 나. 공동발명자 판단 법리 1) 공동발명자의 정의 독일 특허법 제6조의 제2문이 “2명 이상의 자가 공동으로 발명을 완성한 경우는 특허를 받을 권리를 공유한다”고 규정하고 있다. 그 외에는 특허법이 공동발명자에 대하여 명확한 규정을 두고 있지 않다. 367) 2) 공동발명자 인정 기준 일본의 한 논문에서 독일의 공동발명자 인정기준에 대하여 주관적인 요건을 중시 해야 한다고 제시하고 있다.368) 이하에서 그 자료에서 독일의 공동발명자 인정기준의 내용을 소개한다.

921) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 82頁. 922) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpahs 1-5. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 354 와이즈만 과학자들에 따르면 그들의 최초 아이디어는 항종양제와 화학적으로 결합 된(conjugated) 항체를 시도해 보는 것이었는데, 그들은 항체와 항종양제를 별도로 사 용하는 것 외에 그 둘의 혼합물(unconjugated mixture)도 시도해 보았는데 혼합물의 경우가 가장 효과가 좋다는 점을 확인하였다.

262) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”). 263) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12, 2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20, 2013) (“Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another inventor, the ‘element of joint behavior’ can be satisfied.”). 264) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 913 (Fed. Cir. 1992). 265) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“Individuals cannot be joint inventors if they are completely ignorant of what each other has done until years after their individual independent efforts. They cannot be totally independent of each other and be joint inventors.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 116 이전 연구원의 (이름은 몰라도) 존재는 알았다고 보아야 하며, 그 경우 공동발명자임 을 인정하여야 한다. Kimberly-Clark v. P&G 법원은 공동발명자이기 위해서는 어떤 ‘연결고리’(connection)가 필요하다고 설시하였는데,266) 퇴직 연구원의 연구결과를 이 어받아 다른 연구원이 연구하는 것은 일상적으로 자주 발생하는 전(前) 연구원과 후 (後) 연구원이 연결되는 장면이라고 생각된다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 276 사안 법원의 판단 정: 모인 X) 11310 판결의 관련 사안. - 원고 회사가 피고에게 사업을 제안하면서 발명의 내용을 알려 준 것을 계기로 피고가 무단으 로 출원하여 특허등록결정을 받 았다는 것이 원고의 주장이며, 피고는 독자개발을 주장. 위 사건 항소심 계속 중 원고는 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단 말기 및 그 제어방법’을 발명 의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였고(무권리자의 출 원 후에 한 정당한 권리자의 출 원임을 주장하였고, 동일자로 심사청구함), 대법원 2012다 11310 판결 선고 이후인 2014. 11. 28. 이 사건 특허에 대해 무 효심판(2014당3053)이 청구됨. 정할 수 없으므로 이 사건 특허발명은 제33조 모인출원에 해당하지 않는다고 보았음. 2015허1430 (모인으로 무 효) 피고(특허권자)와 원고 사이에 업무협력, 양해각서 및 비밀유 지계약을 하고, 피고가 원고에 게 도면을 제공한 사안. - 당사자 간의 협력관계나 특허 발명의 완성 과정에 대한 구체 적 내용은 심결, 판결에 소개되 어 있지 않음. 원고는 도면을 제공받은 사실도 부인하며, 모인대상발명(도면)과 특허발명의 실질적 동일성도 부 정함. ① 2009후2463 판결 인용. 다만, 사안 적용 시는 ‘실질적 동일’ 기준도 함 께 적용. ② 제33조 모인으로 무효(일부 구성이 모인대상발명에 명시적으로 기재되어 있지 않지만 기술상식에 비추어 자명) ③ 공동발명 쟁점 無 2014허7707 (모인으로 무 효) 피고(특허권자)와 원고 사이에 업무협력, 양해각서 및 비밀유 지계약을 하고, 피고가 원고에 게 도면을 제공한 사안. - 당사자 간의 협력관계나 특허 발명의 완성 과정에 대한 구체 적 내용은 심결, 판결에 소개되 어 있지 않음. ① 2009후2463 판결 인용. 다만, 사안 적용 시는 ‘실질적 동일’ 기준도 함 께 적용. ② 제33조 모인으로 무효(일부 구성이 모인대상발명에 명시적으로 기재되어 있지 않지만 기술상식에 비추어 자명) ③ 공동발명 쟁점 無 특허법상 모인(冒認) 법리 277 사안 법원의 판단 원고는 도면을 제공받은 사실은 인정하지만, 스스로 일부 구성 을 추가한 점을 기초로 모인대 상발명과 특허발명의 실질적 동 일성을 부정함. 2017허5184 (모인으로 무 효) 재직 당시 또는 퇴직 후 관련 대리점 운영 시 인식하게 된 종 전 근무 회사의 비공개기술을 일부 변경하여 출원한 사안. (i) 원고의 모인대상발명 보유 여부와 (ii) 이 사건 특허발명과 모인대상발명의 동일성에 대해 당사자 사이에 다툼이 있음. ① 2009후2463 판결 인용. 다만, 사안 적용 시는 ‘실질적 동일’ 기준도 함 께 적용. ② 제33조 모인으로 무효(일부 구성의 차이는 통상의 기술자가 보통으로 채용 하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 불과한 것으로 특별한 작용효과 를 발생시키는 것으로 보기도 어려워 기술적 사상의 창작에 실질적인 기여를 하였다고 할 수 없음) ③ 공동발명 쟁점 無 2) 피모인자와 모인자의 공동발명 성립 여부에 대한 판례 한편, 모인대상발명을 변경 개량한 경우 피모인자와 모인자가 공동발명자로 인정 되어 공동출원 위반 규정이 적용될 수 있는지의 문제를 정면으로 다룬 대법원 판결은 없는 것으로 보이고741) 관련 특허법원 판결만 존재한다.

둘째, 실질적 기여 기준(대법원 2009후2463 판결)을 적용하고 있는 2015허1430 판 결, 2014허7707 판결 및 2017허5184 판결의 경우, 구체적 구성 대비에 있어서는 ‘실질 적 기여’ 여부를 판단하고 있지만 최종 결론에 있어서는 모인대상발명과 특허발명의 실질적 동일성을 판단하고 있는 점이 특징이다.740) 즉, 해당 판결에서는 ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 볼 여지가 있다.

이 보고서는 기술탈취 문제에 효과적으로 대응함에 있어, ① 특허법 외의 관련 법 률(부정경쟁방지법, 하도급법, 상생협력법, 중소기업기술보호법 등)의 적용 가능성과 한계, ② 특허법 관련 규정(제33조부터 제35조, 제44조, 제99조의2 등)에 의한 대응 가 능성과 한계를 검토해 보고, ③ 주요국의 관련 법리 및 논의 동향에 대한 분석을 참고 하여, ④ 특허제도 개선의 필요성 및 필요 시 제도개선방안을 제안하고자 한다.