노동 - 넷플릭스 대항마 ‘디즈니플러스’ 누가 손잡나…‘OTT 워즈’ 국내 시장의 빛과 그림자 | 군포철쭉축제

① 모인출원 명세서(A‘)에 모인대상발명(A)과 모인개량발명(A‘)이 명확하게 구분되 어 있어 일부(A)만의 출원일 소급효 인정에 문제가 없는 경우라면 모르겠지만 모인출 다는 것이다. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력 하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을 통해 공동발 명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. …… 하나의 발명에 복수의 주체가 발명한 내용이 혼합되어 있는 경우에 모인출원이라고 보아 발명 전체를 무효로 시키는 것보다 는 발명에 관여한 주체들의 기여도를 참작하여 지분을 인정할 수 있다면 간명하게 법률관계를 정리할 수 있 고, 특허권 등록 이후의 법률관계와도 조화를 이루기 쉬울 것으로 생각된다. 이와 같이 모인출원자의 지분이 전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”). 1043) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179면(“모인대상발명과 모인출원 발명의 동일성 여부 판 단시 실질적 동일성의 기준에 대신하여 발명에의 모인출원 발명에의 실질적 기여를 요구하면서 진보성 판단 과 유사한 기준을 적용하는 경우에는 모인출원 판단시의 동일성의 범위가 지나치게 넓어져서, 정당한 개량발 명자의 권리와 제3자의 이익을 침해하면서 모인대상발명자의 권리를 과도하게 보호하여 우리나라 특허법의 기본 정신인 선출원주의의 취지도 훼손될 우려도 있으므로, 출원발명이 모인대상발명인지의 여부 판단 기준으 로 종전의 기준인 모인대상발명과 모인출원발명의 ‘실질적 동일성’의 개념으로 복귀하는 것이 바람직할 것으 로 생각된다.”). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 403 모인출원‧특허 거절‧무효 범위 출원일 소급 범위 이전청구 범위 협의의 실질적 동일성 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ <표 43> 종합검토(피모인자와 모인자의 공유 인정 시) 원의 명세서 기재가 위와 같은 취급을 뒷받침하지 못하는 경우도 있을 것이며, ② 이 미 출원이 이루어진 명세서(A‘) 범위 내에서 모인자와 정당한 권리자 사이의 권리귀 속 문제 해결을 위해 출원일 소급효를 인정하는 것이므로 모인출원으로 인정되는 범 위(A’) 전체에 대해 정당한 권리자에게 출원일 소급효를 인정하더라도 제3자에게 불 측의 손해를 가하는 것은 아닐 것이고, ③ 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 개 량 변경의 결과물을 해당 발명에 대한 실질적 기여가 인정되는 정당한 권리자에게 귀 속시키는 것이 크게 불합리하다고 볼 수 없고 이러한 취급으로 모인 행위에 대한 제 재 기능을 할 수도 있다는 점 등이 위와 같은 결론을 뒷받침한다.

강경태, “모인출원 토론문”, 한국특허법학회 정기세미나, 2014. 10., 2면. 이러한 해석에 따르면 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한 정이 된다는 점에서는 바람직하다고 볼 수 있으나, 모인출원으로 인정되면서도 출원일 소급이 되지 않는 발명 에 대해서는 모인출원인과 모인대상발명자의 어느 누구도 그 발명자로 볼 수 없게 된다는 점에서 의문의 여 지가 있다. 한편 모인출원발명으로 인정된 발명 중에서 정당한 권리자의 발명에 해당하는 부분 즉 모인출원발 명과 모인대상발명의 공통부분으로 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명의 범위를 일정하게 제한하는 것 특허법상 모인(冒認) 법리 285 2) 모인의 성립 범위와 특허권 이전청구 제도 모인의 성립 범위와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일 할 것인지 문제된다.

그와 관련하여 법원은 조성물에 관한 발명의 착상(완성)은 그 조성물의 화학구조를 특정하는 것과 동시에 그 조성물을 합성(제조)하는 방법을 특정하여야 한다는 법리를 제시하였다.550) 그 법리에 따르면 신규한 합성법을 제공한 자와 그 합성법을 사용하여 신규한 조성물을 합성한 자는 공동발명자가 될 수 있을 것이다. 물론, 합성법이 이미 알려진(공지의) 것이라면 그 합성법을 제공한 자가 공동발명자가 될 수는 없다.551) 그 런데 대상 사안에서는 원고의 합성법은 신규한 것이었고 공개되지 않은 것이었다.

다음으로 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개 량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, ① 해당 개량발명이 정당 916) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(3) Where a question is referred to the comptroller under subsection (1)(a) above and - . . . (c) any such application is refused under any other provision of this Act or is withdrawn before the comptroller has disposed of the reference, (whether the application is refused or withdrawn before or after its publication) the comptroller may order that any person by whom the reference was made may within the prescribed period make a new application for a patent for the whole or part of any matter comprised in the earlier application or, as the case may be, for all or any of the matter excluded from the earlier application, subject in either case to section 76 below, and in either case that, if such a new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the earlier application.”); 37 (“(4) Where the comptroller finds on a reference under this section that the patent was granted to a person not entitled to be granted that patent (whether alone or with other persons) and on application made under section 72 below makes an order on that ground for the conditional or unconditional revocation of the patent, the comptroller may order that the person by whom the application was made or his successor in title may, subject to section 76 below, make a new application for a patent - (a) in the case of unconditional revocation, for the whole of the matter comprised in the specification of that patent; and (b) in the case of conditional revocation, for the matter which in the opinion of the comptroller should be excluded from that specification by amendment under section 75 below; and where such new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the application for the patent to which the reference relates.”). 917) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 76 (“(1) An application for a patent which -(a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted, and (b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application, as filed, or the application for the patent, as filed, may be filed under section 8(3), 12 or 37(4) above, or as mentioned in section 15(9) above, but shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.”). 918) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 81-82頁에 소개된 현지대리인의 답변 내용을 정리한 것이다. 권리부여절차에 있어서 특허청장 (Hearing Office)이 내린 구제명령의 내용은 법적 그리고 본래적으로는 특허청장(Hearing Office)이 갖는 넓은 재량에 기초한 것이므로, 실제로는 권리부여절차에 있어서 특허청장(Hearing Office)은 다종다양한 사정을 고 려하여 다종다양한 적당한 조치(이론적으로는 권리자로부터의 출원비용 등의 상환도 포함하여)를 명하는 것이 가능하다고 한다.

(주)판례에서는 결과적으로 이 경우와 같다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다.

가. 구체적 방안(제33조의2 신설) 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 413 특허법 개정안(방안 2-1) 특허법 개정안(방안 2-2) 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제33조의2, 제36 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 나. 검토 현행 특허법 제29조에 따르면, 모인대상발명이 제29조 제1항 각호에 해당하지 않 을 경우(즉, 비공지일 경우) 제29조 제2항 진보성 판단에 활용할 수 없다. 그 결과 무 권리자가 비공지 모인대상발명에 대해 동일성의 범위를 벗어나는 정도의 개량 변경 을 한 후 특허출원하면 해당 출원 특허를 거절 무효로 하기 어려운 점이 있다.

(ii) 특허권 이전 청구 부분 항소심 법원은, 특허발명의 본질적 부분은 높은 함량의 실리카를 단지 추가하는 것 이 아니라 제시된 비율로 성분들을 혼합하는 방법이라고 보고 모인대상발명과 특허발 명의 동일성을 부정하였는데, 연방대법원은 공동발명 판단 기준에 대해 다음과 같이 판시한 다음 이 사건 특허발명에 대한 원고와 피고의 기여도에 대해 명확한 판단을 하지 않은 원심 판결에 잘못이 있다고 하여 이 부분 원심 판결을 파기하였다.904) (iii) 공동발명 판단 기준 만일 피모인 구성과 모인자 부가 구성이 인과관계를 갖고 상호 작용하고 또한 두 부분이 발명의 과제 해결에 필요했다면 각각의 기여부분이 진보성 판단에서 별개로 고려되어서는 안 되며, 공동발명인지 혹은 정당한 권리자의 단독발명인지 여부는 발 명의 과제와 과제해결수단을 전체적으로 고려해서 판단해야 한다.

2) 정당한 권리의 지분을 인정하는 견해 가) 실질적 기여 기준 적용 및 모인자 기여 인정 시 공유 인정 이용관계는 기초발명이 개량발명보다 선출원ㆍ특허등록 된 경우에 성립하는 반면, 문제가 되는 예는 기초발명의 출원 전에 타인이 임의로 이를 이용해 발명을 완성한 뒤 스스로 출원을 선점한 경우여서 서로 출발점이 다르기 때문에 후자에는 어디까지 나 고유의 구제법리가 필요하며, 이용관계에 해당하지 않는 이상 이를 특허법적 구제 대상에서 제외되어야 한다고 볼 일은 아니라는 이유로 부정적 견해를 비판한 다음, ① 개량발명에 대한 기초발명자에게 언제나 지분이전 청구권을 보장하는 것이 아니라, 양자 사이에 공동발명에 준하는 밀접성이 있는 경우에 한하는 것임도 유의할 필요가 있고, ② 모인자가 피모인 발명의 상당부분을 이용하고 있음에도 양 발명의 동일성이 상실되었다는 이유로 특허권 전부를 모인자에게 귀속시키고 피모인자는 단지 부당이 득 반환이나 불법행위로 인한 손해배상청구만 가능하도록 하는 것은 피모인자보다 모 인자를 우대하는 것이 되며, ③ 아울러 피모인자가 그런 구체적 손해액을 주장ㆍ증명 하는 것은 매우 어렵다는 점도 고려되어야 하고, ④ 무엇보다 이는 특허법이 법 제99 조의2 제3항을 통해 공동발명자에게 간명한 구제책를 부여한 것과 비교해 지나치게 형평에 어긋나므로 위와 같은 경우에는 법 제99조의2 제3항을 유추적용 하여 지분이 전 청구권을 인정함이 상당할 것이라는 견해가 있다.767) 위 견해는 공동발명의 성립에 주관적 요건을 요하지 않는 독일의 통설 판례와768) 지분이전을 긍정하는 일본의 학설을769) 참고하고 있다.