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위와 법리를 사안에 적용한 결과 법원은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사 719) 대법원 2017. 5. 31. 선고 2017후288 판결에 의해 심리불속행 기각됨. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 262 이에 실질적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없고(특허법 제33조 본문 위반 아님, (ii) 甲과 乙은 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기 술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발 명자에 해당한다고 판단하였다(특허법 제44조 위반으로 무효).720) ③ 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결721) <사안의 개요> 원고는 피고를 상대로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원에 해당한다는 등 의 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명은 무권리자 에 의한 출원으로 볼 수 없다는 등의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2016. 4. 27.자 2015당5538 심결).722) 이 사건 특허발명은 원고의 직원인 A, 금형 설계업체 완정밀의 대표 B가 피고와 공동으로 발명한 것임에도, 피고의 아들인 C가 무단으로 출원하여 등록받은 것이라는 것이 원고의 주장이고, 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 C이고 C로부터 발명 내 용을 지득하여 알고 있던 피고가 그 내용을 원고에게 알려주었다는 것이 피고의 주장 이다. 한편, 모인대상발명은 (i) 금형 설계업체인 완정밀의 대표 B가 금형 수정·가공업 체인대흥와이어의 대표 D에게 보낸 이메일과 (ii) 피고가 원고 회사 재직 시 수행한 테스트 데이터에 관한 문서(원고 직원에 의해 작성됨)에 개시된 발명이다.

(1) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한 다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개 씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정한 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명 의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변 화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다 특허법상 모인(冒認) 법리 255 고 할 수 없다.

그런데 공동발명인 경우에는 공동발명자 전원의 합의에 따라 지분율을 결정하기 606) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共同研究開発のために利用された設備ないし投下され た器材等の有無及び量の大小共同発明者が共同研究開発を遂行するためにさまざまの研究設備を提供し、その利 用を他方の共同発明者にも認めているとき、この物的設備の提供と利用は、共同発明者の持分算定上考慮すべき 要素の一つとなる。ことに、これらの設備が代替性を有しない特殊なものであること並びに新規に右設備を設置 するものとすれば、巨額の設備投資資金を要する性質の研究設備であるならば、これら設備の提供者である共同 発明者の持分は、そうでない者の持分に比較して大きいと考えられる。”). 607) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発遂行の過程で多種多様の器材を使用する場 合、右器材の量及び価格も器材提供者たる共同発明者の持分算定に影響を及ぼす。 608) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁ことに、使用された器材が稀少価値を有し、容易に入手 できないものであったり、量的には僅少ものであっても、異常に高価なものであるようなときには、これら特殊 器材の提供者たる共同発明者の持分は、かかる器材を提供しない他の共同発明者の持分よりも大きい。 609) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発における研究開発資金の負担の有無及びそ の程度は、各共同発明者の持分算定上考慮すべき要素となる。 これは、あたかも数人で土地、建物を購入する場合、各自の持分が原則としてその拠出金額の割合で定ま る、とする考えとほぼ同じ面をもつ。したがって、まず資金提供者たる共同発明者の持分は、資金を 提供しない共同発明者の持分よりも大きい。さらに、資金提供者たる共同発明者間においては、資金 の額の大なる共同発明者の持分が、資金の額の小なる共同発明者のそれよりも大きい。 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 202 어려운 경우도 있고 심지어 지분율이 애당초 불명확한 경우도 적지 않다. 그래서 관련 된 경우 공동발명자 각자의 지분비율을 어떻게 결정할 것인지가 문제가 된다.610) 7) 평가 小林健男론은 일본에서 공동발명자 간의 지분율 산정방법을 제시한 오래된 것이 다. 1975년의 이론이라는 점에서 나름 의의를 가진다. 두 회사 사이의 공동연구개발계 약에 있어서는 그 결과물인 특허의 지분을 미리 결정함에 있어서 투여인력, 투여경비, 기자재 등을 중요하게 볼 수 있다. 그러나, 공동발명자 결정 및 지분율 산정은 그러한 비창작적 요소와는 무관한 것이다. 이런 견지에서 필자는 小林健男의 이론을 격렬하 게 반대한다. 小林健男의 이론은 두 회사 사이에 특허의 지분을 결정함에 있어서는 활 용될 수 있으나, 발명자 지분율을 결정함에 있어서는 활용될 수 없는 것이다. 발명자 권과 소유권은 별개의 쟁점이다.611) 小林健男론은 소유권 배분에는 적용될 수 있을지 모르나 발명자권 배분에는 적용될 수 없는 것이다.

290) 專利法 第22條 第3項(创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具 有实质性特点和进步.). 291) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“上述规定从正反两个方面界定了发明人或者设计人 的范围。其中的实质性特点”，对发明或者实用新型而言，应当与《专利法》第二十二条第三款规定的“与现有技术相 比该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中提到的“实质性特点”具有同样 的含义”) 292) 專利法實施細則(2010年)第二十一条(发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规 定撰写： 　　（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最 接近的现有技术共有的必要技术特征； 　　（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技 术的技术特征.这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范 围.). 293) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“在一般情况下对应于《专利法实施细则》第二十条 第一款规定的独立权利要求特征部夯记载的“区别于最接近的现有技术的技术特征”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 123 실질적 구별이 있어야 한다.”294) ‘현존 디자인 또는 현존 디자인의 특징적 조합과 상 호 비교하여 실질적 구별을 하는 것’이 앞서 발명과 실용신안 부분에서 살핀 ‘실질적 특징’의 판단과 유사한 메커니즘을 가진다. 여기에서 언급된 ‘실질적 특징’은 일반적 인 경우에서는 특허법 실시세칙 제28조295)에서 기재한 ‘디자인요점’을 확인할 필요가 있는 것이다.296) 특허심사지침에서 말하는 '실질적 특징'의 의미는 다음과 같다. “발명이 특출한 실 질적 특징을 가지고 있다는 것은 통상의 기술자의 입장에서 당해 발명이 선행기술과 의 통상의 비교에서 쉽게 나타나는 것이 아닌 것을 말한다. 가령 당해 발명이 통상의 기술자가 선행기술에 근거하여, 그리고 합리적인 논리로 분석하고 추리하거나 또는 제한된 실험으로 얻을 수 있는 것이면 당해 발명은 쉽게 나타나는 것으로서 선명한 실질적 특징이 없다.”297)298) 위 견해에 따르면 실질적 특징은 진보성(창조성) 요건을 충족하여야 한다. 한 견해에 따르면 창조성을 인정하는 과정에서 신규성 요건을 갖추 는 것을 당연히 전제조건으로 하여야 하고 신규성을 충족하지 않으면 실질적 특징이 없고 창조성도 없는 것이다.299) 위 설명만으로는 신규성만을 구비한 요소도 실질적 특 징을 가진 요소인지, 아니면 진보성(창조성)까지 구비한 요소만이 실질적 특징을 가진 요소인지가 명확하지 않다.

나. 화학발명에 影山光太郎 산정방법 적용 원리와 모델을 기초로 공동발명자 여부를 판단하고 나아가 그들 사이의 지분율 산 정방법을 제안한 影山光太郎론은 적어도 화학발명에서는 상당한 활용도가 있을 것으 로 생각된다. 기존의 이론들은 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부 및 지 분율을 결정 및 산정하였으나, 연구의 결과물인 청구항의 구성요소보다도 연구의 과 정이 더 중요한 실험의 분야에서는 影山光太郎 산정방법이 더 타당할 수 있다고 생각 699) 민사소송법 제356조 제1항(“문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정한 때에 는 이를 진정한 공문서로 추정한다.”). 700) ‘입증의 편의’를 그 추정법리의 이유로 이해하는 견해도 있으나 ‘입증편의’보다는 ‘법적 안정성’이 더 중요한 이유라고 생각한다. 김원오, “대작(代作)에 있어 성명표시의 취급에 관한 법적 쟁점”, 계간 저작권 제25권 제2 호, 한국저작권위원회, 2012, 99면(“저작자의 판정을 둘러싸고 분쟁이 생긴 경우에는 저작자 본인에게는 자명 해도 다른 사람은 쉽게 판단할 수 없어 입증이 곤란한 경우가 적지 않다. 따라서 저작권법은 입증의 편의를 위해 소정의 표시자를 저작자로 추정하는 규정을 두고 있다(제8조 제1항).”); 안효질, “저작권침해죄의 고소권 자에 관한 소견”, 고려법학 제74권, 고려대학교 법학연구원, 2014, 384-385면(“저작권을 주장하기 위하여 저작 자는 그가 저작자임을 증명하여야 하는데, 이는 구체적인 경우에 따라서는 어렵거나 번잡할 수 있다. 이러한 경우를 대비하여 저작권법 제8조 제1항은 번복 가능한 추정에 의하여 그 증명책임을 완화시키고 있다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 245 구분 전체 항 중 개별 청구항의 중요도 갑의 공헌도 을의 공헌도 병의 공헌도 3명 공헌도의 합계 제1항 70% 50% 30% 20% 100% 제2항 20% 30% 60% 10% 100% 제3항 10% 30% 10% 60% 100% 합계 100% - - - - <표 22> 지분율 산정 가상사례(정차호 산정방법) 된다. 影山光太郎 산정방법은 일본에서도 외면받아 왔다고 관측되는데, 그 이론을 재 조명 할 필요가 있다. 이 글은 일본 및 우리나라에서 공동발명자 여부 및 지분율을 결 정 및 산정한 여러 판례를 살펴 보았는데, 그 판례들이 사용한 방법으로는 관련 법리 및 산정방법의 발전이 기대되지 않는다.

셋째, 모인대상발명 A(발명자 甲)로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되는 발명 A3를 乙이 출원한 경우, ① A3는 모인 출원 특허에 해당하지 않으므 로 제33조 위반의 거절 무효 사유가 없고, 甲과 乙의 공유로 처리해야 하는지에 대한 검토가 필요하다. 이 경우 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공 유관계를 인정하는 것으로 하면, 甲과 乙의 공유에 해당하게 되어, ② 甲과 乙이 특허 법 제34조 또는 제35조에 따라 A3의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인 정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A3에 대한 특허권의 지분 이전을 청구할 수 있게 된다.

다. 판례: 공동발명자 판단기준의 정리 본 판례에서 법원은 “한 특허발명이 2인 혹은 복수 공동발명자가 완성할 수 있기 때문에, 그 중에 각 공동발명자는 발명의 구상에 대한 기여를 하여야 한다. 구상은 발 명자의 마음속에 형성되는 발명의 명확하고 영속적인 일정한 아이디어와 완전하고 유 효한 발명을 조작(실시)할 수 있고, 미래에서 진정한 실시를 할 수 있지만 과도하게 연구 혹은 실험할 필요가 없다”고 판시하였다.355) 대상 판결은 미국의 법리를 빌려와 서, 구상 자체의 기여로 발명자가 됨을 명백하게 하였다. 이전의 구상 자체로는 발명 何創作貢獻。”). 354) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作 之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍 難謂係共同發明人。”). 355)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同 發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發 明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅 是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作， 抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發 明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發 明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大 學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不 能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍 不能稱為共同發明人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 138 과 구별된다는 설명과는 차이를 보인다.