유아과자 _ [사설]검찰 직접 수사 축소, 민생 중심 수사시스템 정착 계기로 | 군포철쭉축제

4. "대상기관"이란 산업기술을 보유한 기업·연구기관·전문기관·대학 등을 말한다.

1) 원고 주장 원고는 다른 연구원과 공동으로 대상 발명을 발명한 진정한 공동발명자이다. ① 대 상 각 발명은 모두 원고를 포함한 발명자들의 착상에 의한 것이고 개량한 것이 아니 다. 원고는 대상 제품의 제조기술이나 시험평가 기술도 그가 확립한 것이라고 주장한 666) “전기 7과 같이, 대상 발명 6의 발명자 중, P14가 상사로서의 지도적 역할을 담당하고 있었던 것을 알 수 있 다. 그러나 한편으로 원고는 논의 및 검토를 총괄하는 역할을 담당하고 있었던 것을 인정받아 원고 경력과 다 른 발명에 있어서의 공헌내용도 종합하면, 당시 원고는 대상 발명 6에 관한 연구에서 중심적인 역할을 차지하 고 있었음이 추인된다. 대상 발명 6의 또 다른 발명자인 P5의 공헌 내용을 함께 고려하면, 대상 발명자에 대 해서는 공동발명자인 원고, P14 및 P5의 공헌도 비율은 원고가 50%, P14 및 P5가 합해서 50%로 인정하는 것 이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없다.” 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 224 다. ② 원고를 포함한 발명자들은 피고 회사로부터 표창장을 받은 바 있다. ③ 원고는 공동발명자 중 한 명으로 대상 각 발명에 이르는 연구의 모든 것에 관여하였으며, 나 아가 주도적인 역할을 하였다. ④ c 및 f의 지분율에 대하여, c는 대상 발명 1, 2, 4 및 8에만 관여하고 f는 대상 발명 4 및 6에만 관여하였지만 c 및 f는 당시 피고 회사의 팀 리더 또는 테마의 리더이며, 피고의 사내의 관습으로 특허출원서에 기재된 것이고 실 질적으로 관여는 없고 공동발명자 간의 지분율은 0%로 볼 수 있다.

우선 장점으로는, ① 동일성 판단을 진보성 판단과 구분함으로써 두 개념을 혼동하 는 것을 방지할 수 있다는 점, ② 모인의 성립범위가 지나치게 확대될 우려 혹은 정당 한 권리자의 구제 범위(정당한 권리자 출원의 소급효 인정 범위 및 정당한 권리자로 의 이전청구 인정 범위)가 지나치게 확대될 우려가 없다는 점 등을 들 수 있다.

한편, 신설되는 제33조의2는 무권리자 출원 특허에만 적용되고 정당한 권리자나 제3자의 출원에는 적용되지 않는다는 점을 분명히 하기 위해 제33조의2에 따라 특허 를 받을 수 없는 주체가 ‘무권리자’임을 분명히 할 필요가 있다.

① 중소기업의 증명책임 부담 전환․완화 기술탈취 사건의 증거자료가 대부분 침해기업 측에 있기 때문에 피해기업은 입증 에 상당한 어려움을 겪고 있는데, 이를 보완하기 위한 ‘자료제출명령제도’가 특허법 (제132조)에만 규정되어 있어 법원의 자료제출 명령권한을 부정경쟁방지법 , 상생 협력법 , 산업기술보호법 에 확대 추진함과 동시에, 침해 혐의 당사자가 自社의 기술 이 피해당한 기업의 기술과 무관함을 해명하도록 하는 증명책임 전환제도를 특허법 등 관련 법률에 적극 도입하는 방안이 추진될 예정이다.13) 13) 중기부/산자부/공정위/특허청, 중소기업 기술탈취 근절대책, 18. 2., 7-9면. 이와 같은 내용 중, 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시 하도록 하는 내용의 특허법 일부개정법률안(의안번호: 17085)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가결되었다.

법원은 원고가 피고 회사 업무를 담당한 시절에 작성하였던 메모에 대상 발명의 “주요 내용이 최초 아이디어부터 구체화된 디자인 모습까지 순차로 기재되어 있는 사 실, 그 이후 발명내용을 정리한 특허자료도 원고가 팀장으로 있던 제화부 명의로 작성 677) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 678) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 679) 서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결(“원고가 이 사건 제1특허의 출원서에 발명자로 기재된 점 은 앞서 인정한 바와 같고, 원고가 이 사건 제1특허의 발명제안서를 작성한 사실은 피고도 다투지 않으므로 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 이 사건 제1특허 의 공동 발명자로 추단할 수 있다. ... 그러나 원고가 피고 회사를 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 앞서의 추단을 뒤집고 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자가 아니라고 인 정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.”). 680) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결(“설령 원고가 그 발명자 또는 공동발명자에 해당한다고 하더라도 이 사건 특허는 무효사유를 포함하고 있거나 공지된 구성 내지 기능을 그대로 실시하고 있는 것에 해당하고, 이를 대체할만한 기술들이 이미 많이 있어 이 사건 발명이 피고의 독점력에 기여한 정도나 그 발명 자의 공헌도는 매우 낮다고 평가된다. 게다가 피고는 2015. 8. 17. 이 사건 특허에 고나한 등록포기서를 제출 하여 같은 날 그 등록이 말소되었으로 위 시기까지의 매출액을 기준으로 보상금을 산정하여야 한다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 236 된 사실을 인정할 수 있다. 이러한 인정사실들을 종합해 볼 때, 원고가 이 사건 발명 에 관한 최초 착상을 하고 이를 구체화하여 이 사건 발명에 이른 것이라고 인정된다” 고 보았다.

4) 법원 판단 가) 대상 발명 2에 대하여 대상 발명의 발명자에 대하여 법원은 특허공보에 기재된 발명자 원고 및 P6이 진 정한 발명자임을 추정하였다. 즉 그 기재에 추정력을 인정한 것이다. 그리고 대상 발 명의 특징적 부분에 공헌하는 자가 발명자라는 법리를 제시하였다. 그 법리에 근거하 여 법원은 발명의 특징적 부분에 원고와 P6가 실질적으로 기여하였음을 인정하고 그 둘을 공동발명자로 인정하였다.663) 그 후 법원은 기여의 정도에 대하여도 검토한 후 그 정도에 우열을 가리기가 힘들다는 이유로 두 공동발명자의 지분율을 각각 50%라 고 판단하였다.664) 나) 대상 발명4에 대하여 법원은 “연구보고서에 기재된 제안의 주체가 대상 발명의 발명자라고 인정해야 한 다고 하지만 작성자가 P10이기 때문에, 기재된 제안이 P10에만 의한 것이지, 원고의 관여가 어느 정도 있는지 명확히 할 필요가 있다”고 제시하였다. 법원은 실험계획의 내용에 따라서 서면은 원고의 제안으로 배척이나 수정하는 새로운 제안으로 인정하기 663) “P6가 대상 발명의 발명자로 인정되었지만 연구보고서를 작성할 때, P6이 대상 발명을 완성시켰다고 할 수 없다. 대상 발명의 특허출원과정에 따르면 피고가 원고에게 출원을 의뢰한 것이며, 그 의뢰서에는 발명자를 P6 및 원고로 기재하고 있었고, 원고는 P6이 대상 발명의 연구에서 벗어난 후, 원고가 계속 연구를 하고 있었 던 것을 인정한다. 원고가 대상 발명을 완성시킨 것으로 인정하여 원고도 발명자로 인정되었다.” 664) “P6은 대상 발명 2의 특징적 부분의 완성에 창작적으로 기여하였고 P6이 대상 연구에서 벗어난 후, 원고가 혼자서 연구를 계속해 연속법의 모델로서 행해진 지견을 회분법으로 적용하고, 대상 발명 2를 완성하고 있으 므로, 대상 발명 2에 대해서는 원고와 P6의 공헌 정도에 대하여 우열을 가릴 수 없다고 보아야 한다. 그렇다 면, 대상 발명 2에 대해 공동발명자인 원고 및 P6의 공헌도 비율은 각각 50%라고 인정하는 것이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없다.” 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 222 어려우므로 원고 및 P10이 협의한 실험을 실시한 결과이었고 대상 발명의 특징적 부 분의 발견을 얻을 수 있었다고 인정되기 때문에 원고 및 P10을 대상 발명의 공동발명 자로 판시하였다. 그리고 원고는 P10의 상사이고 대상 발명의 지도를 수행한 점을 고 려하여 원고의 지분율을 70%로 판시하였다.665) 다) 대상 발명 5에 대해 법원은 원고가 대상 발명의 특허출원 의뢰서를 작성하였고, 원고를 대상 발명의 발 명자로 출원서에 기재한 것을 참고하였다. 그리고 피고 회사는 대상 발명에 관하여 원 고에게 출원보상금 및 등록보상금을 지급하였기 때문에, 그 지급은 원고가 대상 발명 의 특징적 부분을 착상한 점을 인정한 것에 상당하다고 판시하였다. 그러므로 대상 발 명의 발명자는 원고이고 그의 지분율은 100%이다.

外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一幅最能表明设计要点的 图片或者照片.省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明. ). 296) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“对外观设计而言，应当对应于《专利法》第二十三 条第二款规定的“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比应当具有实质性区别”中提到的”实 质性区别”，在一般情况下可以参考《专利法实施细则》第二十八条规定的简要说明中记载的“设计要点”予以确认。 “), 297) 中华人民共和国国家知识产权局，「中国专利审查指南」，知识产权出版社，2010，第二部分第四章，170页 (“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的.如果发 明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的， 则该发明是显而易见的，也就是不具备突出的实质性特点。”). 298) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014년, 58면 참조. 299) 任广科, “无合作意图共同完成发明创造的专利权利归属 ”, 电子知识产权 , 2010, 54页(“由于专利创造性的认定是 在专利具备新颖性的基础上进行的， 如果专利没有新颖性，也就谈不上具有实质性特点和创造性；而如果一项专利 被认定具备新颖性和创造性， 其也必然具备实质性特点。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 124 것”이라고300) 설명한 판례가 존재한다. 그 판례는 신규성을 충족하는 것만으로도 실 질적 특징이 인정된다고 본 것이다. 필자는 이 견해를 지지한다.

나. 미국의 Bianco v. Globus 판결522) 1) 사실관계 피고(Globus Medical)는 척추수술 장비를 생산하는 회사이다. 의사인 원고(Dr. 521) at 7. 522) Bianco v. Globus Medical, Inc., 2014 WL 977861, *9-*10 (E.D. Tex. 2014) (J. Bryson, sitting by designation). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 176 Bianco)는 피고(Globus Medical)의 초청으로 피고의 공장을 방문한 바 있으며(2007년 3월), 그 후 원고는 피고에게 새로운 제품에 대한 아이디어를 제출하였다(2007년 6월). 원고가 제공한 도면은 추간판 확장형 임플란트(expandable intervertebral spacer implant)를 보여주었는데523) 그 임플란트는 척추뼈(vertebrae) 사이의 간격을 필요에 따라 넓히고 좁힐 수 있는 기구이었다.524) 그전까지 경추 수술용 스페이서는 간격이 미리 정해져 있어서 의사가 환자의 상태에 맞는 간격의 스페이서를 선택해야 하였 다.525) 그러므로 미리 준비된 스페이서가 환자에게 맞지 않음을 수술 중 알게될 가능 성이 상존하였다. 다만, 원고가 제공한 도면만으로는 통상의 기술자가 제품을 만들 수 없었으며, 그 점에 대하여 원고도 인정하였다.526) 특히, 그 도면에 의한 제품은 추간판 을 벌리고 지탱할 정도로 강하지가 못한 점도 인정되었다.527) 즉, 원고의 그 당시의 아 이디어는 발명으로 완성된 상태가 아니었던 것이다. 2년 후인 2009년말 피고는 원고 가 제공한 도면을 되돌려 주며 원고의 아이디어에 관심이 없다고 말하였다. 2011년초 피고는 확장형 임플란트 장비를 판매하기 시작하였다. 관련 특허(미국 특허 제 8,062,375호, 제8,491,659호 및 제8,518,120호)도 등록이 되었다. 그 특허의 출원일은 2009년 10월 15일, 2010년 9월 3일 및 2012년 4월 19일이었다.

740) 다만, 특허법원 2017허5184 판결의 경우 앞서 본 바와 같이 그 의미가 반드시 분명한 것은 아니다.

法实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；所谓创造性 贡献是指创新性的智力劳动。据此而言，只有在发明创造的过程中，对创造出与已有成果的技术差别作出了创新性 劳动的人，才是发明创造的发明人或设计人，并依法享有该项发明创造的署名权。 306) 唐震, “署名人须对专利的实质性特点作出创造性贡献”, 人民司法, 2015年 10期, 65-68頁 참조. 307) 专利法　第十七条(“ 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”). 308) 北京市高级人民法院（2014）高民（知）终字第4815号(“中华人民共和国专利法》第十七条第一款规定：“发明人 或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”在无有效相反证据的情况下，在专利文件中写明自己 是发明人或者设计人的人通常可以被认定为该专利的发明人或者设计人。”). 309) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 35页(“当一项发明是由 两个以上的人(包括两人在内)共同合作创造出来时,此项发明就称为共同发明,全体发明人即称为共同发明人。那么,能 否就据此认为,所有参加发明活动的人都是共同发明人呢?要回答这一问题,就涉及到共同发明人的划分标准问题。”). 310) 专利法　第八条(“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完 成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请 的单位或者个人为专利权人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 126 “① 테마 선택에서 고안의 제출, 창조성 있는 사상의 제출, 구체적 실시형태 의 완성의 전 과정까지 참여자의 성과에 대한 공헌을 판단한다. ② 창조성 있 는 공헌의 여부를 기준하여, 연구에 참여한 전원의 기여를 고려함으로써, 실 질적인 문제의 해결에 창조성 있는 공헌을 한 사람이 발명자로 확정된다. 한 명 또는 복수 사람이 창조성 있는 공헌에 대하여 한 경우, 이들은 모두 공동 발명자가 된다. 상기 두 개의 요소 중 전자에 대해서는 발명의 요건을 바탕으 로 발명에 관련되지 않은 사람은 빼야 한다. 후자의 발명의 창조성에 대해서 는 발명에 실질적인 특징이 있어 이 실질적인 특징과 발명의 기술 특징으로 현재 기술과 사이에 본질적인 차이점이 있으며 이 본질적인 차이점은 당업자 가 연상되는 것이어야 한다. 그리고 창조성 있는 공헌을 한 자는 발명 사상 및 관련 구체적 기술개발을 제출한 사람도 포함된다.”311) 위 설명은 공동발명자를 구상한 자 및 구체적 기술개발자로 구별하고 있다. 그러나 구상을 구체화 한 자가 없으면 공동발명자 아니라는 관점이 있지만 구상만으로 공동 발명자로 인정해야 한다.312) 공동발명자 인정과 관련하여 기술별로 판단요소에 차이 가 없다는 견해가 있는데,313) 실험의 과학인 화학분야의 특수성은 별도로 검토되어야 311) 姚兵兵, “如何确定职务发明的发明人”,　 国家知识产权局,(“在司法实践中，可以从以下方面考察是不是共同发明 人。一是以事实为根据，可从选题到方案的提出，到创造性思想的提出，到具体实施方案完成的全过程，看参与者 对成果所作的贡献；二是以是否有创造性贡献为标准，来衡量参加课题研究的所有成员的贡献，从而确定对解决实 质性问题作出创造性贡献的人为发明人，如果有两个或两个以上的人都有创造性贡献，则他们就是共同发明人。在 此基础上，须具备以下要件：第一，有一个发明创造存在，基于这一要件，排除了与发明创造无关人员的可能。第 二，发明创造具有实质性的特点，实质性特点是指发明创造的技术特征同现有技术相比具有本质的区别，这种本质 区别是所属技术领域的普通技术人员并非能够想到的，它体现了发明创造的技术水平。第三，应具有创造性贡献， 包括提出发明思想及相应具体技术方案的人。本案原告即是参与所涉发明专利的讨论和一定的具体工作，但其参与 和具体工作对整个发明的技术方案来说仅是其中的一个部分，尚不能证明其对现存发明专利完整技术实质性特点作 出贡献，本案第三人即专利发明人有些是二被告的工作人员，也有其聘请的其他技术人员，原告也是其聘请的技术 顾问，但因其对整个发明仅作了发射机等具体设备的工作，发明的技术方案没有实质性的贡献，所以其主张没有得 到法院的支持。同时原告也不属非职务发明，也没有共同协议研究、开发的事实，因此其主张应是专利权人则成为 无源之水。”). 312) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 36页(“根据这一划分标 准, 一般认为共同发明人包括构思人和使构思具体化的人两类。但学术界对于构思人能否算作共同发明人存有分歧。 有一种观点认为, 如果某人对发明的某一部分提出构思而没有使构思具体化, 那么这类人不能算作共同发明人。笔者 认为, 这种观点对于帮助确定共同发明人的范围有一定意义, 但在概括上似乎过于绝对。现实生活中有例外的情况。 比如, 上例中的某乙对解决新型活塞提出了构思, 但由于某种原因(如技术设备跟不上, 没有相应的试验场所, 或者某 乙摔然死亡等) , 没有使其构思具体化。以后, 某丙正是根据某乙的构思, 才使新型活塞研制成功。像这种情况, 难道 我们能将某乙排斥在共同发明人行列之外吗?显然这是不近情理的。因而, 笔者认为, 在确定构思人是否为共同发明 人的问题上, 只有当某人的构思对他人的实践活动起了直接的指导作用, 即如果没有该参与人的构思作指导, 他人就 无法解决这一问题。这样才能认定该构思人为共同发明人。如果参与人也提出了构思, 但实际上根本行不通或者理论 上根本就是错误的, 那么这种人当然不能算作共同发明人。探讨共同发明人应具备何种条件, 以及哪些人能成为共同 发明人”). 313) 財団法人知的財産研究所,“国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 49頁 (“ 공동발명자의 인정에 대해서 발명 실험, 실증을 불문하고 발명의 효과를 알기 얻은 발명인 비즈니스 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 127 한다고 생각된다.