한국시> ‘리브엠카드’ 캐시슬라이드 초성 퀴즈…‘ㅁㅈㅎㅇㄱㅈ’ 정답 공개 | 군포철쭉축제

2. 주요국의 법리 일본의 경우 모인자 기여 시 공동발명 인정 여부에 대해 학설은 긍정적 견해와 부 정적 견해로 나뉘는데, 이전청구제도를 도입할 당시 해당 제도에 대해 분석한 보고서 에서는 모인자의 기여에 관하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 ① 모인자의 발명 과 정당한 권리자의 발명이 모두 권리범위에 기여하는 것인 경우에는 공유로, ② 정당 한 권리자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 모인자에게 권리가 귀속하는 것으로, ③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 정당한 권리자에게 권리가 귀속하는 것으로 취급하는 것이 가능하다고 보고 있다.991) 미국의 경우 특허법 제116조(35 U.S.C. § 116)에 공동발명의 정의 규정이 마련되어 있는 점이 특징인데, 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly) 이루어진 경우 공 동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동으로(jointly)’의 의미에 대한 내용은 포함하고 있지 않았던 구 특허법 제116조에 대해 해석한 판례는 복수의 자가 협력하여야 (collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었다.992) 한편, 1984년 특 허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채, ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동 시에 일하지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원 990) 정차호, 앞의 책(특허법의 진보성), 446면(모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해); 조영선, 모인 특 허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 368-369면(“이런 경우에는 특허법 제99조의 2 제1항 괄호 부분을 유추적용하여, 피모인자는 마치 공동발명자처럼 특허권 가운데 자신의 공헌도에 상응하 는 지분에 대하여 이전청구권을 행사할 수 있다고 함이 상당할 것이다.”); 손천우, 앞의 논문(정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도), 314-316면(“제3설은 제2설과 같이 출원일 소급제도와 특허권 이전등록청구에서의 발명의 동일성을 다르게 보되, 모인출원발명에서 변경 부가된 구성의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도 가능하다는 입장이다. …… 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력 하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을 통해 공동발명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. ……이와 같이 모인출원자의 지분이전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분 이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”). 991) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 22-25頁. 992) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916 (“It is undisputed that this language required some form of collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70 (5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 385 할 수 있다는 내용이 제2문이 추가되었는데,993) 이러한 개정이 공동발명 인정에 있어 협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미하는지에 대해 연방관할항소법원(CAFC)은 그 렇지 않음을 분명히 하고 있다.994) 다만, 학설상으로는 (i) 현행 발명자 판단 기준에 따 를 경우 모인대상발명의 발명자가 모인대상발명의 자명한 변경에 대한 공동발명자로 인정되기는 어려울 것이라는 견해995) 외에 (ii) 제135조 모인절차(Derivation Proceedings)를 통해 모인대상발명의 자명한 변경에 대해서도 모인대상발명의 발명자 가 공동발명자 또는 단독발명자로 주장하여 구제받을 수 있다는 견해도 존재한다.996) 993) 35 U.S.C. § 116 (1988) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”). 994) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section 105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i) they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm. on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984); see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows: . . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”). 995) Dennis Crouch, The Removal of Section 102(f)’s Inventorship Requirement; the Narrowness of Derivation Proceedings; and the Rise of 101’s Invention Requirement. (“In our prior e-mail communications (repeated here with permission), Sarnoff has also explored other ways to block patenting of the obvious variants. He writes: 1. A person who conceives of an obvious variant is normally treated as an inventor of an invention (just of an obvious one), so lack of inventorship under Section 101 may not be a successful approach to invalidating the claim made by the deriver, although the deriver will likely be entitled at least to joint-inventor status; and 2. Current inventorship law may not necessarily treat the originator of the underlying invention as a joint-inventor of the obvious variant of which the originator did not conceive, even if the originator added a significant contribution to conception by the deriver, and thus it may not always be possible to correct inventorship to permit the originator to obtain joint inventor status and joint ownership of the obvious variant. 3. However, the courts have sometimes extended unpatentability to obvious variants even when the statute does not clearly provide for it, as they did in In re Foster, 343 F.2d 980 (C.C.P.A. 1965) (extending Section 102(b) to claims that were obvious in light of statutory bar art).”). Sarnoff 교수의 견해를 소개한 밑줄 부분. (2018. 8. 11. 방문). 996) Robert A. Armitage, Understanding the America Invents Act its Implications for Patenting, 40 AIPLA Q.J. 1, 98 (2012) (“The AIA’s new derivation provisions under § 135, coupled with ancillary changes to the patent statute, provide alternative remedies for a true inventor in the situation where someone has learned of the inventor’s invention (i.e., derived from the inventor non-public knowledge of the type that was at issue in OddzOn) and the deriver sought a patent on the derived subject matter or some obvious variant of that derived knowledge. If an inventor succeeds in such a derivation claim, the inventor can decide which patent application, in which it would then have ownership, should issue as a patent. Thus, the AIA affords an inventor not just an alternative to an OddzOn defense, which merely destroys what might otherwise be valid patent rights, but a superior option that was clearly engineered by Congress as a means to spare patentability.”); Id. at 98 footnote 384 (“In the “obvious variant derived” situation, the 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 386 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.997) 따 라서 정당한 권리자에 속하는 발명에 개변을 가하거나 또는 구성요소를 추가하여 권 원 없는 자가 출원한 경우에, ① 변경부분이 통상의 기술자의 창작능력의 범위 내라면 발명의 동일성이 있고 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되며,998) ② 정당한 권리자 에 속하는 부분과 비교하여 출원발명에 발명적 요소가 부가되어 있는 경우에는 발명 의 동일성이 존재하지 않고,999) 이처럼 발명의 동일성이 존재하지 않는 경우에 정당한 later-filing inventor should be able, in many situations, to make a joint inventorship claim, perhaps even a sole inventorship claim, on the obvious variant. This assertion can be advanced on the ground that disclosure of the complete conception of the invention to the deriver made an inventive contribution to the conception of the obvious variant–or was the sole inventive contribution to the obvious variant. In this typical case, if this assertion is established, it will then permit the inventor to use the derivation proceeding as a means for having the inventorship on the earlier-filed application corrected to reflect the obvious variant was either a joint invention or, in some cases, the inventor’s sole invention. The correct inventor should be positioned in the derivation proceeding to have the naming of the inventor corrected for any involved application or patent. Once correctly named as the inventor or a joint inventor, not only is ownership impacted, but patentability can be protected through the right to benefit under § 120 of the deriver’s original patent filing date. Because, as will be discussed in detail: (a) deceptive intention is no longer a limitation on correction of inventorship; (b) correction of inventorship can be done in a derivation proceeding under § 135, and (c) the inventor’s § 115 required statements can be corrected under the new safe harbor provisions, all the tools exist in the new statute to get to the right outcome on inventorship, ownership, and patentability of the obvious variant. This contrasts markedly with the destructive effects of pre-AIA § 102(f), whether it operates as a prior art or a “loss of right to patent” provision. See Leahy-Smith America Invents Act, sec. 3, § 135; 35 U.S.C. § 120 (2006).”). 997) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다. 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참 고로 독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다 (Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR 130/93.). 또한 이런 법리를 근거로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이 양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각 자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런 연유로 독일에서는 오래 전부터 지분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실 정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하고 있다.

④ 특허성 인정에 영향을 미치는 발명의 특징적 부분은 신규성은 물론이고 진보성 을 충족하는 것이어야 한다.

“① 피고 B회사의 종업원 C는 D에게 대상 특허발명을 의뢰하였다. 그리고 C 는 대상 특허발명과 관련된 자료를 수집하여 D에게 제공하였다. D에게 대상 발명의 착상에 도움을 준 사실임; ② 대상 특허발명에 대한 착상은 대부분 D 가 한 사실임, ③ 원고는 지도교수 D가 미국에서 체류할 당시 매주 이메일을 통해 D에게 고전압 펄스발생기에 대한 실험결과 등을 보고하고, 문제가 발생 하면 그 해결방안에 관하여 D로부터 구체적인 해결책을 얻고, 고전압 펄스발 생기에 필요한 부품인 변압기 등을 구입하여 그 제작에 관여하였으며, 고전압 670면. 43) 정차호, “공동발명자 판단 및 관련 권리”, 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 248면. 44) 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 57 펄스발생기를 피고에 설치하여 실험하고, 위 고전압 펄스발생기 가동 중 문제 가 발생하면 수리하는 등 나름대로 역할을 한 사실, ④ C는 원고가 피고에 설치한 위 고전압 펄스발생기의 성능을 실험하고 평가를 한 사실, ⑤ 이 사건 특허 출원서 초안은 원고가 작성하여 변리사에게 교부한 사실, ⑥ 이 사건 특 허발명의 내용과 원고가 발표한 하계학술대회 논문 및 석사학위 졸업논문은 모두 그 착상이 동일한 사실을 인정한다.” 위 판시를 다시 정리하면: ① 원고는 공동발명자로 인정되었다; 법원은 원고를 대상 특허발명의 착상 및 시험과정에서 구체적으로 참가한 자로 인정하였다; ② 법원 은 피고 회사의 종업원 C도 공동발명자로 인정하였다. 그러나 피고 회사의 종업원 C 는 위의 ①, ④에 근거하면 공동발명자로 보기 어렵고, 단순한 관리자 정도인 것으로 보인다. 대상 특허발명에 대한 실질적인 기여정도에 관한 설명도 불명확하다. 공동발 명자를 결정하는 것과 관련하여 모인출원의 문제가 생길 수 있다. 위 판결을 평석한 한 글은 실질적 협력을 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 행위로 표현하고 있다.45) 그러나 그 표현은 (공동)발명자가 그 발명에 실질적 협력을 한 자이고, 실질적 협력을 한 자는 발명자(기술적 사상의 창작자)라고 논리순환적으로 표현하는 바와 다름이 아 니다. 그러한 논리순환적 표현은 대법원 판결에서도 발견된다. 즉, 실질적 상호 협력 을 한 자가 공동발명자인데 그 자는 기술적 사상을 창작한 자라는 것이다.

다) 3단계: 각 신규요소에 대한 공헌도 결정 해당 청구항의 해당 신규요소에 공헌한 공동발명자를 결정하고 그 공동발명자의 공헌도(지분율)를 결정한다. 즉 청구항 제1항의 C 요소에 대하여 갑, 을 및 병이 공헌 하였다고 결정한 후, 갑, 을 및 병이 C 요소에 공헌한 정도를 결정하는 것이다. 여기서 갑, 을 및 병의 지분율의 합은 100%가 되어야 한다.

4) 평가 원고는 특허공보에 기재된 공동발명자으로서 기본적으로 공동발명자 간 균등지분 율이 추정되어야 한다. 그런데, 법원은 원고의 주장이 상당하다고 인정하면서 원고가 주장한 50%에 약간 못 미치는 40%의 지분율을 인정하였다.

발명이 완성되는 수준이 되지 못하면 그것은 착상에 이르지 못하게 되고 그 연구 자는 아직 발명자가 되지 못한다. 통상의 기술자가 그 착상을 근거로 발명을 실시(구 체화)할 수 있는 정도가 되어야 착상이 완성된 것이다.197) 착상은 그 발명의 구조를 보여줄 뿐만 아니라 그것을 제조할 수 있는 방법도 보여주는 것이어야 한다.198) 전 직 장에서 ‘착상’을 완성하고 현 직장에 입사한 후 1달만에 구체화를 한 사안에서 해당 발명이 전 직장에서 완성되었다고 판단하고 전 직장이 그 발명에 대한 권리를 가진다 고 판단한 Baxter v. HQ 사례도 있다.199) 나. 아이디어 v. 착상 단순한 아이디어는 발명이나 착상에 이르지 못한 것이다. 달성하고자 하는 결과를 제시하는 아이디어도 발명이 아니다.200) Nartron v. Schukra 사건에서 원고가 피고에 게 전달한 내용은 자동차 좌석에 마사지 기능을 부가하는 아이디어였는데,201) 법원은 달성하고자 하는 결과를 제안할 뿐, 그 결과를 달성하기 위한 수단을 제시하지 않은 자는 공동발명자가 될 수 없다고 판시하였다.202) 아이디어가 완전하고 작동 가능한 발 명에 대한 명확하며 영구적인 것에 이르면 비로소 그 아이디어는 착상 또는 발명이 된다.203) 통상의 기술자가 그 아이디어(발명)를 구체화 할 수 있는 경우 그 아이디어 는 명확하며 영구적인 것으로 인정된다.204) 197) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in J oint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 83 (2012) (“Conception is incomplete unless the idea of the invention ‘is so clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.’”) (citing Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1228; Hiatt v. Ziegler, 179 U.S.P.Q. 757, 763 (Bd. Pat. App. 1973)). 198) Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200, 1206 (Fed. Cir. 1991) (“Conception requires both the idea of the invention's structure and possession of an operative method of making it.”). 199) Baxter Healthcare Corporation v. HQ Specialty Pharma Corporation, 2016 WL 344888, *14 (D.N.J. 2016). 200) Garrett Corp. v. United States, 422 F.2d 874, 881 (Ct.Cl.1970) (“One who merely suggests an idea of a result to be accomplished, rather than the means of accomplishing it, is not a joint inventor.”). 201) Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc., 558 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2009). 202) Id. at 1359. 203) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) (conception is “the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 204) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining J oint 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 106 다. 구체화 미국에서도 착상과 더불어 구체화(reduction to practice)라는 용어를 사용하는데, 발명자를 판단하는 기준은 착상이며 구체화는 발명자 판단과 직접적인 관련이 없다.

Lüdecke는 창작적 기여가 되는 요건 대신 공동발명자의 각자의 기여는 해당 기술 분야의 평균적 능력을 상회하는 사고과정에 의하여 공동 작업을 필요로 하다고 한다.