과학일반 - [정동칼럼]‘우리’를 다시 상상하는 경자년 되길 | 군포철쭉축제

2) 정당한 권리의 지분을 인정하는 견해 가) 실질적 기여 기준 적용 및 모인자 기여 인정 시 공유 인정 이용관계는 기초발명이 개량발명보다 선출원ㆍ특허등록 된 경우에 성립하는 반면, 문제가 되는 예는 기초발명의 출원 전에 타인이 임의로 이를 이용해 발명을 완성한 뒤 스스로 출원을 선점한 경우여서 서로 출발점이 다르기 때문에 후자에는 어디까지 나 고유의 구제법리가 필요하며, 이용관계에 해당하지 않는 이상 이를 특허법적 구제 대상에서 제외되어야 한다고 볼 일은 아니라는 이유로 부정적 견해를 비판한 다음, ① 개량발명에 대한 기초발명자에게 언제나 지분이전 청구권을 보장하는 것이 아니라, 양자 사이에 공동발명에 준하는 밀접성이 있는 경우에 한하는 것임도 유의할 필요가 있고, ② 모인자가 피모인 발명의 상당부분을 이용하고 있음에도 양 발명의 동일성이 상실되었다는 이유로 특허권 전부를 모인자에게 귀속시키고 피모인자는 단지 부당이 득 반환이나 불법행위로 인한 손해배상청구만 가능하도록 하는 것은 피모인자보다 모 인자를 우대하는 것이 되며, ③ 아울러 피모인자가 그런 구체적 손해액을 주장ㆍ증명 하는 것은 매우 어렵다는 점도 고려되어야 하고, ④ 무엇보다 이는 특허법이 법 제99 조의2 제3항을 통해 공동발명자에게 간명한 구제책를 부여한 것과 비교해 지나치게 형평에 어긋나므로 위와 같은 경우에는 법 제99조의2 제3항을 유추적용 하여 지분이 전 청구권을 인정함이 상당할 것이라는 견해가 있다.767) 위 견해는 공동발명의 성립에 주관적 요건을 요하지 않는 독일의 통설 판례와768) 지분이전을 긍정하는 일본의 학설을769) 참고하고 있다.

Ⅴ. 대만의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 발명자 판단과 관련하여 대만은 미국의 착상 및 구체화 법리를 도입하여 운용하고 있다. 다만, 미국의 conception을 구상으로 번역하여 구상 및 구체화 법리로 운용하고 있는 것이다. 그 외 대만은 미국의 not-all-claims 원칙을 도입하여 해당 출원 또는 특 허의 적어도 하나 이상의 청구항에 실질적으로 기여한 자를 발명자로 인정한다. 다만, 공동발명자 인정을 위하여 주관적 의사교환이 필요한지 여부에 대하여는 명확하게 설 명하는 글이나 판례를 발견하지 못하였다.

자. 東京地方裁判所 平成28年4月28日 平成24年(ワ)第21035号 判決(10%=1/10) 대상 발명5에 대하여 특허공보에서 발명자는 원고를 포함하여 총 10명이 기재되었 다.

720) 법원은, 이 사건 특허발명의 구성요소들을 ‘구성요소 1, 2의 결합’, ‘구성요소 3’, ‘구성요소 4, 5의 결합’으로 구분한 다음, ① 甲은 피고와 1, 2차 협약을 체결하고, 피고와 공동으로 1, 2단계 결과보고서를 완성하였고, 위 1, 2단계 결과보고서에는 구성요소 1, 2 중 ‘PC 또는 POS가 충전거치대의 작동상태를 감지하는 것’을 제외하 고는 나머지 구성들이 전부 포함되어 있으므로, 비록 피고 대표이사 乙이 구성요소 1, 2의 나머지 구성들을 개량 또는 변경하여 PC 또는 POS가 충전거치대의 작동상태를 감지하는 것을 적용하였다고 하더라도, 이를 제외한 구성요소 1, 2의 나머지 구성들에 대하여 甲은 동영상이 재생되는 충전기․무선호출기․PC 또는 POS 로 이루어진 시스템을 구체적으로 제시하였으므로, 甲이 구성요소 1, 2의 완성에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있다는 점, ② 1, 2단계 결과보고서에는 구성요소 4, 5 중 乙이 추가하여 변경한 것을 제외하고는 나머 지 구성들이 전부 포함되어 있고, 비록 乙이 구성요소 4, 5 중 일부 구성에 대하여 추가 또는 개량하여 변경 하였다고 하더라도, 甲은 구성요소 4, 5의 충전거치대를 완성하는 데 있어 충전거치대의 구체적인 기능을 제 시하였으며, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 乙은 이를 알았거나 알 수 있었으므로, 甲이 구성요소 4, 5의 완 성에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있다는 점을 공동발명자 판단의 근거로 들고 있다.

마. 東京地方裁判所 平成18年9月12日 平成16年(ワ)第26283号 判決(40%) 대상 특허 1, 2, 4, 6 및 8의 특허공보의 발명자란에서 각각 별지 특허권 목록의 발 명자란에서 원고, a, b, c, d, e, f, g 및 h의 이름이 기재되어 있다. 위 기재한 발명자들 은 모두 피고 회사에서 원고와 함께 연구개발 부서 또는 관련 부서에 종사한 관리직 이나 연구원이었다.

① 체인의 핀을 표준 체인보다도 돌출시켜 사이드커버부에 당해 핀을 감합시키기 위한 핀 감합공을 마련하고 있다. 제4장 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구 I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구 착상 및 구체화의 개념에 대하여 우리나라는 일본의 이해를 그대로 들어와서 사용 하고 있는데, 이 연구보고서는 미국식 착상 및 구체화 개념의 운용을 주장한다. 즉, 새 롭고 명확, 완전한 착상이 완성되면 그 자체로 발명이 완성된 것이며, 그 후의 구체화 의 과정은 확인의 과정, 실물화의 과정에 불과한 것이다. 물론, 그 후의 구체화 과정에 서 새로운 착상을 한 자는 그 새로운 착상에 대하여 발명자다 될 것이다.

셋째, 공동발명의 성립 요건 중 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경 우에도 일정한 경우 공동발명에 준하는 것으로 취급하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 할 수 있도록 특허법을 개정하는 방안도 가능할 것이다.

그의 의의는 특허법에서 가리킨 발명은 기술적 특성(technical character)을 구비하여 야 한다. 즉 발명에 대한 해결수단은 기술분야의 기술수단이어야 한다.”340) 발명자의 개념에 대한 학설 및 판례를 통하여 구체적으로 살펴볼 필요성이 있다.