명상> '청와대 선거개입 의혹 수사' 송철호 울산시장 검찰 출석 | 군포철쭉축제

Metcalfe와 Lax 박사가 발명자이며, 신청인들이 최소한 이 사건 발명에 대한 특허 를 받을 수 있는 권리의 지분을 갖는다는 것이 신청인들의 주장이다.

745) 박창수, “강학상의 모인출원-기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우-”, 한국특허법학회 42차 정기학회(2012. 10. 20.), 7면. 746) 손천우, “무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책 임 등을 중심으로”, 사법논집 제58집, 법원도서관, 2015, 549면. 747) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 박사학위 논문, 2013, 437-438면. 748) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 439-438면(모인대상발명을 선행기술로 포섭할 필요성은 인정되 어도 현행 특허법 규정 하에서는 그러한 해석이 어려워 보이므로, 미국의 입법례를 참고하여 제29조에 관련 규정을 신설하는 방안 제안). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 280 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;749) ② 모인출원이 실질적 동 일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해;750) ③ 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출 원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해751) 등이 있다.

혼화는 “동산과 동산이 서로 섞이는 것이다. 고체인 종류물이 섞이는 혼합과 유동 568) 日本{國際知的財産保護協會, 特許を受ける權利を有する者の適切な權利の保護の在り方に關する調査硏究報告 書, 2010. 3, 147-148頁(김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한 국지식재산연구원, 2015, 67면 각주 42에서 재인용). 569) 송덕수, 「물건법」 제3판, 박영사, 2017, 341면 참조. 570) 민법 제257조(“동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에 는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.”) 571) 대법원 2007. 7. 27. 선고 2006다39270,39278 판결(“어떠한 동산이 부동산에 부합된 것으로 인정되기 위해서 는 그 동산을 훼손하거나 과다한 비용을 지출하지 않고서는 분리할 수 없을 정도로 부착ㆍ합체되었는지 여부 및 그 물리적 구조, 용도와 기능면에서 기존 부동산과는 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권 의 객체가 될 수 있는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이고(대판 2003.5.16., 2003다14959, 14966 등 참 조), 부합물에 관한 소유권 귀속의 예외를 규정한 민법 제256조 단서의 규정은 타인이 그 권원에 의하여 부속 시킨 물건이라 할지라도 그 부속된 물건이 분리하여 경제적 가치가 있는 경우에 한하여 부속시킨 타인의 권 리에 영향이 없다는 취지이지 분리하여도 경제적 가치가 없는 경우에는 원래의 부동산 소유자의 소유에 귀속 되는 것이고, 경제적 가치의 판단은 부속시킨 물건에 대한 일반 사회통념상의 경제적 효용의 독립성 유무를 그 기준으로 하여야 한다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 191 성 종류물이 섞이는 융합의 두 가지”572) 종류물로 볼 수 있다. “어느 것이든 객체인 물건이 다른 동종(고형종류 또는 유동종류)의 물건과 쉽게 섞여 원물을 식별할 수 없 게 된다는 특성이 있다.” 이에 따라서 혼화는 동산의 부합에 관한 규정을 준용된 다.573) 가공이란 타인의 동산에 인간의 노력을 더하여 새로운 물건을 만들어 내는 것을 말한다.574) 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 속할 것이다.575) 예외 적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 많은 액수인 경우에는 가공 자의 소유로 된다.576) 이때 가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 재료의 가 액은 증가액에 보태서 소유권의 귀속을 결정하여야 한다.577) 즉 “가공이 발생한 물건 의 소유관계에 대하여 원재료의 소유자가 소유권을 갖는다는 재료주의와 가공한 자가 소유권을 갖는다는 가공주의가 존재하는데 이에 대하여 우리 민법 제259조는 프랑스 민법을 모법으로 한 일본 민법을 계수한 영향으로 원칙적으로 재료주의를 취하여 원 재료의 소유자가 물건의 소유권을 갖지만, 예외적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 현저히 다액인 경우 가공주의를 취하여 가공자가 물건의 소유권을 갖는다고 정하고 있다.”578) 갑의 a와 을의 b가 결합하여 하나의 발명을 이루는 경우를 민법상 첨부 법리 중 부 합(附合)과 동일하게 볼 수 있다. 그러한 경우 a와 b의 가치를 기준으로 두 공동발명 자의 지분율을 정하면 될 것이다.579) 민법상 부합의 법리를 적용하면 발명자들의 주관 적 의사를 살필 필요가 없게 되어 판단이 용이해진다.580) 572) 송덕수, 「물건법」 제3판, 박영사, 2017, 345면 참조. 573) 민법 제258조(“전조의 규정은 동산과 동산이 혼화하여 식별할 수 없는 경우에 준용한다”) 574) 송덕수, 「물건법」 제3판, 박영사, 2017, 345면 참조. 575) 민법 제259조 제1항(“타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다.”). 576) 민법 제259조 제1항 단서(“그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.”) 577) 민법 제259조 제2항(“가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 가액은 전항의 증가액에 가산한다.”). 578) 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판 결 ”, 계간 저작권, 2016, 579) 우원상, 앞의 논문, 92면(“민법 제257조에 의하면 원칙적으로 주된 동산의 소유권자가 부합된 동산을 포함한 전체 동산의 소유권을 취득하고, 예외적으로 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없을 때는 부합 당시 동산의 가 액의 비율로 합성물을 공유한다고 되어 있다.”). 580) 우원상, 앞의 논문, 95-96면(“민법상 첨부의 법리를 저작물에 준용하면 사후 참여의 경우에서 변형된 저작물 을 어떻게 볼 것인지에 대한 판단 기준을 참여자들의 주관적 의사를 완전히 배제하고 마련할 수 있을 것이다.

1) 원리(principle) 및 모델 影山론은 발명의 성립과정이 “원리를 고려한 착상” 및 “모델 설정”으로 이루어진 다고 설명한다.617) “원리를 고려한 착상”이라는 표현에서의 ‘원리’는 ‘자연법칙’과 상 응하고 물리, 화학의 원리를 말하며,618) 단순한 착상이 아니고 원리에 미치고 있는 착 616) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 684면. 617) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 22-28頁. 618) 影山光太郎, 上揭 論文, 22頁(“前記のように、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の ものをいう」。自然法則とは、自然界における法則、すなわち典型的には物理、化学の原理のことである。生物 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 206 상을 말한 것이다.619) 실험에서는 원리를 고려한 착상보다 재현성이 있는 형상의 발 견·제시라는 용어를 사용한다. 따라서 원리 대신 “재현성이 있는 형상(일정한 기술의 실시에 의하여 일정한 효과를 내를 관계임)”의 발견, 지시도 가능하고 충분하다고 한 다.620) ‘모델 설정’은 ‘착상의 구체화’와 비슷한 개념이고, 원리를 고려한 착상에 기초하여 모델이 설정된다.621) 모델은 청구항에서 도출된다.622) 影山론의 기준은 2단계론(藤幸朔)보다 다르다고 한다.623) 그의 차이점에 대하여 우 선 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 대하여 “자연법칙을 원리로 생각하고 이를 추출 하고, 실험에 의한 발명의 경우에 일응의 원리까지 고찰을 심화하다”고624) 하고, 그 다음에 기술적 사상의 창작에 대하여 “물체계, 물질계 발명으로 제안한 분류는 발명 의 표현방법(외관, 성격)에 주목하는 것이기 때문에 모델에 해당하는 것이다.”625) 2) 발명자 발명자는 발명을 한 자로서 청구항의 특징적인 구성요소에 관여하고 모델 설정, 원 리를 고려한 착상 중 하나에 기여한 자이다.626) 3) 공동발명 関係の原理は、つきつめれば物理と化学の原理にあたると考えられる。「原理」は、一応のもので足り、範囲は 柔軟に解し、かつレベルは極く基本的、例えば、高校の物理と化学の基礎程度で足りるであろう（または、基本 的に、その程度の素養に基づいて、必要により学習することにより理解でき発明の目的との関係で考えられ、る 程度と考えてよい）。”). 619) 影山光太郎, 上揭 論文, 3頁(“着想を（i）単なる思いつきと（ii）原理を考えた着想に分けたのは”). 620) 影山光太郎, 上揭 論文, 24頁. 621) 影山光太郎, 上揭 論文, 18頁(“着想には、「単なる思いつき」から「原理を考えた着想」の段階が考えられる。 「原理」とは、物理と化学の原理である。「原理を考えた」とは、「原理に考えが及んでいる」の意味である。 着想の具体化は、原理を考えた着想に基づいて「モデルを設定」し、これに実験・計算によって修正を加え、利 用可能なものとすることによって成立する。このように、「着想」「着想の具体化」を更に分析し、着想につい ては「原理を考えた着想」（またはp24で述べるように、これに代わる「再現性ある現象」）を、そのエッセン ス、着想の具体化については「モデルの設定」を、その中心としてそれぞれ抽出することによって、「着想」 「着想の具体化」を、より具体的にする。”). 622) 影山光太郎, 上揭 論文, 26頁. 623) 影山光太郎, 上揭 論文, 18頁(“着想については「原理を考えた着想」（またはp.24で述べるようにこれに代わる 「再現性ある現象」）を、そのエッセンス、着想の具体化については「モデルの設定」を、その中心としてそれ ぞれ抽出することによって、「着想」「着想の具体化」を、より具体的にする。”). 624) 影山光太郎, 上揭 論文, 31頁. 625) 影山光太郎, 上揭 論文, 31頁. 626) 影山光太郎, 上揭 論文, 34頁. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 207 影山 공동발명론의 공동발명이란 “복수 사람이 발명의 성립에 필요한 행위와 그 사람 사이의 주관적 관여를 가지고 불가결하게 협력해서 성립시킨 발명”이라고 정의 한다.627) 그 정의에 따라서 발명의 성립에 불가결로 필요한 행위는 객관적 측면이고 사람 간에 불가결한 주관적 관여는 주관적 측면이라고 한다.628) 影山론에 따르면, 객 관적 측면 및 주관적 측면이 공동발명의 필수적인 성립요건이 된다.629) 공동발명의 객 관적 측면이라는 것은 발명의 성립에 불가결로 필요한 객관적 행위 즉 특징적인 구성 요소에 관련되어야 하고 구체적으로 말하면 모델 설정 및 원리를 고려한 착상에 객관 적으로 기여한 것을 말한다.630) 여기서 말하는 객관적 측면의 판단은 일반 발명자 인 정기준과 같은 것이다. 그러나 객관적 측면뿐만 아니라 주관적 측면이 있어야 공동발 명으로 인정한다. 다만, 회사 내에서의 관계에서는 주관적 측면이 부족하더라도 연구, 개발의 종업원이면 발명자로 인정할 수 있다고 한다.631) 4) 공동발명자 공동발명자는 대상 발명에 대하여 객관적 측면(원리를 고려한 착상이거나 모델 설 정에 기여)에 직접적으로 기여하여야 하고 주관적 관여에 의해 간접적으로 가담한 자 이다.632) 나. 공동발명자 인정 기준 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 影山론은 ➀-➉ 단계 순서대로 공동발명자를 인정하고 최종적으로 공동발명자 간 의 지분율을 산정할 수 있음을 제안한다. 공동발명자 인정 기준은 ➀-➄ 단계를 통하 627) 影山光太郎, 上揭 論文, 87頁(“上記を少し具体化して、「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者 の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させた発明」と定義する。”). 628) 影山光太郎, 上揭 論文, 87頁(“この定義のうち、（4）「発明の成立に不可欠に必要な行為」が共同発明の客観 面であり、（ロ）「それらの者の間の不可欠な主観的関与」が共同発明の主観面といえる。”). 629) 影山光太郎, 上揭 論文, 87頁(“この客観面、主観面が共同発明成立の要件となる。”). 630) 影山光太郎, 上揭 論文, 88頁(“発明の成立に不可欠に必要な行為（客観面の行為）は、次のとおりである。一般 には、第2章p.34で述べた「一般の発明者認定の基準」に該当する行為、すなわち特徴的な構成要素に関与し、こ れについて「モデルの設定」または「原理を考えた着想」のいずれかに寄与することである。”). 631) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 97頁(“会社内での関係会社内で も、直接「研究・開発の進展（発明の成立）に向けて」研究・開発を行っている部門と同部門から委託を受けて 測定等を行う部門との関係を考えると、測定等部門には共同発明成立のための主観面が欠けていることがありう る。この場合、研究・開発部門の従業員のみが発明者となると考えられる。”). 632) 影山光太郎, 上揭 論文, 101頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 208 여 순서대로 판단할 수 있을 것이다. ➅-➉ 단계는 공동발명자 간의 지분율을 산정하 는 절차이고 각 발명자의 지분율을 산정할 수 있다. 그리고 影山론에서 말하는 발명은 물체계이거나 물질계인 경우의 두 경우 모두를 포섭한다.633) 1) 발명의 특징적 구성요소 파악 일반발명자, 시험, 공동발명자를 인정하기 전에, 우선적으로 파악해야 할 것은 발 명의 기본적인 특징이고 이하 ➀-➁ 단계에서 그의 판단방법을 제시한다.

(2) 히라타기공의 G는 평성 8년 4월 19일부터 22일까지의 사이에 가나자와시(金沢 市)에서 개최된 ‘제34회 기계박람회금척(第三四回機械見本市金沢96)’을 견학하고 그 때 대동(大同) 샘플을 입수하였다.

원고와 피고회사의 대표이사는 연구개발의 성과물에 대한 특허를 출원하여 공동발명 자로 되었다. 원고는 그 후 피고회사가 그 특허로부터 파생한 연구성과가 특허출원된 것에 대하여도 공동발명자라고 주장하였다. 그러나 법원은 원고가 대상 특허출원의 청구발명에의 실질적 기여를 증명하지 못하였기 때문에 공동발명자로 인정하지 않았 다.

첫째, 모인 여부 판단의 기준이 ‘실질적 기여’ 기준임이 분명히 정립될 필요가 있 다. ‘실질적 동일성’ 기준을 적용한 일부 특허법원 판결도 있지만 모인출원이 문제된 사안에서 다수의 특허법원 판결은 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 있으므로 판결례의 축적에 따라 조만간 ‘실질적 기여’ 기준으로 판단기준이 수렴할 것으로 기대해 볼 수 있을 것이다.982) 둘째, ‘실질적 기여’는 모인 여부 판단에서만 문제되는 것이 아니라 발명자/공동발 명자 판단에서 마찬가지로 문제되므로 판결례의 축적을 통해 그 의미를 분명히 함으 로써 발명자로 인정되는 기여와 그렇지 않은 관여를 구분하는 구체적 기준을 정립해 갈 필요가 있다.983) 우선 모인 여부 판단과 관련하여 대법원 2009후2463 판결에서 제 982) 이 경우 확대된 선출원 판단에서의 ‘실질적 동일성’ 개념과의 혼동을 피하기 위해 가급적 ‘실질적 동일성’이 라는 용어를 사용하는 대신 ‘실질적 기여’ 유 무 판단을 통해 모인출원이 문제된 발명의 발명자를 확정하고 이를 토대로 모인 여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 381 시된 ‘통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지 나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우’가 하 나의 예시적 기준으로 활용될 수 있을 것이다. 주요국의 법리에 다소 차이가 있긴 하 지만 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경 개량으로는 발명자로 인정되지 않는 독일 영국의 법리와 우리나라의 ‘실질적 기여’ 기준에 큰 차이는 없는 것으로 볼 수 있을 것이다.