[패션]_“급하니 돈 좀” 업자에게서 돈 받은 경남도 공무원 | 군포철쭉축제

요약서(Summary) 5 미국에서는 어떤 자가 (공동)발명자인지 여부가 해당 출원 또는 특허의 권리에 큰 영향을 미치므로 공동발명자 여부를 판단한 판례는 많다. 그런데 정작, 그 공동발명자 사이의 지분율을 따진 판례는 발견되지 않는다. 이론적으로는 1%의 지분만 가져도 그 발명 전체를 아무런 제약없이 실시할 수 있고, 또 제3자에게 실시허락을 (다른 공동발 명자의 동의도 없이) 할 수 있으므로, 굳이 1%인지, 10%인지를 따질 실익이 없는 것 이다.

가. 판례 이 문제에 대해 정면으로 검토한 대법원 판결은 없는 것으로 보이고, 특허법원 판 결 중 ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 실질적 동일성의 범위 를 넘는 정도로 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없다고 판시한 것과762) 제33조 적용 장면에서 같은 취지의 법리를 판시하면서도 제44조 적용 장면에서는 공동발명 성립을 인정한 판결763) 등이 있다.

714) 상고미제기로 확정. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 258 당3888호로 심리한 다음, 2016. 11. 22. 이 사건 특허발명은 모인출원이 아니고, 공동출 원 규정에 위배되어 등록된 것도 아니며, 그 특허 출원 전에 공지 또는 공연히 실시된 것도 아니라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

1) 특허이의신청에 의한 특허 취소 후 정당한 권리자의 우선권 주장 출원 모인을 이유로 한 이의신청이 인용되거나 혹은 모인을 이유로 한 이의신청을 원인 으로 하여 특허권이 포기된 경우에는, 이의신청인은 그 통지로부터 1개월 이내에 스 스로 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허출원을 하고 그 우선권의 이익을 향수할 수 있다(독일 특허법 제7조 제2항). 신출원에 관한 특허의 대상은 모인자에 의한 출원의 출원 당초 범위 내(청구항의 범위는 아님)여야 하며(Schulte,R., Patentgesetz mit EPU, 302頁), 이에 대한 위반은 ‘인정되지 않는 확대’에 해당하고 이것은 거절 이의 무효이유(독일 특허법 제38조, 제 21조 제1항 제4호, 제22조)로 되는데, 통상의 특허출원의 보정의 범위, 분할출원의 범 위, 그리고 독일 특허법 제7조 제2항의 신출원의 모두에 대하여 ‘인정되지 않는 확대’ 라고 하는 동일한 기준으로 판단된다(독일 특허법 제21조 제1항 제4호 등).856) 한편, 단순한 신출원의 제출로는 독일 특허법 제7조 제2항에 의한 이익을 향수할 수 없고, 1개월이라고 하는 기간 내에 우선권을 주장하는 것이 필요하다.857) 신출원의 효과는 출원일 소급이 아니라 우선권의 향수이다. 즉, 출원일이 소급하는 것이 아니므로 출원일부터 20년의 존속기간은 신출원일로부터 계산되는데, 출원일을 소급하지 않는 이유는 분명하지 않지만 모인출원의 심사 특허이의신청 절차가 장기 화함으로써 신출원의 존속기간이 극단적으로 짧아지는 것을 피하기 위함이라고 이해 되고 있다.858) 또한, 우선권의 이익을 향수하므로 우선기간 중에 공개된 사항이나 실 856) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 47頁. 이 보고서에서는 독일의 ‘인정되지 않는 확대’에 대해 일본의 신규사항의 추가라고 하는 기준에 상당하는 것이라고 설명하고 있다.

가. 小林健男론 小林健男론은 1970년대에 공동발명자 인정기준 및 공동발명자 간의 배분산정에 대 해 논의한 것이다. 이하에서 구체적으로 소개한다. 이하는 小林健男, 「共同研究と職 務発明」, 23頁-43頁에서 공동발명자 인정기준 및 지분율 산정방법을 요약, 정리한 것 이다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 64 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하 는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조), 단순 히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반 적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등 에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화 한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발 명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실 현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성 된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험 을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조). 또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하 는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·객관적으로 판 단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책 임은 이를 주장하는 사람에게 있다.” 2. 공동발명자 간의 지분율 산정 가. 지분율(share rate)의 의미 공동발명자 간의 지분율을 더러는 공동발명자 ‘기여도’ 혹은 ‘기여율’이라고 표현 하기도 하는데,62) 기여도라는 용어는 다른 장면에서 더 자주 더 중요하게 사용되고 있 고,63) 그리고 직무발명신고서에서 공동발명자 간의 ‘지분율’이라는 용어를 사용하고 있으므로, 이 글에서는 ‘지분율’을 사용하기로 한다.

4) 서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 선고 2013가합517131 판결(제1기능 20%; 제2 기능 25%; 제3 기능20%; 제4 기능 30%) 원고는 대상 사건 각 발명에 대하여 원고의 지분율이 30%라고 주장하였다. 피고는 원고가 대상 발명의 발명자가 아니라고 주장하였다.

공동발명의 객관적 측면이라는 것은 발명의 성립에 불가결로 필요한 객관적 행위 즉 특징적인 구성요소에 관련되어야 하고 구체적으로 말하면 모델 설정 및 원리를 고 려한 착상에 객관적으로 기여한 것을 말한다.154) 여기서 말한 객관적 측면의 판단은 일반 발명자의 인정기준과 같은 것이다. 그러나 객관적 측면뿐만 아니라 주관적 측면 이 있어야 공동발명으로 인정한다.