한국시-강원 영월서 60대 엽사 멧돼지 공격으로 숨져 | 군포철쭉축제

한편, 모인 출원 특허에 (i) 정당한 권리자의 단독 발명(X=a+b) (ii) 정당한 권리자 와 모인자의 기여가 모두 인정되는 발명(X1=a+b+c), (iii) 모인자의 단독발명(X2=a+d) 이 청구항별로 구분되어 있다면, 만일 특허권이 설정등록된 후라면 현행법상 청구항 별 특허권 이전은 곤란하므로 해당 특허권은 공유로 처리하고 당사자들이 공유를 희 망하지 않는 경우 앞서 본 방법에 의해 처리하는 방법밖에 없을 것이다.1034) 다만, 아 직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 독 일의 경우 앞서 본 바와 같이 출원 일부의 분할 이전이 판례에 의해 인정되고 있 고,1035) 영국의 경우도 특허청장에 의해 이러한 구제가 인정되는 것으로 보인다.1036) 우리나라의 경우 거절이유 통지를 통해 모인 출원의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 보정을 하도록 하고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제34조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.1037) 1034) 물론 모인 특허의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 정정을 하여 해당 특허의 무효사유를 해소하 고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리 자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.

6. 일본의 공동발명자 지분율을 산정한 판례 연구 가. 知的財産高等裁判所 平成19年3月29日判決 平成18年(ネ)第10035号 判決(원고 50%; H 30%; I 20%) 1) 사실관계 대상 특허발명(연료 분사 밸브, 특허 제2609929호)은 “슬릿 형상 분공의 내부의 폭 W와 내부의 긴 방향을 따른 길이 L1의 비율을 4.5 이상으로 하여 분무를 매우 편평한 형상으로 하여 공기와의 접촉면적을 증대시켜, 주위의 공기를 끌어들이기 쉽게 하고 분무의 미립화를 촉진하여 연료 분사량이 적은 경우에도 분무의 입경을 작게 할 수 있는 것이며, 또 분무의 도달거리 및 관철력(貫徹力)을 슬릿 형상 분공의 내부의 폭 W와 내부의 긴 방향에 따른 길이 L1의 비율을 조정하는 것에 의하여 가능하게 한 것 660) Falana v. Kent State University, 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. Jan. 23, 2012). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 215 이다. 그 결과, 대상 특허발명은 스월(swirl)을 불필요로 하거나 연비가 향상해 희박연 소의 제어범위가 넓어져, 사이클 변동이 적다는 작용효과를 얻을 수 있는 것이다.” 발명신고서에 원고 및 H(피고 회사 연료연구실 연구개발에 관한 연구원)가 공동발 명자로 기재되었고, 특허공보에서도 원고 및 H가 발명자로 기재되었다.

다. 미미한 기여를 한 공동발명자의 처리 문제 이론적으로는 전체 발명에 미미한 기여를 한 자도 공동발명자이다. Ethicon 사건에 서 Mr. Choi의 전체 발명에 대한 기여는 극히 미미했었을 것임에도 불구하고 공동발 명자로 인정하였다. 갑이 97%의 기여를 하고 을이 3%의 기여를 한 경우에도 을을 공 동발명자로 인정하는 것이 바람직한가? 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 기술적 사상에 ‘현저한(significant)’ 기여를 하여야 한다는 설명이 존재한다.705) CAFC의 Pannu 판결이 제시한 발명자 판단을 위 한 3가지 기준(소위 ‘Pannu 기준’)은 다음과 같다: ① 대상 발명의 ‘착상’에 기여한 자; ② 그 기여가 질적으로 미미하지 않을 것(not insignificant in quality); ③ 그 기여가 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상일 것.706) 그 ‘현저한’이라는 한정 어에 방점을 두면, 해당 기술적 사상의 창작에 기여하기는 하였으나 그 기여가 미미한 정도에 그친다면 그를 공동발명자로 인정하지 않아야 한다는 것이다. 갑이 98% 기여 를 하고 을이 2% 기여를 한 경우, 갑과 을을 공동발명자로 보는 현행 법리는707) 발명 704) Model Rules of Professional Conduct Rule 1.8(a), (d), (j) & cmts. (1999). 705) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004). 706) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 707) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 248 의 거의 전부(98%)를 창출한 갑에게 지나치게 불리한 것이 된다. 그런 견지에서 현저 한 기여자만 발명자로 볼 것인지 여부 및 어느 정도를 현저한 것으로 볼 것인지에 대 한 향후 연구가 필요하다.708) 라. 팀 내의 다른 비발명자 연구원의 기여에 대한 배려 하나의 연구부서가 어떤 연구프로젝트를 장기간 연구하여 왔다. 그 연구부서가 연 구를 진행하던 중 연구경로의 두 가지 갈림길을 만나게 되었고, 그래서 부서멤버들은 협의하여 그 부서의 반인 A팀은 왼쪽 연구경로를 담당하기로 하고 나머지 반인 B팀 은 오른쪽 연구경로를 담당하기로 하였다. 결과적으로 왼쪽 연구는 실패로 돌아가고 오른쪽 연구가 성공되어, 발명이 창출되고 특허가 되었다. 발명의 신규사상에 기여한 자는 B팀 연구원만이고 A팀 연구원은 위 법리에 따르면 공동발명자가 되지 못한다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 412 특허법 개정안(방안 2-1) 특허법 개정안(방안 2-2) 제33조의2 (무권리자의 특허출원에 대한 특 허요건 특례) (신설) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아 닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허 출원 발명이, 특허출원 전에 그 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사 람이, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 정 당한 권리자의 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 제29조에도 불구하고 무권리자는 특허를 받을 수 없다. 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 " 거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특 허거절결정을 하여야 한다. 1. 제25조ㆍ제29조ㆍ제32조ㆍ제33조의2ㆍ제 36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 (제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있 는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사 관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제33조의2, 제36 제33조의2 (무권리자의 특허출원에 대한 특 허요건 특례) (신설) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아 닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허 출원 발명이, 특허출원 전에 그 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사 람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 제29조에도 불구하고 무권리자는 특허를 받을 수 없다. 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 정당 한 권리자의 발명 2. 제1호에 해당하는 발명과 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명들의 결합 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 " 거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특 허거절결정을 하여야 한다. 1. 제25조ㆍ제29조ㆍ제32조ㆍ제33조의2ㆍ제 36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 (제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있 는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사 관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있 <표 46> 특허법 개정방안(방안 2) 구체적으로는 무권리자 특허출원에 대한 특허요건 특례 규정을 두고, 무권리자에 대해서는 예외적으로 비공지 모인대상발명을 진보성 판단의 선행기술로 활용하도록 하는 방안인데, 무권리자 출원 특허에 대해서는 ① 모인대상발명만을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안과 ② 모인대상발명 단독으로 또는 모인대상발명과 다른 공지 선행기술의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안이 가능할 것이다.

영업비밀이나 기술자료를 탈취한 후 특허출원하는 행위는 부정경쟁방지법상 영업 비밀 침해행위, 하도급법상 기술자료 유용행위 및 중소기업기술보호법상 중소기업기 술침해행위에 해당할 것임에는 큰 의문이 없다. 대기업에 의한 중소기업 기술탈취 문 제에 효과적으로 대응하기 위해서는 소관 부처(중기부/산자부/공정위/특허청)별로 여러 가지 제도개선 노력이 필요할 것이다. 다만, 영업비밀이나 기술자료를 탈취한 후 특허출원하는 행위를 근절하기 위해 기술탈취 관련 법규들의 위반행위 중 특히 특허 출원 행위에 대해서만 제재의 강도를 더 높일 필요성이 있는지는 신중한 검토를 요할 것이다.

공동발명자를 청구항(청구발명)을 기준으로 판단할 수밖에 없는 또 하나의 현실적 이유는 청구항을 대체할 수 있는 다른 무엇을 제시할 수 없기 때문이다. 물론, 청구항 이 작성되기 전의 단계에서는 어쩔 수 없이 청구항이 아닌 다른 것, 예를 들면 직무발 명 신고서, 연구노트 등을 기준으로 공동발명자를 판단할 수밖에 없지만, 청구항이 작 성된 후에는 청구항을 기준으로 공동발명자를 판단하여야 할 것이다.

897) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 338 는 것으로 되기 때문에 각 공동발명자의 기여는 그 자체로서 발명적일 필요는 없고 평균적 수공적(手仕事的)은 아닌 태양으로 기술적 문제의 발명에 입각한 해결과 인과 관계가 존재하며, 해결되어야 하는 과제의 관점으로부터 비본질적 또는 부차적 의미 이상의 의미를 실현하고 있는 정도의 것으로 충분하다고 보아, 공동개발작업팀 관여 자가 통상의 기술자의 평균적 능력을 넘는 기여를 하지 않았음에도 불구하고 공동발 명자임을 긍정하였다.898) 2) 공동발명자일 요건으로서 공동발명자 사이에 공동작업의 인식이 필요한지 여부 가) 필요설 ① 공동개발작업팀에 있어서 공동발명자의 요건으로서 각 관여자가 해당 발명을 협동작업하에 행한다는 인식하에 개발작업에 종사하는 것을 필요로 하며 그 이유로 서, 공동발명자의 창작적 기여의 요건에 대하여 의식적 공동자업의 인식을 요건으로 하는 것으로 함으로써만 단독발명자의 발명적 소여의 경우보다 그 요건을 완화하는 것이 정당화된다고 하는 견해와(Lüdecke),899) ② 정보가, 문제에 관련하는 지식(知見) 교환의 장 이외에서 얻어진 경우에는 해당 지식(知見)이 해당 발명의 기술적 교의(教 義)의 실현에 있어 중요한 경우에도 공동발명자의 지위는 배제된다는 견해(Homma) 등이 있다.900) 나) 불요설: 통설 및 판례 898) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 이상 결론으로서, 공동발명자란, 독자의 인식사고과정에 기초 하여 얻어진 기여에 의해 특허능력을 갖는 발명의 실현 즉, 당해 기술적 문제해결과 상당 인과관계를 갖는 태 양으로서 공동작업을 한 자가 공동발명자라고 정의된다. 바꾸어 말하면, 당해 발명에 대한 인과관계적(kausal) 독자성을 갖는(selbständiger) 정신적(geistige) 기여가 되어 있는지 여부는 각 관여자의 개별적 관여를 기초로 하여 검토되어야 하는 것이 아니라 최종적으로 도달한 완성한 발명의 최종결과의 관점으로부터 평가되어야 하는 것이다. 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 899) 다른 한편 Lüdecke는, 아직 완성한 문제해결에는 도달하지 못한 선행개발작업을 한 자는 이것과는 무관계하 게 의도된 결과를 하나의 발명으로 ‘융합시켜(verschmelzen)’ 이것에 의해 공동발명자로 되는 것이 가능하다고 하고 있다. 위와 같은 사안에 있어서는, 특허를 구하는 권리는 그 융합에 의해 발생한다. 왜냐하면 위 융합의 시점 이전에 있어서는 완성한 발명은 존재하지 않기 때문이라고 하고 있다. 그 때문에 위 융합은 이미 존재하 는 권리의 법률행위에 기한 이전이 아니라, 공동발명자적 공동작업과 동시(同視)되어 당해 복수의 관여자에게 원시적으로 특허를 구할 공동체상의 권리가 발생하는 것으로 된다. 또한, 누군가가 타인의 미완성의 작업을 당해 타인이 당해 발명에 대한 앞으로의 공동작업을 담당하는 것 없이 그 타인의 개발을 계속하는 사안에 있 어서, 그 양자를 공동발명자로 간주된다고 하고 있다. 하지만 이 사안에 있어서도 개발의 계속 및 완성을 위 해 선행개발행위의 인도 및 수계 등의 합의에 기초한 공동개발작업이 전제로 되지 않으면 안 된다고 한다. 布 井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 900) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 18頁 脚注 6. 특허법상 모인(冒認) 법리 339 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면 에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.901) “공동발명자 간의 공동작업의 인식은 필요로 하지 않는다”는 견해 중 하나는 (Chakraborty/Tilmann), 주관적 요건을 요구하는 것이 정당화될 수 없는 이유에 대 해, 주관적 요건 및 어떤 상황상의 여건은 발명에 대한 관여를 결정짓는 것은 아니며, 각각의 기여의 객관적 평가가 그 기준으로 된다고 하고 있다.902) 따라서 복수의 자 중 한 명이 그 자체로 완성된 발명을 하고 이것이 제3자의 기여 에 의해 추가적으로 개발된 경우 제3자의 추가 작업이 출원되고 보호를 구하는 발명 에 대한 것인지에 좌우될 것이며 이러한 요건이 충족된 경우에만 제3자가 공동발명자 간주될 수 있다.903) 901) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz 8. Auflage 2016, § 6, Rn. 39 (“공유관계는 양쪽이 계획 한 공동작업의 경우에 인정되는 것이 통례이지만, 모인자가 모인한 교리를 개량하는 방법에 의해서도 인정될 수 있다. 릴레이식 기여도 공동발명을 인정하는 데 방해가 되지 않는다.”)도 불요설의 입장이다. 한편, 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참고로 독일에서는, 공동발 명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR 130/93.). 또한 이런 법리를 근거 로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이 양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런 연유로 독일에서는 오래 전부터 지 분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하 고 있다.

한편, 학설의 경우 공동발명에 해당하기 위해서는 발명자 간 협력관계가 필요하다 고 보는 견해가 일반적인 것으로 보인다.806) 2. 미국 가. 모인의 의의 므로, X는 본건발명에 대하여 적어도 공동발명자라고 해야 할 것이다(한편, 이것은 본건출원에 대하여 원고와 피고의 공동출원으로 하는 것을 제안한 Y의 행동과도 부합하는 것이다). 804) 大阪地判 平成12年7月25日 平10(ワ)10432号. 805) 知財高判 平成19年7月30日(平18(行ケ)10048号). 806) 小林浩, “発明者の認定基準―企業・大学・研究機関における発明者の認定における実務上の留意点”, 知的財産 法の新しい流れ - 片山英二先生還暦記念論文集 -, 青林書院, 2010. 11., 287-288頁(“발명은 기술적 사상의 창작 이므로 공동발명이라고 하기 위해서는 복수의 발명자가 협력관계를 가지고 그 발명의 완성에 공헌한 것이 필 요하다. 따라서 어떤 자가 어떤 발명의 착상을 공개하고, 그 후 구체화하지 않고, 다른 자가 구체화한 경우에 는, 그 착상을 공개한 자는 공동발명자로는 될 수 없다.”); 田村善之, “冒認特許に対する移転登録請求権の新設 とその課題”, 今週のコラム 第165回)(“저작권법상의 공동 저작물은, 분리가능성과 공동창작의 의사를 요건으로 하지만(저작권법 2조 1항 12호), 특허법에서는 공동발명 에 관한 정의는 없다. 하지만 어떤 공동행위가 없는 단순한 개량발명 일반에 공동행위로서 특허법 73조의 양 도제한 등의 제약을 부과하는 것은 정당화할 수 없으므로 공동발명에 해당하기 위해서는 원래는 공동발명의 의사가 필요로 된다고 이해된다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 310 모인(derivation)이란 특허출원인이 발명자가 아닌 것을 의미한다. 모인의 정의는 Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (Bd. Pat. Inter. 1978) 심결에서 유래하며 “타인에 의한 완전한 발명의 착상(conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것 (communication)이 요구된다”고 되어 있다(MPEP §2137). 이와 같이 미국에서 말하는 모인은 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것을 의미하고 도용되는 대상은 출원이 아니라 발명이다.807) 발명이 2인 이상의 자에 의해 된 경우 그들이 공동으로 특허출원해야 한다(35 U.S.C. 116). 공동발명에 있어서 발명자는 집합체로서의 발명자일 것이 원칙이다. 따 라서 공동발명자의 일부를 제외하여 출원한 경우 그 출원은 발명자에 의해 된 것이라 고는 이해되지 않고, 거절되며 과오에 의해 특허된 경우에는 특허무효 사유에 해당한 다(35 U.S.C. 282). 물론 특허법 제116조에 의한 발명자 정정을 통해 무효 사유 해소가 가능하다.