[국회]_[속보]문 대통령 “택시 타다 갈등, 사회적 타협 기구 건별로 만들어야" | 군포철쭉축제

1036) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 81-82頁(“특히 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 모인특허출원 또는 모인 특허에 관한 발명에 대하여 모인자의 기여의 취급에 대하여는 현지 대리인에 따르면, 모인특허출원 또는 모인 특허에 있어서 진정한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개량발명 ‘A(선행기 술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, 모인에 대한 진정한 권리자의 구제로서는, 당해 개량발명이 진정한 권리자와 모인자의 공동발명인 경우에는 진정한 권리자로의 일부 명의변경을 명하는 것 등이 생각되며, 다른 한편 당해 개량발명이 모인자의 단독발명인 경우에는 C를 삭제하는 청구항 명세서의 보정을 명하고, 또한 진 정한 권리자로의 전부명의변경을 명하는 것, 출원의 거절을 명하거나 또는 B를 삭제하는 청구항 명세서의 보 정을 명하고 또한 진정한 권리자에게 A+B의 소정기간 내 신출원의 허용을 명하는 것 등이 생각된다고 한다.

2. 주요국의 법리 일본의 경우 모인자 기여 시 공동발명 인정 여부에 대해 학설은 긍정적 견해와 부 정적 견해로 나뉘는데, 이전청구제도를 도입할 당시 해당 제도에 대해 분석한 보고서 에서는 모인자의 기여에 관하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 ① 모인자의 발명 과 정당한 권리자의 발명이 모두 권리범위에 기여하는 것인 경우에는 공유로, ② 정당 한 권리자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 모인자에게 권리가 귀속하는 것으로, ③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 정당한 권리자에게 권리가 귀속하는 것으로 취급하는 것이 가능하다고 보고 있다.991) 미국의 경우 특허법 제116조(35 U.S.C. § 116)에 공동발명의 정의 규정이 마련되어 있는 점이 특징인데, 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly) 이루어진 경우 공 동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동으로(jointly)’의 의미에 대한 내용은 포함하고 있지 않았던 구 특허법 제116조에 대해 해석한 판례는 복수의 자가 협력하여야 (collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었다.992) 한편, 1984년 특 허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채, ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동 시에 일하지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원 990) 정차호, 앞의 책(특허법의 진보성), 446면(모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해); 조영선, 모인 특 허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 368-369면(“이런 경우에는 특허법 제99조의 2 제1항 괄호 부분을 유추적용하여, 피모인자는 마치 공동발명자처럼 특허권 가운데 자신의 공헌도에 상응하 는 지분에 대하여 이전청구권을 행사할 수 있다고 함이 상당할 것이다.”); 손천우, 앞의 논문(정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도), 314-316면(“제3설은 제2설과 같이 출원일 소급제도와 특허권 이전등록청구에서의 발명의 동일성을 다르게 보되, 모인출원발명에서 변경 부가된 구성의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도 가능하다는 입장이다. …… 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력 하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을 통해 공동발명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. ……이와 같이 모인출원자의 지분이전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분 이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”). 991) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 22-25頁. 992) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916 (“It is undisputed that this language required some form of collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70 (5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 385 할 수 있다는 내용이 제2문이 추가되었는데,993) 이러한 개정이 공동발명 인정에 있어 협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미하는지에 대해 연방관할항소법원(CAFC)은 그 렇지 않음을 분명히 하고 있다.994) 다만, 학설상으로는 (i) 현행 발명자 판단 기준에 따 를 경우 모인대상발명의 발명자가 모인대상발명의 자명한 변경에 대한 공동발명자로 인정되기는 어려울 것이라는 견해995) 외에 (ii) 제135조 모인절차(Derivation Proceedings)를 통해 모인대상발명의 자명한 변경에 대해서도 모인대상발명의 발명자 가 공동발명자 또는 단독발명자로 주장하여 구제받을 수 있다는 견해도 존재한다.996) 993) 35 U.S.C. § 116 (1988) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”). 994) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section 105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i) they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm. on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984); see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows: . . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”). 995) Dennis Crouch, The Removal of Section 102(f)’s Inventorship Requirement; the Narrowness of Derivation Proceedings; and the Rise of 101’s Invention Requirement. (“In our prior e-mail communications (repeated here with permission), Sarnoff has also explored other ways to block patenting of the obvious variants. He writes: 1. A person who conceives of an obvious variant is normally treated as an inventor of an invention (just of an obvious one), so lack of inventorship under Section 101 may not be a successful approach to invalidating the claim made by the deriver, although the deriver will likely be entitled at least to joint-inventor status; and 2. Current inventorship law may not necessarily treat the originator of the underlying invention as a joint-inventor of the obvious variant of which the originator did not conceive, even if the originator added a significant contribution to conception by the deriver, and thus it may not always be possible to correct inventorship to permit the originator to obtain joint inventor status and joint ownership of the obvious variant. 3. However, the courts have sometimes extended unpatentability to obvious variants even when the statute does not clearly provide for it, as they did in In re Foster, 343 F.2d 980 (C.C.P.A. 1965) (extending Section 102(b) to claims that were obvious in light of statutory bar art).”). Sarnoff 교수의 견해를 소개한 밑줄 부분. (2018. 8. 11. 방문). 996) Robert A. Armitage, Understanding the America Invents Act its Implications for Patenting, 40 AIPLA Q.J. 1, 98 (2012) (“The AIA’s new derivation provisions under § 135, coupled with ancillary changes to the patent statute, provide alternative remedies for a true inventor in the situation where someone has learned of the inventor’s invention (i.e., derived from the inventor non-public knowledge of the type that was at issue in OddzOn) and the deriver sought a patent on the derived subject matter or some obvious variant of that derived knowledge. If an inventor succeeds in such a derivation claim, the inventor can decide which patent application, in which it would then have ownership, should issue as a patent. Thus, the AIA affords an inventor not just an alternative to an OddzOn defense, which merely destroys what might otherwise be valid patent rights, but a superior option that was clearly engineered by Congress as a means to spare patentability.”); Id. at 98 footnote 384 (“In the “obvious variant derived” situation, the 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 386 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.997) 따 라서 정당한 권리자에 속하는 발명에 개변을 가하거나 또는 구성요소를 추가하여 권 원 없는 자가 출원한 경우에, ① 변경부분이 통상의 기술자의 창작능력의 범위 내라면 발명의 동일성이 있고 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되며,998) ② 정당한 권리자 에 속하는 부분과 비교하여 출원발명에 발명적 요소가 부가되어 있는 경우에는 발명 의 동일성이 존재하지 않고,999) 이처럼 발명의 동일성이 존재하지 않는 경우에 정당한 later-filing inventor should be able, in many situations, to make a joint inventorship claim, perhaps even a sole inventorship claim, on the obvious variant. This assertion can be advanced on the ground that disclosure of the complete conception of the invention to the deriver made an inventive contribution to the conception of the obvious variant–or was the sole inventive contribution to the obvious variant. In this typical case, if this assertion is established, it will then permit the inventor to use the derivation proceeding as a means for having the inventorship on the earlier-filed application corrected to reflect the obvious variant was either a joint invention or, in some cases, the inventor’s sole invention. The correct inventor should be positioned in the derivation proceeding to have the naming of the inventor corrected for any involved application or patent. Once correctly named as the inventor or a joint inventor, not only is ownership impacted, but patentability can be protected through the right to benefit under § 120 of the deriver’s original patent filing date. Because, as will be discussed in detail: (a) deceptive intention is no longer a limitation on correction of inventorship; (b) correction of inventorship can be done in a derivation proceeding under § 135, and (c) the inventor’s § 115 required statements can be corrected under the new safe harbor provisions, all the tools exist in the new statute to get to the right outcome on inventorship, ownership, and patentability of the obvious variant. This contrasts markedly with the destructive effects of pre-AIA § 102(f), whether it operates as a prior art or a “loss of right to patent” provision. See Leahy-Smith America Invents Act, sec. 3, § 135; 35 U.S.C. § 120 (2006).”). 997) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다. 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참 고로 독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다 (Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR 130/93.). 또한 이런 법리를 근거로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이 양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각 자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런 연유로 독일에서는 오래 전부터 지분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실 정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하고 있다.

2) 우리 심사지침서의 혼동 우리 심사지침서는 발명자에 해당하는 자로서, “발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자”와 “실험 등을 통하여 새로운 착 상을 구체화한 자”를 예시한다.384) 심사지침서의 설명에 따르면 그 양자가 각각 발명 자가 되는 것으로 이해된다. 새롭고(novel) 구체적인(definite) 착상을 한 자가 발명자 가 되는 점은 납득이 되는데, 그 새로운 착상을 구체화하는 행위가 어떤 면에서 발명 380) 대법원 2011다67705, 67712 판결. 381) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.”). 382) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“구 디자인보호법 제3조 제1항에서 정한 ‘디자인을 창작한 자’는 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착 상을 구체화한 사람을 의미하고 ...”). 383) 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결(“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실 질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조), 단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이 터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수 단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하 는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실 현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는 지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참 조).”). 384) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2018년 8월, 2103면. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 149 의 행위가 되는지는 쉽게 납득되지 않는다. 또, 새롭고 구체적인 착상을 한 자도 발명 자이고, 그 착상을 구체화한 자도 발명자인지도 의문스럽다.

피고는 대상 발명 1 및 2에 대하여는 다투지 않고, 대상 발명3에 대한 원고의 지분 율이 60%라고 주장하였다. 통상 별도의 지분율 기재가 없는 경우 균등지분율이 원칙 이므로 이 경우 회사는 50%를 주장할 수도 있을 것이나, 대상 발명 1 및 2에 대하여 원고가 단독발명자라는 점을 감안하여 60%만을 주장한 것으로 보인다.

4) 발명자 판단기준에서 신규성, 진보성 등 특허요건을 갖추어야 하는지 여부 떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법에 관한 발명에 관한 사건의 2심 법원 및 대법 원에서 발명자를 인정받기 위해 신규성 및 진보성의 요건을 구비하여야 하는지 여부 에 대하여 대립된 견해를 판시하였다.

- 구 착상이 이미 공개되어 공중의 지식이 된 후 그 구 착상을 활용하여 새 착 상을 한 자는 그 자 단독으로 발명자가 된다. 국내 IP금융의 종류로는 기술신용평가에의한 기술금융, IP담대출, IP-based VC투자, IP펀드, 기술특례 상장 등이 있다. 하지만 규모면으로 보면 기술금융이 타 IP금융에 비해 압도적인 규모를 차지한다. 따라 서 은행을 통한 ‘대출’의 비중이 월등히 높으며, IP금융 관련 정책 역시 기술금융 및 IP담보대출에 관 련된 것이 주를 이루고 있다. 하지만 혁신 성장을 위해서는 기술사업의 보상구조와 유사한 ‘투자‘ 형태의 모험자본이 IP금융을 주도하는 것이 자금 공급자와 자금수요자 측면에서 모두 바람직하다.

G는 위 박람회에서 돌아와 입수한 대동(大同) 샘플을 원고에게 넘겼다. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 8 Ⅲ. 공동발명자 간 지분율(share rates) 산정방법 공동발명자 지분율을 산정하는 작업은 결과적으로 어떤 자가 공동발명자인지 여부 를 확인, 검증하는 효과를 가진다. 그러므로, 정확하지 않더라도 개략적으로라도 지분 율을 산정할 수 있는 방법을 제시하는 것이 실무적으로 매우 중요하다. 본 연구보고서 는 2007년 정차호 산정방법이 가지는 단점을 이해하고 약간이라도 개선된 산정방법을 다음과 같이 제시한다.