선스틱- [속보] 한국, 이란에 2-1 승리…8강 진출 확정 | 군포철쭉축제

한편, 앞서 본 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모 인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 767) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.). 768) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.) (“독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설ㆍ판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:33-34; BGH, 17.01.1995- X ZR 130/93). 그 결과, 타인의 발명을 누군가가 임의로 개량하고, 그런 상호 공 헌이 공동발명으로 볼 수 있는 정도에 이른다면 양자는 자신의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하 는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:128).”). 769) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.) 지분이전을 통한 해결을 긍정하는 견해로 일본의 학설(田村 善之, 冒認特許に對する移轉登錄請求權の新設とその課題-2011年特許法改正の爭點, Westlaw 今週の判例コラム 第165回, 2011.)을 소개하고 있다.

다. 미미한 기여를 한 공동발명자의 처리 문제 이론적으로는 전체 발명에 미미한 기여를 한 자도 공동발명자이다. Ethicon 사건에 서 Mr. Choi의 전체 발명에 대한 기여는 극히 미미했었을 것임에도 불구하고 공동발 명자로 인정하였다. 갑이 97%의 기여를 하고 을이 3%의 기여를 한 경우에도 을을 공 동발명자로 인정하는 것이 바람직한가? 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 기술적 사상에 ‘현저한(significant)’ 기여를 하여야 한다는 설명이 존재한다.705) CAFC의 Pannu 판결이 제시한 발명자 판단을 위 한 3가지 기준(소위 ‘Pannu 기준’)은 다음과 같다: ① 대상 발명의 ‘착상’에 기여한 자; ② 그 기여가 질적으로 미미하지 않을 것(not insignificant in quality); ③ 그 기여가 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상일 것.706) 그 ‘현저한’이라는 한정 어에 방점을 두면, 해당 기술적 사상의 창작에 기여하기는 하였으나 그 기여가 미미한 정도에 그친다면 그를 공동발명자로 인정하지 않아야 한다는 것이다. 갑이 98% 기여 를 하고 을이 2% 기여를 한 경우, 갑과 을을 공동발명자로 보는 현행 법리는707) 발명 704) Model Rules of Professional Conduct Rule 1.8(a), (d), (j) & cmts. (1999). 705) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004). 706) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 707) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 248 의 거의 전부(98%)를 창출한 갑에게 지나치게 불리한 것이 된다. 그런 견지에서 현저 한 기여자만 발명자로 볼 것인지 여부 및 어느 정도를 현저한 것으로 볼 것인지에 대 한 향후 연구가 필요하다.708) 라. 팀 내의 다른 비발명자 연구원의 기여에 대한 배려 하나의 연구부서가 어떤 연구프로젝트를 장기간 연구하여 왔다. 그 연구부서가 연 구를 진행하던 중 연구경로의 두 가지 갈림길을 만나게 되었고, 그래서 부서멤버들은 협의하여 그 부서의 반인 A팀은 왼쪽 연구경로를 담당하기로 하고 나머지 반인 B팀 은 오른쪽 연구경로를 담당하기로 하였다. 결과적으로 왼쪽 연구는 실패로 돌아가고 오른쪽 연구가 성공되어, 발명이 창출되고 특허가 되었다. 발명의 신규사상에 기여한 자는 B팀 연구원만이고 A팀 연구원은 위 법리에 따르면 공동발명자가 되지 못한다.

① 원고는 2005. 10. 10.부터 2007. 12. 24.까지 피고 회사에 설계팀장으로 근무하면서 코팅장치 설계도 제작과 개 발 업무를 담당하였다. 그 당시 피고 회사는 코팅장치 분야에 오랜 기간 종사해 온 피고 김영배의 코팅장치 설계에 관한 전문성을 바탕으로 관련 기술을 상당히 축적하고 있었고, 피고 김영배는 2003. 12. 30.경부터 ‘슬 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 240 경력·직책과 연구의 정도, 피고 회사의 인적 구성과 조직 체계 등 참작할 때 ... 원고가 이 사건 제1, 2 발명을 완성하는 실무적인 작업을 발명의 전 과정에 걸쳐 수행한 것으 로 보이는 점 등을 참작하여, 원고의 기여율을 피고 김씨의 기여율보다 높게 본다”고 하여 원고의 지분율을 60%로 판시하였다.

3. 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제도(혹은 우선 권 제도)와 특허권 이전청구제도를 모두 구비한 국가는 우리나라, 독일(우선권 제도), 영국이다. 일본의 경우 출원일 소급제도가 오래 전 폐지되었고, 미국의 경우 다른 주 요국에서 인정되는 형태의 특허권 이전청구제도는 없다. 독일의 경우 특허권 이전청 구제도 외에 특허출원 이전청구제도도 같은 조문에서 함께 규정되어 있으며, 영국의 경우도 특허권 이전청구제도 외에 특허청장에 의한 출원인 명의변경도 가능하다.

대상 발명 6의 발명자는 P13, P14, P5, P15, P16, P17, P18, P19 및 원고이다.

다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.

③ 위 계약과 관련하여 인스콘테크가 피고 회사와 수차례 기술 회의를 하면서 요청한 사항이나, 이들 회사가 주 고받은 제품사양서(을 제22호증의 1), 견적서(을 제22호증의 2)에는, 아래와 같이 이 사건 각 기술적 사상과 관련된 기술내용들이 들어 있다. 그리고 피고 회사와 인스콘테크의 기술 회의에는 주로 원고와 피고 김영배가 함께 또는 각각 참석하여 인스콘테크에 납품할 ‘슬롯다이 코팅장치’의 기술적인 문제들에 대한 협의를 진행하 였다.

바. 東京地方裁判所 平成30年5月29日 平成27年(ワ)第1190号 判決 1) 원고의 주장 원고는 대상 발명의 창작과정에서 그룹 리더로서 다른 사람들을 지휘 감독하였다.

라. 大阪地方裁判所 平成21年8月27日 平成17年(ワ)第11598号 判決(대상 발명 2: 50%, 662) 東京地方裁判所 平成18年6月8日 平成15年(ワ)第29850号 判決(“原告は，被告においては発明に関与していない 上司などを，共同発明者として出願するという慣習が存在し，本件第３特許発明は，実際には原告が単独で発明 したものであるから，本件第３対応米国特許における原告の共同発明者間の貢献度は少なくとも７０％であると 主張し，原告の陳述書にはその旨の記載がある（甲５４）。被告は，上記慣習の存在を否認し，共同発明者間の 貢献度は，発明者数で除した３分の１と解するのが相当であると主張する。しかし，被告は，原告以外の共同発 明者が，本件第３特許発明において，いかなる役割を果たしたかについて，具体的な主張立証をしない。した がって，本件第３特許発明における原告の共同発明者間の貢献度は，７０％と認めるのが相当である。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 220 대상 발명 4: 70%, 대상 발명 5: 100%, 대상 발명 6: 50%) 1) 사실관계 원고는 피고 신일본리화 회사(New Japan Chemical Co.)의 전 종업원이었다. 대상 발명 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 원고에 의한 직무발명이며, 그에 근거해 원고가 피고 회사를 상대로 직무발명보상금을 청구한 사건이다. 원고는 대상 발명 1~7에 대해 1억엔을 청 구하였지만 법원은 대상 발명 2, 4, 5, 6에 대하여 3,098,764엔을 보상금으로 인정하였 다. 발명자의 기재사항은 다음과 같다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 60 새로운 착상을 한 자여야 하는” 것이라고 제시하였다. 원고는 피고회사 기술개발팀의 팀장이고 대상 발명에 대한 발명자라고 주장한다. 법원은 피고가 대상 발명의 구성요 소에 대한 착상을 하였고 그 착상은 대상 발명이 청구항에 기재되어 있는 발명의 구 성요소와 대체로 일치한다는 점과 피고의 지시에 따라서 기술개발팀에 그러한 장치에 대해 개선 또는 보완하였다.54) 법원은 위 인정기준에 따라서 해당 사건 특허출원의 범 위에 기재되어 있는 발명의 구성요소의 전부 또는 일부에 대하여 피고가 구체적이고 새로운 착상을 하였기 때문에, 피고는 대상 발명의 발명자라고 판시하였다.55) “가라오케-콤팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치” 발명의 사건에서56) 법 원은 청구항에 기하여 대상 발명의 기술적 사상의 창작적 행위를 한 자를 공동발명자 로 볼 수 있다고 제시하였다. 본 사건에서 (특허부서에서 근무한) 원고는 대상 발명 중 많은 부분을 본인이 제안하였고 발명의 실질적인 아이디어를 제공하였다고 주장한 다. 법원은 다음과 같은 이유로 원고의 공동발명자임을 부정하였다. 특허신고서에 제 시된 내용 외에 원고가 추가한 부분이 무엇인지가 명확히 제시되어야 하고 그 부분이 공지기술이 아님이 증명되어야 할 것인데, 원고가 그러한 제시 및 증명에 실패하였다 고 생각된다.

라. 미국의 발명의 완성 시점 법리 미국에서는 착상(conception)이 명확한 단계에 이르면 그 시점에서 발명이 완성된 437) 대법원 2013.04.11. 선고 2012후436 판결(“실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 완성된 것이어야 하는데, 고 안의 ‘완성’이란 그 고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것을 말한다. 또한 여기서 고안이 완성되었는지의 판단은 실용신안출원의 명세서에 기재된 고안의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당 시의 기술수준에 입각하여 하여야 한다.”). 438) 조영선, 특허법 제6판, 박영사, 2018, 184면(“일본의 하급심 판결례들은 대체적으로 ‘통상의 기술자가 실시 가 능한 정도로 문제해결의 수단을 포함하는 아이디어를 형성한 자’를 발명자의 핵심적인 요건으로 보고 있으며 ...”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 159 것으로 본다.439) 발명자가 명확하고 영속적인 발명의 아이디어를 보유함을 보이는 당 시에 발명이 완성된 것이며, 발명자가 그 발명이 의도된 바대로 작동할 것인지에 대해 합리적 기대를 가졌는지 여부는 무관하다.440) 미국에서는 통상의 기술자가 그 발명을 이해할 수 있는 단계에서 발명이 완성된 것으로 본다.441) 통상의 기술자가 그 발명을 이해한 후 실시 또는 구체화 할 수 있는 시점에서 발명이 이미 완성된 것이다.442) 실 시, 구체화, 효과 확인 등은 발명의 완성 후에 발생한다. 다만, 발명의 구조를 특정하 는 것만으로 발명이 완성되었다고 보기 어려울 수 있으며, 그 구조를 만드는 방법까지 특정되어야 할 것이다.443) 어떤 경우에는 해당 발명이 안전하지 않을 수도 있다. 특허법이 그 불안전에 대하 여 검토할 수 있는 것은 그 불안전으로 인하여 산업상 이용가능성이 부정되는지 여부 및/또는 공서약속에 반하는지 여부만을 판단할 수 있다. 그 외 그 불안전으로 인하여 해당 발명이 완성된 것이 아닌지 여부는 특허청의 판단사항이 아니다.444) 발명은 통상 의 기술자가 용이하게(과도한 실험없이) 실시할 수 있는 시점에서 완성된 것이며, 특 허청은 그 발명의 특허성을 판단한다.