축제한마디 | 군포철쭉축제

-콰당! “호조강, 네놈이 도망가 보아야 거기서 거기지!” “서일 너 같은 놈에게 잡힐 내가 아니다!” -창! 가슴에 서(鼠)자가 써진 옷을 입은 병졸(兵卒)들이 입인객잔을 물샐틈없이 포위하고 임산부가 있다며 라혼에게 방을 양보 받은 사내를 둘러쌓다.

‘보기드문 아니, 이자는 천고의 고수. 이런 자가 여인천궁을 도와준다면, 게다가 이 아이의 후견인이니 우리로썬 손해날 일이 없지 않은가?’ 말문을 닫고 잠시 침묵하묘 염두를 굴리던 상유란은 고개를 끄덕였다.

그러나 이어지는 작전설명은 자신의 귀가 잘못되지 않았음을 말해주었다. <백호나한(白虎羅漢), 천화지부(天花至夫)> -백호나한은 천상천화의 지아비다. “주군, 죽이시려거든 저만 죽이세요. 애들을 죄가 없어요. 어떻게 전후사정도 살피시지 않으시고 그런 무지막지한 벌을 줄 수 있습니까?” “예외는 없다. 난동이 일으켜 내 명을 어겼다는 것이 중요하지 난동이 일어난 이유에 대해서는 관심 없다.” “주군, 저는 단매에 쳐 죽여도 할 말이 없지만 애들은 아닙니다. 제고를…….” -퍽! “…….” 라혼은 더 들을 것도 없다는 듯이 잔폭광마를 쳐서 기절 시킨 뒤 그와 전 폭마방도들을 모조리 묻어버렸다.

“하하하하하하…….” 그렇게 즐겁게 노는 사이 점소이가 침이 마르도록 자랑하던 요리가 내어졌다. 요리는 점소이가 자랑할 만 했다. “헉!” 현석은 시뻘건 칼이 코앞까지 접근하자 검을 휘둘렀다. 할아버지에게 무공을 배우기 시작한 그 순간부터 수련의 대부분을 차지했던 삼재검중 횡소천군이었다.

“백호장군과 강시지존 흑산자께서는 조용한 해결을 원하신다는 것을 알려드리는 바요.” “흑산자? 가, 강시지존이 같이 왔다는 말이오?” 강시지존은 절대 홀로 다니는 법이 없었다. 그렇다면 그의 철강시가 같이 있다는 말인데 백호나한과 흑산자의 강시군단이면 저렇게 뻣뻣하게 나와도 할 말 없는 전력이었다. 그래서 결국 속이 쓰리지만 겉으론 함박미소를 머금고 짐짓 호탕하게 웃으며 말했다.

‘이런, 이런 완전히 공포에 질려버렸군. 내가 설화를 잊다니…….’ 얌전하게 자신의 눈치만 살피는 설화의 모습을 보며 라혼은 괜히 일을 크게 벌였다고 생각하며 후회했지만 그것은 이미 지나간 일이다. 라혼은 어떻게 설화를 달랠까 고민에 고민을 했지만 딱히 떠오르는 것이 없었다.

① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위해서 는 공동발명자 간에는 실질적 상호 협력관 계가 존재해야 하며, 모든 공동발명자는 청 구범위에 기재한 기술적 사상의 창작행위 에 기여해야 한다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 302 는 결점이 있다는 것을 깨달았다. 즉, 대동(大同) 샘플은 2 종류의 커버피스를 번갈아 끼우고 있지만 끼우고자 하는 바깥 링크플레이트의 근처에 위치하는 바깥 링크플레이 트가 감합의 방해되기 때문에 체인을 굴절시켜 커버피스를 감합하여 체인을 곧게 편 다고 하는 것을 되풀이하지 않으면 장착할 수 없는 구조로 되어 있었다(갑 7) (5) F는 위 결점을 해결할 수 있는 수단을 생각한 끝에 대동(大同) 샘플은 표준 체 인에 부착하도록 되어 있지만 표준 체인보다도 핀을 길게 하고 양 사이드커버부에 체 인 핀의 돌출단부를 감합시키는 핀 감합공을 마련하고 그 구멍에 핀을 감합시켜 부착 한다고 하는 해결수단을 생각해 냈다.

나. 관련 판례 모인 성립 범위에 대해 ‘실질적 기여’ 기준을 판시한 대법원 2009후2463 판결의 사 안은 피모인자의 영업비밀인 모인대상발명을 모인자가 변형하여 특허출원하고 등록 을 받은 것인데,3) 관련하여 영업비밀 침해 행위에 대한 형사 사건과 민사 가처분 사건 3) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결(갑이 경영하는 개인업체 연구개발부장 을이 병 회사로 전직하여 갑 의 영업비밀[이하 ‘모인대상발명’이라 한다]을 병 회사 직원들에게 누설함으로써 병 회사가 갑의 모인대상발명 을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 27 이 있었다.

둘째, 발명의 구성의 완성이 중요하고 그 구성이 청구항의 구성요소로 표현되는 기 술분야에서는 ① 청구항을 기준으로 하는 원칙에 따르며, ② 청구항의 (공지요소가 아 닌) 신규요소를 구분하고, ③ 모든 청구항의 기술적 중요도를 판단하고, ④ 나아가 청 구항의 신규요소의 기술적 중요도를 판단하는 단계를 거쳐 지분율을 산정할 수 있을 것이다. 기존의 판례들이 지분율을 산정하는 방식은 여러 (중요하든 중요하지 않든) 여러 관련 요소들을 제시하고 그것들을 종합적으로 고려하여 결과치를 책정할 뿐이어 서 산정방법이라고 보기가 어렵다. 위와 같이 청구항의 신규요소를 기준으로 산정하 는 방법이 진일보한 방법이라고 생각된다.

셋째, 2015허8042 판결의 경우 공동연구개발 종료 후 모인개량된 사안임에도 양 당 739) ① B는 이 사건 특허발명의 출원일 전에 원고의 모인대상발명을 충분히 인식하고 있었다고 보이는 점, ② 피고의 경우 단순히 이 사건 특허발명의 특허출원에 그치는 것이 아니라 이 사건 특허발명의 기술을 이용하 여 볼밸브를 생산할 예정이었음에도 불구하고, 피고의 설립자인 B가 이 사건 특허발명에 관한 착상을 하였다 고 주장하는 2011년 10월 무렵부터 이 사건 특허발명의 출원일까지도 E가 C에게 이 사건 개념도를 제공한 이 후 특허출원을 담당한 변리사가 선행발명의 특허공보에 첨부된 도면에 직접 수기로 도면을 작성한 것 외에 이 사건 특허발명에 관한 구체적인 도면이 작성된 적이 없고, 이 사건 특허발명과 관련하여 아무런 실험도 이 루어지지 않았다는 것은 매우 이례적이라는 점, ③ B 측은 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 원고에 근무하 면서 모인대상발명 개발에 참여하였고 직접 볼밸브 생산 업무를 담당하였던 E로부터 액추에이터를 이용하여 연결핀을 퇴출시키는 방법이 포함된 개념도를 얻기 위하여 E에게 이 사건 개념도의 작성을 요청한 것으로 봄 이 상당하다는 점, ④ B는 그 외에 자신이 이 사건 특허발명을 발명하였다고 볼 만한 발명노트, 발명의 실현 가능성에 대한 검토, 도면, 실험 결과, 시제품 제작 등과 관련한 아무런 객관적인 자료를 제출하지 못하고 있 는 점 등을 그 근거로 들고 있다.

23) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사, 2013, 237면(아직 특허라는 공적 처분 및 공시가 이루어지기 전이고, 심사 절차가 아직 특허청에 계류 중이므로 출원인 명의 이전을 통한 권리구제를 도모하더라도 상대적으로 문제가 적기 때문에 이 단계에서는 정당한 권리자는 모인출원인을 상대로 출원인의 명의를 변경해 줄 것을 청구할 수 있다는 취지); 정상조 박성수 공편, 「특허법주해 Ⅰ(김운호 집필부분)」, 박영사, 2010, 485면(① 정당한 권 리자의 출원 후 무권리자로 출원인 명의가 변경된 경우, 정당한 권리자가 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다는 취지의 확인판결을 받아 출원인명의변경신청서에 첨부하여 명의변경을 행하는 것을 인정함이 타당 하며, ② 정당한 권리자의 출원행위가 존재하지 않는 상태에서 무권리자에 의해 출원이 된 경우에도 진정한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 회복할 다른 수단이 없는 이상 이를 긍정할 수 있다는 취지); 강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 「법조」 53권 5호(통권572호), 법조협회, 2004.5., 21-26면(① 정당한 권리자의 출원 후 무권리자로 출원인 명의가 변경된 경우와 ② 정당한 권리자 출원 없이 무권리자만 출원한 경우로 나누어 살펴보면서, 두 경우 모두 명의 회복이 가능하다는 취지). 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 45 을 청구할 수 있는지에 대해 학설상 긍정설과 부정설로 나뉘어 있었다.24) 한편, 이 문제에 대해 판시한 3건의 대법원 판결들을25) 종합적으로 검토해 보면, 결국 대법원은 ‘정당한 권리자의 특허권 이전등록청구’에 대해 전면적으로 이를 긍정 또는 부정하기보다 사안별로 접근하여 사례형 법리를 판시한 것으로 보이는데, ‘정당 한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자’에 관한 사 안(2010다11310)에서는 ‘특허권 이전등록청구’를 부정하면서 2003다47218 판결의 사안 과 구별하고 있는 반면, ‘특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우’에 관한 사안(2011다77313, 77320(병합))에서는 종래 2003다47218 판결의 법리를 다소 확 장(즉, 정당한 권리자의 ‘출원 후’ 양도라는 제한을 삭제함)하고 있다.26) 한편, 2016년 특허법 개정 시 정당한 권리자의 충분한 구제를 위해 입법론적 해결 이 필요하다는 이유로 특허권 이전청구제도가 신설되었다(특허법 제99조의2). 2. 현행 규정의 한계(문제의 제기) 앞서 본 특허법상 관련 규정에 따라 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모 인대상발명을 그대로 자신의 명의로 특허출원을 한 경우, 해당 특허출원은 거절 무효 로 되며, 정당한 권리자(기술탈취 피해자)는 출원일 소급제도나 특허권 이전청구제도 를 통해 자신의 권리를 회복할 수 있게 되므로 정당한 권리자의 구제에 큰 문제가 없 다.

미국 저작권법 제101조는 공동저작물(joint work)을 분리 불가능하게(inseparable) 합쳐진 전체로 규정한다.259) 여기서 ‘분리 불가능’ 하다는 것은 분리되는 경우 그 자체 로는 가치가 없거나 적은 것을 말한다.260)261) 갑이 창안한 a와 을이 창안한 b의 결합 254) 1 William C. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions § 396 (1890) (“Only where the same single, unitary idea of means is the product of two or more minds, working pari passu, and in communication with each other, is the conception truly joint and the result a joint invention.”) (cited from Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 97 (2012)). 255) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 390 (2013) (“The analysis for joint inventorship first requires that there must be some degree of interaction between the joint inventors and that they are working toward a common goal.”). 256) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359 (“labor [was] conjoined with the efforts of the named inventors.”). 257) Kimberly–Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911, 917 (Fed. Cir. 1992) (“some element of joint behavior, such as collaboration or working under common direction, one inventor seeing a relevant report and building upon it or hearing another's suggestion at a meeting.”). 258) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 389 (2013) (“One may take a step at one time, the other an approach at different times.”). 259) “work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole.” 260) Childress v. Taylor, 945 F.2d 500, 505 (2d Cir. 1991) (“Parts of a unitary whole are ‘inseparable’ when they have little or no independent meaning standing alone.”). 261) 우리 저작권법 제2조 제21호는 약간 더 강한 표현을 사용한다: “‘공동저작물’은 2인 이상이 공동으로 창작 한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다.” 분리하여 이용할 수 있으나 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 115 으로 구성된 발명(a+b)을 공동저작물과 대응되는 공동발명으로 볼 수 있고 그 a와 b 를 분리하는 경우 a 또는 b 그 자체로는 가치가 없거나 적은 경우 (a+b)를 공동발명으 로 인정할 필요가 있다.

다. 쟁점 모인대상발명을 변경하여 출원하는 경우 모인으로 인정되는 범위는 정당한 권리자 의 구제와도 밀접한 관련이 있는데 이하 2 트랙 제도 별로 살펴본다.

7) 기술자료 제공과 관련한 표현이 ‘강요’에서 ‘요구’로 변경되었다. 다) 특허발명의 착상에 대한 현저한 기여(significant contribution) 피고는 276특허의 청구항 제17항 발명이 데이터 전송을 위해 cellular telephony 기 술을 포함하므로 그가 276특허발명에 현저히 기여하였다고 주장하였다.521) 법원은 제17항 발명이 데이터 전송 시스템을 청구하는데 반해, cellular telephony 기술은 특정하지 않으며, cellular telephony 기술은 데이터 전송을 위한 여러 기술 중 하나에 불과하므로 피고가 제17항 발명에 현저히 기여하지 않았다고 판단하였다.

개정안에 따르면 무권리자 출원 특허에 대해서는 제29조 외에 특허요건 특례 규정 을 추가하여 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 범위까지는 거절 무효로 할 수 있게 된다. 구체적으로는, ① 방안 1과 유사하게 ‘모인대상발명으 로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’만을 거절 무효 대상으로 하는 방 안(방안 2-1)과, ② 모인대상발명 단독으로 혹은 모인대상발명과 다른 공지 선행기술 의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안(방안 2-2)이 가능할 것이다.

설령 “선행권리와 후의 권리는 충돌할 때 침해 중지·복원을 적용하면 공평하지 않 다”고 할지라도 “가치가 큰 자는 가치가 작은 자를 흡수하고 소유권의 재설정을 강해 하다”는 것이 아니다. 가치가 큰 자는 가치가 작은 자의 성과를 우선하게 실시한 권리 가 있는 것을 확립하고, 수익자는 피해자에게 특허첨부로 인하여 발생된 개진 혁진·특 허 라이선스의 재 혁신·통합 혁신의 비용을 지불한다. 첨부자의 주관적인 상황에 의하 여 특허첨부는 협력이 있는 첨부와 협력이 없는 첨부를 나눈다. 개진 성과와 선해특허 329) 陈家宏, “专利添附问题探讨”, 「知识产权」 第5期, 2013, 45页(“第一，专利添附不吸收‘原物’及其所有 权。物发 生添附时，原物通常被添附物所吸收，原物所有权丧失，一物一权,‘律上以一个物上不容有两个所有权之并存, 亦不 以其共有为适当, 便宜上以之属于一方’。专利添附发生时，在先专利虽也被吸收，但吸收的仅仅是在先专利的技术 方案，因专利的无形性，专利权人并未丧失在先专利权。在先专利权与专利添附权（如改进专利权）同时存在，分 属专利权人（被添附人）与专利添附人。”). 330) 陈家宏, 前揭 论文, 46页(“第二，专利添附实施与在先专利具有‘不可分离’性。在先专利被改进或被与其他专有技 术（包括专利）附合、混合在一起而形成具有新物性质的物，因专利的无形性，不存在‘结合在一 起而形成不可分离 的物’；专利添附的‘不可分离是指专利添附实施时必须依赖在先专利或称实施依赖性，即专利添附离开在先专利无法 实施或者虽能实施但实施的效用有显著差异；如果实施时无须依赖在先专利，或离开先专利的实施效用并无显著差 异的再创新成果是独立的专利、技术成果而不是专利添附。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 131 의 가지에 의하여 미량 첨부, 등가 첨부, 값은 초과 첨부, 보상을 주는 규칙을 나눈다.

대상 발명 1(특허 제1023186호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P2. 대상 발명 2(특허 제2121967호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P6. 대상 발명 3(특허 제2007100호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P10. 대상 발명 4(특허 제2111253호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P10. 대상 발명 5(특허 제2069261호): 특허공보의 기재된 발명자는 원고. 대상 발명 6(특허 제2711884호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P20. 대상 발명 7(특허 제3458190호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, Ｐ4，Ｐ3，Ｐ 23. 2) 원고의 주장 대상 발명 1의 발명자는 원고만이고, P2는 아니다.

대상 발명 2의 발명자는 원고만이고, P6는 아니다. 위 정차호 개정방안에서 각 공동발명자가 신규한 기술사상의 창작에 실질적으로 기여해야 한다는 요건은 공동발명자의 객관적 요건을 말하는 것이다. 청구항의 공지 구성요소가 아닌 신규한 기술사상의 창작에 기여한 자만이 공동발명자가 될 수 있음 을 명확히 한다.

892) BGH GRUR 2009年, 657頁 Blendschutzbehang 事件. 이것은 이전을 청구한 자의 발명을 분리이전하고 그 다음 모인자의 원출원에 있어서 이전을 청구한 자의 발명부분을 제외(disclaim)에 의해 권리청구하지 않았더 라도 이 사례에 있어서는 이전을 청구한 자가 기여한 부분을 완전히 원출원으로부터 배제하는 것은 불가능하 다고 한 판단에 기초한다.

(7) 국제지식재산연수원 희망 개설 교육내용(Q.7) (가) 교육과정 교육과정의 내용을 개론과 심층 2단계로 세분화, 이론과 개념 강의는 온라인교육으로, 집 체교육은 청 공무원이 접하기 어려운 교육(예: 지식재산소송 사례 및 대응방안)을 실시할 필 요가 있다. 국제지식재산연수원은 정체성과 브랜드를 유지하기 위해 교육과정 개설에 대한 내 부 원칙이나 기준을 만들어 관리되어야 한다(예: 단순 법 개정 홍보를 위한 과정 개설 불허, 강사에서 강의 내용 변경을 요청(예: 강의내용의 높은 중복성 사유). 강사는 요청 시에 강의 - 182 - 내용 수정 의무 등을 포함) 신규심사원 과정, 중견 심사원 과정, 심판관 과정 등 2~3주 정도로 개설되어 개론적으로 많이 겹치는 경우가 많고 일반적인 내용에 그치는 편이다. 개선방안으로 (신규심사관 수업)구 체적이고, 활용 가능한 실제 사례 중심 수업, 기계, 전기, 화학 각 분야별로 신규성, 진보성, 확대된 선원주의 등에 관해 사례 연구, 워드, PPT, 엑셀 등의 자체 기능보다 심사․심판관이 활용하는 OA 노하우가 반영된 교육 내용이 필요하다.

3. 심층인터뷰에 따른 종합 시사점 (1) 이미지 국제지식재산연수원은 친절, 필요성, 가치, 추천, 편리 이미지가 긍정적으로 나타나 청 공 무원을 위해 필요성과 가치가 있다는 것에는 대부분 공감하고 있었다. 반면 상징성, 차별성, 만족도, 재미있는, 변화 이미지는 부정적인 측면도 가지고 있는 것으로 나타났다. 특히 가장 부정적으로 응답한 ‘변화’이미지에 대한 다양한 개선 노력을 요구하였다.

하지만 이렇게 기업, 연구소, 특허법률사무소 직원 등을 대상으로 한 지 식재산 실무ㆍ관리 교육은 교육수요가 급증하고 관련 업무에 대한 심화 학습이 요 구되면서 한국발명진흥회, 한국과학기술정보연구원 등 유관기관들이 자체의 커 리큘럼을 개발하여 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다. 그리고 이들 기 관들이 실시하는 교육 프로그램들은 특정 교육대상을 한정하고 프로그램별 교육내용을 세부적으로 설계하였다는 특징이 있다. 그리고 특허청의 산업재 산정책국 산업재산인력과도 기업의 지식재산 관리인력 양성을 목적으로 한 국발명진흥회를 통해 기업 실무자 지식재산 교육 지원 사업을 운영하고 있 으며 2008년부터 2017년까지 총 13,466명에 대해 교육을 실시ㆍ지원하기 도 하였다.

권리의 내용과 범위에 관하여는, 품종보호권과 특허권 모두 보호대상이 되는 품종이나 발명을 실시할 권리를 독점한다는 의미에서는 비슷하지만, 실시의 개념이나 효력범위에 서는 차이가 있다. 예를 들면, 식물신품종보호법에서는 농민의 자가채종에 대해서는 품종 보호권을 제한할 수 있는 근거조항을 두고 있으며, 다른 품종을 육성하기 위한 보호품종 의 실시, 즉 육종가의 예외에 관한 규정을 두고 있지만, 특허법에서는 연구 또는 시험을 하기 위한 경우가 아니라면 농민이 자가채종을 하거나 육종가가 다른 품종을 육성하기 위해 실시하는 경우에도 특허권의 침해에 해당하게 된다.

물발명에서 투여용법과 투여용량만을 한정한 발명의 의약용도 발명 을 인정하는 전원합의체 판결*을 선고함 * 의약이라는 물건의 발명에서 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의 약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 발명의 구성요소가 될 수 있다고 판시한 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결 - 이후 2017년에는 투여용법과 투여용량에 관한 의약 용도발명의 진 보성 판단 기준을 제시한 대법원 판결*도 선고됨 * 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결은 구성의 곤란성에 대한 언급 없이 효과의 현저성이 인정되어야 한다고 판시하였음 ○ (환자군의 한정) 환자군을 한정하는 발명에 대해서는 최근 2017년, 의 약물질의 속성 발견에 기초해 대상 환자군을 특정한 경우 용법·용 량과 같이 의약용도 발명으로 인정한다는 특허법원의 판결*이 선고됨 * 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016허5026 판결 - 다만, 명세서 기재요건*에 대해서만 판시 하고 ‘진보성’의 판단 기 준에 대한 제시는 아직 없는 상황임 - 53 - 청구항 1. 조현병을 앓고 있는 일로페리돈(iloperidone) 투약 환자를 치료하는 방법으로서(A method for treating), 그 방법은 다음의 단계를 구성하고 있다: 환자가 CYP2D6 결핍 대사자인지를 결정하는 단계: 환자로부터 생물학적 샘플을 얻거나 얻은 단계; 및 상기 환자가 CYP2D6 결핍 대사자 유전자형을 갖는지 여부를 결정하기 위해 상기 생물학적 샘플에 대한 유전자형 검사를 수행하거나 수행한 단계; 그리고 환자가 CYP2D6 결핍 대사자 유전자형을 가지고 있는 경우, 하루에 12 mg 이 하의 양으로 환자에게 일로페리돈을 투약하고, CYP2D6 결핍 대사자 유전자형 을 갖는 환자에 대한 QTc 연장(prolongation)의 위험이 하루 12 mg초과 ~ 24 mg이하의 양을 투여한 경우보다 하루에 12mg 이하의 일로페리돈 투약 후가 더 낮은 때, 환자가 CYP2D6 결핍 대사자 유전자형을 가지고 있지 않은 경우 하루에 12mg 초과~24mg이하까지 일리페이돈을 투약한다.

(사) 지식재산서비스 전문인력 양성 IP 서비스 전문인력 수급 기반조성을 위하여 IP 서비스 전문인력 육성을 위한 제도·인프라 정비한다. 즉, 국가직무능력표준(NCS)13)에 기반한 IP 가 치평가·거래 교육과정을 보급하여 평가·거래 전문인력을 체계적으로 양성하 고 외국어, 과학기술, IP 제도 관련지식을 모두 겸비한 IP 전문 번역사 양성 을 위한 IP 번역 아카데미 운영 확대한다. 또한 IP 서비스업계의 원활한 인 력 수급을 위한 ‘채용연계’ 교육을 확대한다.

<연방대법원의 판단> (i) 상고심은, 항소심이 정당한 권리자의 발명과 모인특허의 동일성 여부를 판단함 에 있어서 차이점을 강조하는 방식으로 접근한 것을 신랄하게 비판하였다. 연방대법 원은 우선 항소심이 청구항을 그 문구에 따라 해석하였다고 전제하고, 명세서에 쓰여 있는 주름살 장점이 청구항에 포함되어 있지 않다는 이유로 특허의 보호범위를 그에 따라 제한하여 판단한 것은 적절하지 않다고 판시하였다. 연방대법원의 해석에 따르 면, 특허발명에 대한 공동발명자인지 여부는 단지 청구항 및 거기에 내포된 특징적 요 소만에 의해서가 아니라, 명세서나 도면에 포함되어 있는 사항을 포함하여 특허출원 명세서의 전체 내용을 기준으로 판단하여야 한다는 것이다.

733) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결(“이 사건 제1항 발명의 벤딩테이블 구성 , 캐리지, 베이스프레 임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조에 관한 구성 은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생 한다고 볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라 고 볼 수 없다.”). 734) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결(“이 사건 정정발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하고, 원 고가 모인대상발명의 발명자 또는 그 승계인이 아님에도 이 사건 정정발명에 대한 특허출원을 한 것”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 272 <사안의 개요> 원고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로, 이 사건 특허발명은 모인 출원에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 (i) 이 사 건 특허발명은 원고가 주장하는 모인대상발명과 서로 다른 발명이고, (ii) 이 사건 특 허발명의 출원인인 피고는 진정한 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받 은 정당한 출원인으로서, 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 아니한다는 이유 로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2017. 6. 16.자 2015당 3649 심결). 이 사건 모인대상발명은, 원고가 금형제조업체인 수창 ENG를 운영하는 D에게 볼 밸브용 볼 라이닝 장치 금형의 제작을 위탁하고, D가 다시 금형설계업체인 샵몰드컴 퓨터 측에 위 금형의 설계를 위탁하여 제작된 설계도면에 개시된 볼밸브용 볼 라이닝 장치에 관한 기술이다.

667) 東京地方裁判所 平成30年5月29日 平成27年(ワ)第1190号 判決(“こうした共同発明者各自の発明に対する貢献の 程度は，特段の事情がない限り均等であると認めるのが相当であるところ，本件の証拠上，上記各発明者のうち 本件実施発明の着想から特許取得までの過程において有意に主体的に関与した者がいることを裏付ける客観的な 証拠はない。原告は，発明者以外にも開発に携わった者の氏名を発明報告書や特許出願の願書における発明者と して記載する慣習が被告にあり，発明完了後のコーディングをした者や開発の長にある者が記載されていると供 述する（原告本人〔３，４〕）が，これを直ちに裏付ける証拠はないし，本件発明に係る発明報告書（乙２７～ ３６）において必ずしも開発の長にある者が記載されていないことに照らせば，上記供述を採用することはでき ない。そうすると，本件において，共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は均等であると認めるのが相当で ある。”). 668) 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決(“本件発明１等については，本件特許１等の出願 時に「発明者」とされた原告，Ｄ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｇ及びＨの７人が実際に発明者であること自体は当事者間に争 いがないところ，前記イないしエの検討結果によれば，本件発明１等の特徴的部分への創作的貢献に関しては， （１）着想段階では，〔１〕Ｈが重合禁止剤を●（省略）●から変更する契機を作った上で，〔２〕●（省略） ●が●（省略）●としてソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を用いるという本件発明１等の特徴的部分を着 想，提案し，〔３〕本件プロジェクトのチーム（上記「発明者」では●（省略）●以外の６人）においてそのよ うに着想が固まっていき，（２）着想を具体化する段階では，〔４〕原告がペーストを作成して岡山樹脂生産部 に送付し，〔５〕岡山樹脂生産部において，Ｂ及びＦが，実機と同様の方式による実験をして，●（省略）●と してソルビン酸を用いた場合の色相改善効果を確認し，〔６〕その後も岡山樹脂生産部において，Ｂらが実機に よる実験をして，上記効果を再確認した，と認められる。”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 227 청구한 대상 발명 출원서 발명자 기재 제1 발명 X1 제2 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제5 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허1 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허2 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허3 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 고안 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ <표 20> 知財高裁 平成19年(ネ)第10056号 判決의 사안 “D 및 B의 공헌이 현저하고, H 및 F의 공헌이 그 다음으로 보여지지만 원고 의 지분율이 다른 발명자의 평균적인 공헌보다 높다고는 인정되지 않는다. 원 고는 실험보조자적 역할을 한 것을 포함하여 피고에서 프로젝트 팀을 중심으 로 연구개발 중에 대상 발명에 관여했음이 틀림없다. 그러나 특허청구의 범위 에 근거해 정해지는 특허발명의 기술적 범위에 관계된 사상의 창작에 대한 공헌이라는 의미에서는 핵심적인 공헌을 했다고는 인정되지 않지만 다른 발 명자 6명의 평균을 넘은 적극적인 공헌을 한 것으로는 인정하기에 부족하다 .”669) 아. 知的財産高等裁判所 平成21年6月25日 平成19年(ネ)第10056号 判決(16.7%=1/6) 원고는 X1, X2이고, 피고 회사는 브라더 공업회사이다. 이하 표는 출원서에 기재된 발명자이다.

17) 전략기술경영연구원, “중소기업 기술보호를 위한 대중소기업 협력체계 구축방안 연구”, 중소벤처기업부 정책 연구과제, 2017. 10., 19, 106면. 18) 전략기술경영연구원, 앞의 보고서, 19면. 19) 전략기술경영연구원, 앞의 보고서, 21면. 20) 18. 12. 7. 국회에서 가결된 영업비밀 요건을 완화하는 내용의 부정경쟁방지법 개정 법률이 시행되면 이로 인 한 문제점이 어느 정도 해결될 것인지 지켜볼 필요가 있다.

ii) 진정한 권리자의 발명과 모인자의 발명을 분할하여 출원 모인출원이 설정등록 전이고 또한 진정한 권리자의 발명과 모인자의 발명이 분리 가능한 것이라면, 공유의 권리로 한 후 각각의 발명을 분할하여 출원하는 것이 가능하 다고 보고 있다. 한편, 설정등록 후의 출원의 수정에 대하여는, 필요가 있으면, 출원일 소급제도를 다시 도입함으로써 대응하는 것도 가능하다고 하고 있다.

대상 발명 1~7, 9~12에 대하여 실시할 수 있을 정도로 구체적이고 객관적인 것으로서 구성하는 창작활동을 한 것이다. 대상 발명 8에 대해 원고가 주도적으로 착상하였으 므로 원고의 지분율은 70%이다.

연방특허법원은 특허청 이의심사부의 결정을 취소하고 특허유지결정을 하였고, 이 에 이의신청인인 원고가 상고한 사안이다.

4. 중소기업기술보호법 가. 개요 중소기업의 특수성을 고려하고 중소기업의 기술보호 역량을 강화하기 위한 기반 조성과 종합적인 지원을 위한 법적 근거는 미흡한 실정을 고려하여, 중소기업기술보 호를 지원하기 위한 기반을 확충하고 관련 시책을 수립·추진할 수 있는 법적 근거를 마련하여 중소기업의 경쟁력을 제고하려는 것을 목표로 2014년 제정된 것(2014. 5. 28. 법률 제12696호로 제정됨)이 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률(이하 ’중소기업기 술보호법‘이라 한다)’」이다.

➄ 단계: 원리 또는 모델의 관여자(간접적 가담자 포함) 중 이들에게 불가결한 기 여를 하지 않은 자를 제외한다.641) 이 단계까지는 발명자 간의 지분율을 묻지 않는다. 이 단계에서 공동발명자 인정에 대하여 완료한다.642) 이상 ➂-➄ 단계를 통하여 원리 또는 모델에의 직접·간접적인 불가결의 관여자를 발명자로 인정한다. 발명자 인정의 판단요소로는 발명을 구성하는 원리 및 모델이 있 는데, 단독발명인 경우는 발명자의 지분율을 100%로 볼 수 있기 때문에 원리 및 모델 의 기여에 대해 고려할 필요는 없다. 하지만 공동발명자인 경우, 공동발명자 간의 실 제 지분율을 산정하여야 한다.643) 그래서 원리 및 모델의 독창성(창작성)을 고려하여 638) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 639) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 640) 특징적 요소, 원리, 모델에 실질적 기여 641) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 642) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 210 구분 원리·모델 의 구분 여부 원리에서 모델의 예측 난이 예측난이의 이유 원리·모델의 중요성 (예 원리:모델) a. 구분 가능 예측 용이 원리와 모델이 기술적으로 가까움 원리의 중요도 높음(10:0~8:2) b. 원리와 모델의 계기에 불과함 모델의 중요도 높음 (4:6~2:8) c. 예측 곤란 원리와 모델이 기술적 차이가 있음 모델의 기술이 높음 모델의 중요도 높음 (4:6~2:8) d. 구분 불가능 (원리에서 모델의 예측 문제를 발생하지 않음) 모든 모델. 원리대신 재현성 있는 현상 (0:10) <표 17> 원리·모델의 구분, 예측난이성, 중요성(影山) 각 중요도를 대비해서 판단하여야 한다.644) 影山은 원리 및 모델의 두 단계 중 어느 한 단계의 기여를 기준으로 하는 것을 명확하게 제시하여야 공동발명자 인정 체계의 출발점이 되기 때문이라고 주장한다.645) 이하에서 원리·모델의 중요도 및 원리·모델의 기여에 대한 판단 절차를 제시한다.

미국에서 화학발명에서 공동발명자를 판단한 Falana v. Kent 판결에서,660) 청구발명 은 조성물에 관한 것이고, 원고가 발명한 것은 합성법이므로, 그 두 발명에 차이가 있 었다. 그런 견지에서 청구발명의 구성요소만을 기준으로 (공동)발명자를 판단하게 되 면 원고가 기여한 바를 인정하기 어렵다. 그러나, 원고의 신규한 합성법이 없었더라면 해당 조성물의 합성은 애초 가능하지 않았다. 그런 견지에서 법원은 청구항의 구성요 소를 무시하고 발명의 창출에의 실질적 기여를 기준으로 발명자 여부를 판단하였다.

Ⅱ. 특허법 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 그대로 자신의 명의로 특허출원을 한 경우, 특허법상 관련 규정에 따라 해당 특허출원은 거절 무효로 되며, 정당한 권리자(기술탈취 피해자)는 출원일 소급제도나 특허권 이전청구제도를 통해 자신의 권리를 회복할 수 있게 되므로 정당한 권리자의 구제에 큰 문제가 없다.

"3급등 퀘스트의 보상이 그렇게 간단한 줄 알았냐? 어차피 능력치를 보니 500만센 까지는 못 받겠지만 민첩성을 15나 올려주면 적어도 100만센은 받을 수 있다." "배... 백만 센! 걱정마라! 꼭 찾아오마!" 난 스트의 손을 덥썩 잡으며 찾아오겠다고 다짐했다.

"저... 저기." 막 지도를 펼쳐 마을의 방향을 잡았던 나는 누군가의 부름에 고개를 돌렸다. 그곳에는 인상 좋은 40대 중년 캐릭터가 서있었다. 키가 163정도에 얼굴에 검은 수염이 가득한 캐릭터였다.

"아줌마! 내가 몇 번이나 죽었는지 알아? 빨리 보상이나 내놔!" "귀청 떨어지겠다. 이놈아! 겨우 토끼를 잡는데 이렇게 오래 걸린 녀석이 뭔 말이 이리도 많아!" "아줌마가 싸워봐! 그게 쉬운가!" "옷이나 입고 다녀! 이놈아! 몸매도 좋지 않은 녀석이!" "빨리 보상이나 내놔!" 배낭에서 토끼고기를 꺼내 무작정 헬렌아줌마에게 건네주었다.

"음. 그랬군. 운이 좋지 못했네. 리자드맨 족장을 만나다니." "대형 도마뱀! 그 녀석 반드시 죽여 버리겠어!" "허허. 혹시 자네 다시 리자드맨 족장을 잡으러가는 것인가?" "당연하지!" 라우렌은 화가나서 소리치는 나에게 어이없다는 시선을 보냈다.

브론즈 아이템이 특별하다는 것은 알았지만 이정도일 줄은 몰랐다. '제길!' 일격필살은 실패였다. 목표했던 지점을 정확히 물었지만 뱀은 쓰러지지 않았다. 오히려 거대한 몸집에 어울리게 강력한 반항을 보였다.

"그리고 정모는 어택커(attacker)다." "어택커?" "그래. 공격을 전담해라. 대신 앞으로 몇 가지 주의할 점이 있다." 세영이는 나에게 어택커라는 임무를 주었다.

싸늘한 아침에 시리안은 오두막 집 밖으로 나와 한없이 높은 하늘을 빤히 바라보고 있었 다. 아그라스트의 '기록저서'에서 발췌(拔萃) 슈슈슉. 텔레포트의 이동이 끝나는 소리다. 그에 일행들은 감고 있던 눈을 떴다. 그리고서 목적지에 제대로 도착했는지 알아보기 위해 주위를 둘러보았다.

삐걱삐걱. 마차가 두터운 비탈길을 지나며 들썩인다. 그것이 한참 지속되는 가운데 잠깐 동안의 휴식 을 취하고 있던 일행 중 돌연 류이가가 살며시 감고 있던 눈을 뜨며 중얼거렸다.

나무가 모두 쓰러지고 마차는 그 사이를 달렸다. 부러진 나무의 잔재들 때문에 마차는 휘 청거리며 힘든 걸음을 했다. 데카르트는 시리안과 소파에 마주 앉고서 페로니브에게 홍차를 두 잔만 갖다달라고 말했 다. 페로니브는 곧 홍차를 끓이러 부엌 쪽으로 사라졌고, 그 사이에 두 사람의 얘기는 시작 되었다.

"응. 안 해도 돼. 내일이나 모래쯤 이곳을 떠날 수 있을 것 같아." 하츠의 머리를 어루만지며 시리안은 이렇게 말했다. 그에 두 사람의 얼굴이 밝아졌다. 여태 까지 걱정하던 것이 해소되자 그들에게는 무엇이라 형용할 수 없을 정도의 기쁨과 편안함이 물밀 듯이 밀려왔다. 그와 함께 왠지 졸리는 느낌이 들었다. 밖을 보니 꽤 어두웠다. 즉 거 의 새벽이 다 된 늦은 시간 동안 자리에 앉아 걱정하던 후유증이 몰려오기 시작한 것이다.

"그런데 밖에서 무슨 일이 있었던 거죠?" 네유린은 이렇게 말하며 식사 도중 급히 문밖으로 뛰쳐나가던 그의 모습을 생각했다. 시리 안은 그에 힘겨운 안색으로 말했다.

'그래……. 어차피 상관없겠지. 네 녀석들이 나를 해하려고 한다면 나는 그것이 어리석었다 는 생각이 저절로 들만큼 뼈저리게 갚아주면 되니까!!' "네유린씨." 시리안의 갑작스런 태도에 멍하니 있던 네유린은 순간 그의 부름에 정신을 차리며 말했다.

"그렇지? 그런 거겠지? 그럼 그렇지. 내 음식 솜씨가 녹슬었을 리가 없지." 그리고는 히죽 웃었다. 리크는 그런 두 사람의 행동에 얕은 웃음을 흘렸고, 시리안은 무뚝 뚝하게 음식을 먹었다. 리카 역시 그 옆에서 얌전히 음식을 집어먹고 있었다.

<力石. 역석> “뭐야? 뭔데 그래?” 평소에 공부하고 담을 쌓은 릭트가 동료들이 설계도에 눈을 떼지 못하자 설명을 요구하는 따가운 눈빛을 어릴 때부터 가장 만만했던 헤지드에게 보냈다.

“춘앵이가 그러는데 사람이 사람을 사랑하면 그 사람이 세상에 둘도 없는 미인으로 보인다고 하던데?” “내가 주군을 존경하는 것은 사실이지만 사랑까지는 아니야!” “그런데 왜 갑자기 미남자로 보이냐고…….” “위험해……. 천하미인을 독차지한 천하호색한 백호나한이 남자에게까지 마수를…….” 라혼은 오늘따라 유난히 간지러운 귀를 파며 집무실로 들어섰다. 집무실에는 밤새 숙직을 서던 참령(參領) 고우(膏雨)가 있었다.

“지문공, 우리들이 사람으로 인정받기에 400년은 너무 짧았소. 예로부터 천자의 상징이었던 황룡이 뒤로 물러난 순간부터 천하는 흔들리기 시작했소. 황룡의 다스림은 참을 수 있는 인간이지만 호랑이나 쥐새끼의 다스림은 참을 수 없는 모양이오.” “전하께서 말씀 하신대롭니다. 하나 원주 용황가(龍皇家)는 황룡(黃龍)이 아닙니다.” “황룡이 아니라니?” 조용히 원제의 말을 듣기만 하던 지문공 성성대가 이야기를 시작했다.

“멋지군!” “그렇습니다. 전하! 참으로 대단한 위세입니다.” 돈제 돈화린은 돈궁 앞 광장에 진입해 열병하는 1천 2백 기마병들의 질서정연한 모습에 저런 군사들을 가진, 아니 그들을 그 키워낸 백호나한의 역량에 내심 경의를 표했다. 그리고 선홍빛 망토를 하여 한눈에 자신의 존재감을 드러낸 존재를 바라보았다. 돈화린은 바로 그가 백호나한임을 느낄 수 있었다. 아니 그는 누구라도 느낄 수 있는 존재감을 가지고 있었다.

수인(獸人) 모녀를 비롯해서…….” 강무산은 은근히 말꼬리를 흐리며 노인의 반응 살폈다. “주군, 지금 이런 것까지 준비할 필요가 있습니까?” “자네 동생이 입고 싸울 거다. 모원” 모원을 지금 한 여름인데 겨울옷을 준비하는 주군에게 미룰 것을 건의하려다가 막상 그 옷을 동생인 모만이 입고 싸운다는 말을 듣자 사람 머릿수 보다 넉넉히 준비 계산하며 다시 주판을 튕겼다.

무예를 읶힐 때 가장 중요한 것이 바로 기혈(氣穴)이다. 인간이 태어날 때 갖고 있는 기운이 있는데 그것이 바로 선천지기(先天之氣)다. 사람이 태어나서 천수를 누리지 못하고 질병에 시달리다 죽게 되는 이유는 세속(世俗)의 탁기(濁氣)에 선천지기가 더럽혀지기 때문이라고 본다. 이 탁기가 바로 기의 통로인 기혈(氣穴)을 막는 역할을 한다. 그래서 무공(武功)은 세속의 탁기에 영향을 받기 전에 시작되어야 했다. 뼈가 굳지 않고, 근육이 부드러울 때부터 수련을 시작해야 나이가 들어서도 유연하게 움직이게 되는 것이다.

149 그리고 2008년 개정 당시의 입법자료150는 이익 반환을 인정하는 논거로 지식재산권의 배타적 성격에 의하면 권리자가 자신의 권리를 이용하여 침해자가 취득한 이익과 동일한 이익을 취득할 수 있었을 것이라는 점을 들고 있다. 여기에 EU 지침이 준사무관리 법리 에 의한 이익반환을 알지 못하는 점, 개정 당시 특허법에 준사무관리에 관한 내용을 두 지 않은 점 등을 고려하면, 이제 준사무관리 법리에 의할 필요는 없다고 설명되기도 한 다.

(2) 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정하는 방법(제2 안, 제3안) 개정안 제2안과 제3안은 미국의 상표법, 디자인특허법, 영국의 특허법과 같이 이익 반환 청구권을 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정하는 것이다.

223 또한 판례 가운데에서도 조이익·순이익 임증책임배분설 입장을 취하는 듯한 판례도 있었다고 한다.

407 정상조∙박성수, 특허법 주해 박영사 (2010),, 180. 408 정상조∙박성수, 특허법 주해 박영사 (2010),, 220. 127 지적한다.

<표 17> 관련상품 - 침대식 마사지기 (bed vibrators, ベッド式マッサ ジ器) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 37 - ○ 비교분석결과 - ‘침대식 마사지기 (bed vibrators, ベッド式マッサージ器)’ 에 대하여 한·일 모두 상품의 용도를 분류기 준으로 하고 있는 것은 동일하나, 한국은 의료기기(치과용은 제외)(G110101)로 판단한 반면, 일본은 의 료기계기구(보행보조기 및 목발은 제외)(10D01) 외에 가정용 전기마사지기(11A08), 상업용 미용마사지 기(09E25)를 포괄하는 복수 유사군코드를 부여하고 있는 차이점이 있음. - 한국과 일본 모두 의료기기의 용도로 사용되는 상품임을 공통적으로 인정하였으나, 일본의 경우 가정용 및 업소용으로 사용되고 있는 거래실정을 추가적으로 반영함으로써 복수 유사군을 부여하게 됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - ‘침대식 마사지기 (bed vibrators, ベッド式マッサージ器)’는 특정한 용도로 한정되어 있지 않을 뿐만 아 니라 한·일 양국의 거래실정을 고려하더라도 의료용과 비의료용(가정용, 상업용)을 포괄하는 상품으로 판단되므로, 마사지기(G110101,G390602)와 동일한 복수유사군을 부여하는 것이 타당하다고 판단 됨. 구 분 KIPO JPO 유사군 G110101 (의료기기(치과용은 제외)) 09E25,10D01,11A08 (침대식 마사지기) 상품의 범위 ‣사람 또는 동물의 진단/수술/치 료를 위해 주로 병의원에서 사 용하는 기계나 기구(검사 및 진 단기구) ‣진단/수술/치료와 직접 관련이 없으나 주로 병의원에서 환자 의 처치에 사용하는 기계나 기 구(수술 및 치료용 기계기구) ‣환자의 수술/치료를 위하여 의 사에 의해 처치되거나 의사의 지도에 따라 사용되는 기계나 기구(의료용 보조/교정 기구) ‣위에 속하는 의료용 기기의 부 품 또는 부속품 ‣위에 준하는 의료 또는 수의과 용 기기 ‣상업용 미용마사지기(09E25) ‣의료기계기구(보행보조기 및 목 발은 제외)(10D01) ‣가정용 전기마사지기(11A08) 상 품 속 성 및 거 래 실 정 (a) 생산부문 (b) 판매부문 (c) 상품의 재질 및 품질 (d) 상품의 용도 √ √ (e) 수요자 범위 (f) 완성품과 부품관계 (g) 기타 <표 18> 상품속성 및 거래실정 분석현황표 - 침대식 마사지기 (bed vibrators, ベッド式マッサ ジ器) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 38 - (5) 이동보조용 휠 워커 (wheeled walkers to aid mobility, 車輪付き歩行補助器) ○ 한국은 G110101(의료기기(치과용은 제외))의 유사군코드를, 일본은 10D02(보행보조기, 목발), 12A71 (인력거, 썰매, 손수레, 짐수레 등)의 복수 유사군코드를 적용함. ○ 상품의 속성 - ‘이동보조용 휠 워커 (wheeled walkers to aid mobility, 車輪付き歩行補助器)’ 관련 용어는 아래와 같으 며, 움직임에 도움을 주기 위한 바퀴 달린 보행기(보행보조기)의 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - ‘이동보조용 휠 워커 (wheeled walkers to aid mobility, 車輪付き歩行補助器)’ 에 대한 한·일 양국의 거 래실정을 살펴본 결과, 주로 의료기기 판매상에 의해 거래되는 경우가 많으며, 보행보조기, 보행기 등을 동일한 업체에서 취급하지만 카트나 손수레 등을 같이 판매하는 거래실태는 확인되지 않음. ☞ wheeled 1. 바퀴 달린; 차(바퀴)로 움직이는 2. …바퀴의 ☞ 보행기 [walker, 歩行器] 걷기 훈련이나 걷는 데 지탱할 수 있도록 도움을 주는 바퀴 달린 기구이다. 보행기는 유아의 보 행연습을 위한 것에서부터, 네 발만 있거나, 두 발 두 바퀴로 되어 있거나, 몸 전체를 전부 매달 수 있도록 한 것 등 다양하다. 보행에 어려움이 있는 사람은 평행봉 내에서 걷기 훈련을 성공적으로 끝낸 후 다음 단계로 보행기를 사용하게 된다. 또한, 목발 보행을 하기 전 단계로서 보행기를 이용 하여 보행 연습을 하게 된다.

판례에서는, 침해자의 이익을 박탈하는 것이 침해행위에 대한 제재로서 작용하고, 141 따라 서 특별한 보호를 필요로 하는 지식재산권에 대한 침해를 예방하는 기능을 한다는 점도 지적된다.

420 그리고 특허법 제140c조는 특허권자가 침해자 에게 문서의 제출, 제품의 조사 등을 청구할 수 있고, 나아가 침해가 영업적 범위에서 행 해진 경우는 은행, 금융, 상업 서류의 제출도 청구할 수 있다고 규정한다. 336 첫째, 민법 제216조의 방법에 따라서 청구하는 방법이다. 상표권자는 손해배상을 증명할 수 있는 입증수단이 없는 경우에 침해 이후 상표권자가 상표를 사용함으로써 얻은 이익 과 통상적으로 동일한 상표를 사용하여 얻을 수 있는 기대이익의 차액을 손해배상액으로 청구할 수 있다(제71조 제1항 제1호). 둘째, 상표권침해의 결과로 침해자가 얻은 이익에 대해서 청구할 수 있다. 특히 침해자의 비용이나 필요경비에 대한 입증이 없는 경우에는 침해 물품 판매로 인한 총 수입 금액을 이익액으로 추정하는 규정을 두고 있다(제71조 제1항 제2호). 셋째, 침해 물품의 단위 소매 가격의 1,500배 이하의 금액에 대해서 손해배상액으로 청 구할 수 있다. 만약 1,500건이 넘는 침해 물품이 발견되는 경우에는 손해배상액은 침해 물품의 시가 총액으로 계산한다(제71조 제1항 제3호). 넷째, 라이센싱으로 상표를 사용함으로써 얻을 수 있는 로열티 액수와 동일한 금액을 손 해배상액으로 청구할 수 있다(제71조 제1항 제4호). 다만 법원은 재량에 의해 전항에 의한 손해배상액이 명백히 불공정한 경우에는 손해액을 감액할 수 있다(제71조 제2항). 다만 침해자 이익 반환청구와 관련, 대만 특허법 제97조 제1항 제2호의 침해자 이익반환 에서는 단서의 침해자가 비용에 대한 입증을 하지 못한 경우 침해 물품 판매로 인한 총 수입 금액을 이익액으로 추정한다는 규정에 대해서 침해자에게 과도하게 불리한 조항이 라는 지적에 따라 2011년에 삭제된 바 있으나 현행 상표법에서는 아직 삭제되지 않고 336 第71條 商標權人請求損害賠償時,得就下列各款擇壹計算其損害： 壹、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,商標權人得就其使用註冊商標通 常所可獲得之利益,減除受侵害後使用同壹商標所得之利益,以其差額為所受損害。 二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項商品 全部收入為所得利益。 三、就查獲侵害商標權商品之零售單價壹千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過壹千五百件時,以其 總價定賠償金額。 四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。 前項賠償金額顯不相當者,法院得予酌減之。 94 남아있는 점이 특허법과의 가장 큰 차이점이다.

399 그리고 우리나라 판례에 의하 면 이러한 과실의 추정을 복멸하기는 매우 어렵다고 한다. 101 99 The Trade Marks Act 1994. 31(6)(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement 영국 상표법 1994 31(6)(b) 손해배상이 이뤄진 경우, 이미 이익반환청구가 명해진 경우, 침해와 관련 상대방에게 유 리하게 판단된 경우 침해자 이익 반환은 명해져서는 안된다.

☞ engine mount 1. (항공우주공학) 엔진대 2. 엔진 마운트 3. 엔진 장착대 ☞ エンジンマウント (engine mount) [항공우주공학] 엔진대 (출처 : 네이버 국어사전, 네이버 일본어사전, 네이버 영어사전) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 325 - ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류와 일본의 표준상품분류에서는 육상차량용 엔진마운트와 직접적으로 관련된 분류코 드가 검색되지 않음. ○ 비교분석결과 - ‘육상차량용 엔진마운트(engine mounts for land vehicles, 陸上の乗物用エンジンマウント)’에 대하여, 한국은 상품의 용도를 기준으로 분류한 반면, 일본은 상품의 재질 및 품질(형상)을 중심으로 유사군코 드를 부여하였음. - 이는 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이한 분류코드가 적용된 것으로 판단됨. 구 분 KIPO JPO 유사군 G3704,G3705 (육상차량용 엔진마운트) 09B01 (육상차량용 동력기계기구 (부품은 제외)) 상품의 범위 ‣철도용 차량 ‣위와 관련한 부품 및 부속품 (G3704) ‣철도차량을 제외한 육상이동용 차량 ‣오토바이 ‣위와 관련한 부품 및 부속품 (G3705) ‣육상차량용 동력기계기구 (부품 은 제외) 상 품 속 성 및 거 래 실 정 (a) 생산부문 (b) 판매부문 (c) 상품의 재질 및 품질 √ (d) 상품의 용도 √ (e) 수요자 범위 (f) 완성품과 부품관계 (g) 기타 <표 182> 상품속성 및 거래실정 분석현황표 - 육상차량용 엔진마운트(engine mounts for land vehicles, 陸上の乗物用エンジンマウント) <표 181> 관련상품 - 육상차량용 엔진마운트(engine mounts for land vehicles, 陸上の乗物用エンジンマウント) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 326 - ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 육상차량용 엔진마운트는 육상차량용 엔진을 지지할 목적으로 전용하는 부속품이므로, 육상차량용 엔 진(G3823)과 동일하게 분류코드를 변경하는 것이 타당하다고 판단됨. (10) 육상차량용 승강식 후부 개폐문(elevating tailgates [parts of land vehicles], 昇降式 テールゲート（陸上の乗物用の部品)), 육상차량용 동력식 후부 개폐문(power tailgates [parts of land vehicles], 動力式テールゲート（陸上の乗物用の部品)), 육상 차량용 승강식 또는 동력식 후부 개폐문(tailboard lifts [parts of land vehicles], 昇降 式テールゲート（陸上の乗物用の部品)) ○ 한국은 G3704(철도차량, 철도차량과 그 부품 및 부속품), G3705(자동차, 자동차와 그 부품 및 부속 품)의 복수 유사군코드를, 일본은 12A05(자동차와 그 부품 및 부속품)의 유사군코드를 적용함. ○ 상품의 속성 - ‘육상차량용 승강식 후부 개폐문(elevating tailgates [parts of land vehicles], 昇降式テールゲート（陸 上の乗物用の部品))’ 등과 관련된 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - ‘육상차량용 승강식 후부 개폐문(elevating tailgates [parts of land vehicles]’ 등에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 차량의 뒷면을 개폐하기 위한 부속품이며 밴이나 트럭의 부품인 것으로 확인 됨. ☞ tailgate 1. (트럭의) 뒷문 2. (문이 세 개나 다섯 개인 자동차에서 위로 들어올려서 여는) 뒷문 3. (다른 차의 뒤를) 바짝 따라 달리다 ☞ elevate (들어)올리다 ☞ tailboard (특히 짐마차·트럭 따위의) 후미판 (떼었다 붙일 수 있는) ☞ テールゲート (tailgate, 테일게이트) (수문(水門)의) 아랫문. (트럭·마차·왜건 등의) 뒷문. (출처 : 네이버 지식백과, 네이버 국어사전, 네이버 일본어사전, 네이버 영어사전) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 327 - ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류 및 일본의 표준상품분류에서는 육상차량용 승강식 후부 개폐문 등과 직접적으로 관 련된 분류코드가 검색되지 않음. ○ 비교분석결과 - ‘육상차량용 승강식 후부 개폐문(elevating tailgates [parts of land vehicles], 昇降式テールゲート（陸 上の乗物用の部品))’ 등에 대하여 한·일 모두 상품의 용도를 분류기준으로 하고 있는 것은 동일하나, 한 국은 철도차량과 자동차를 포괄하는 상품으로 판단한 반면, 일본은 자동차용으로 한정한 차이점이 있 음. - 이는 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이한 분류코드가 적용된 것으로 판단됨. 구 분 KIPO JPO 유사군 G3704,G3705 (육상차량용 승강식 후부 개폐문 등) 12A05 (자동차와 그 부품 및 부속품) 상품의 범위 ‣철도용 차량 ‣위와 관련한 부품 및 부속품 (G3704) ‣철도차량을 제외한 육상이동용 차량 ‣오토바이 ‣위와 관련한 부품 및 부속품 (G3705) ‣자동차와 그 부품 및 부속품 상 품 속 성 및 거 래 실 (a) 생산부문 (b) 판매부문 (c) 상품의 재질 및 품질 (d) 상품의 용도 √ √ <표 183> 관련상품 - 육상차량용 승강식 후부 개폐문(elevating tailgates [parts of land vehicles], 昇降式テ ルゲ ト（陸上の乗物用の部品)) 등 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 328 - ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 육상차량용 승강식 후부 개폐문, 육상차량용 동력식 후부 개폐문, 육상차량용 승강식 또는 동력식 후부 개폐문은 3개 또는 5개의 문을 구비한 트럭이나 밴 등의 부속품으로 주로 사용하고 있음. 비록 육상차 량의 범주에 철도차량이 포함되고 기차의 뒷면에 개폐문이 달려 있기도 하지만, tailgates, tailboard는 트럭이나 밴의 뒷문을 의미하는 단어임. 따라서 G3705만을 부여하여 자동차용으로 한정하는 것이 타당하다고 판단됨. (11) 자동차용 체인(automobile chains, チェーン（自動車用動力伝導装置)) ○ 한국은 G3705(자동차, 자동차와 그 부품 및 부속품)의 유사군코드를, 일본은 09F02(동력전도장치(육 상차량용 기계요소))의 유사군코드를 적용함. ○ 상품의 속성 - ‘자동차용 체인(automobile chains, チェーン（自動車用動力伝導装置))’ 관련 용어는 아래와 같은 의미 로 파악됨. 정 (e) 수요자 범위 (f) 완성품과 부품관계 (g) 기타 <표 184> 상품속성 및 거래실정 분석현황표 - 육상차량용 승강식 후부 개폐문(elevating tailgates [parts of land vehicles], 昇降式テ ルゲ ト（陸上の乗物用の部品)) 등 ☞ 체인[chain] (1) 쇠로 만든 고리를 여러 개 죽 이어서 만든 쇠사슬을 말한다.

314 일반비용에 대한 공제는 산업계의 평균비용을 기준으로 하며 일반 비용을 공제한 후 남 은 이익은 침해이익으로 간주할 수 있다. 즉, 산업계의 평균비용을 공제해야 하며 침해자 의 구체적인 생산 및 관리비용은 공제 기준이 될 수 없다. 이 때 원고가 피고의 재무 정 보를 얻을 필요는 없지만 일반 산업 표준에 따라 계산할 수 있으며 이는 증명 부담을 줄 인다고 볼 수 있다.

745) 박창수, “강학상의 모인출원-기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우-”, 한국특허법학회 42차 정기학회(2012. 10. 20.), 7면. 746) 손천우, “무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책 임 등을 중심으로”, 사법논집 제58집, 법원도서관, 2015, 549면. 747) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 박사학위 논문, 2013, 437-438면. 748) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 439-438면(모인대상발명을 선행기술로 포섭할 필요성은 인정되 어도 현행 특허법 규정 하에서는 그러한 해석이 어려워 보이므로, 미국의 입법례를 참고하여 제29조에 관련 규정을 신설하는 방안 제안). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 280 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;749) ② 모인출원이 실질적 동 일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해;750) ③ 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출 원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해751) 등이 있다.

혼화는 “동산과 동산이 서로 섞이는 것이다. 고체인 종류물이 섞이는 혼합과 유동 568) 日本{國際知的財産保護協會, 特許を受ける權利を有する者の適切な權利の保護の在り方に關する調査硏究報告 書, 2010. 3, 147-148頁(김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한 국지식재산연구원, 2015, 67면 각주 42에서 재인용). 569) 송덕수, 「물건법」 제3판, 박영사, 2017, 341면 참조. 570) 민법 제257조(“동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에 는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.”) 571) 대법원 2007. 7. 27. 선고 2006다39270,39278 판결(“어떠한 동산이 부동산에 부합된 것으로 인정되기 위해서 는 그 동산을 훼손하거나 과다한 비용을 지출하지 않고서는 분리할 수 없을 정도로 부착ㆍ합체되었는지 여부 및 그 물리적 구조, 용도와 기능면에서 기존 부동산과는 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권 의 객체가 될 수 있는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이고(대판 2003.5.16., 2003다14959, 14966 등 참 조), 부합물에 관한 소유권 귀속의 예외를 규정한 민법 제256조 단서의 규정은 타인이 그 권원에 의하여 부속 시킨 물건이라 할지라도 그 부속된 물건이 분리하여 경제적 가치가 있는 경우에 한하여 부속시킨 타인의 권 리에 영향이 없다는 취지이지 분리하여도 경제적 가치가 없는 경우에는 원래의 부동산 소유자의 소유에 귀속 되는 것이고, 경제적 가치의 판단은 부속시킨 물건에 대한 일반 사회통념상의 경제적 효용의 독립성 유무를 그 기준으로 하여야 한다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 191 성 종류물이 섞이는 융합의 두 가지”572) 종류물로 볼 수 있다. “어느 것이든 객체인 물건이 다른 동종(고형종류 또는 유동종류)의 물건과 쉽게 섞여 원물을 식별할 수 없 게 된다는 특성이 있다.” 이에 따라서 혼화는 동산의 부합에 관한 규정을 준용된 다.573) 가공이란 타인의 동산에 인간의 노력을 더하여 새로운 물건을 만들어 내는 것을 말한다.574) 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 속할 것이다.575) 예외 적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 많은 액수인 경우에는 가공 자의 소유로 된다.576) 이때 가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 재료의 가 액은 증가액에 보태서 소유권의 귀속을 결정하여야 한다.577) 즉 “가공이 발생한 물건 의 소유관계에 대하여 원재료의 소유자가 소유권을 갖는다는 재료주의와 가공한 자가 소유권을 갖는다는 가공주의가 존재하는데 이에 대하여 우리 민법 제259조는 프랑스 민법을 모법으로 한 일본 민법을 계수한 영향으로 원칙적으로 재료주의를 취하여 원 재료의 소유자가 물건의 소유권을 갖지만, 예외적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 현저히 다액인 경우 가공주의를 취하여 가공자가 물건의 소유권을 갖는다고 정하고 있다.”578) 갑의 a와 을의 b가 결합하여 하나의 발명을 이루는 경우를 민법상 첨부 법리 중 부 합(附合)과 동일하게 볼 수 있다. 그러한 경우 a와 b의 가치를 기준으로 두 공동발명 자의 지분율을 정하면 될 것이다.579) 민법상 부합의 법리를 적용하면 발명자들의 주관 적 의사를 살필 필요가 없게 되어 판단이 용이해진다.580) 572) 송덕수, 「물건법」 제3판, 박영사, 2017, 345면 참조. 573) 민법 제258조(“전조의 규정은 동산과 동산이 혼화하여 식별할 수 없는 경우에 준용한다”) 574) 송덕수, 「물건법」 제3판, 박영사, 2017, 345면 참조. 575) 민법 제259조 제1항(“타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다.”). 576) 민법 제259조 제1항 단서(“그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.”) 577) 민법 제259조 제2항(“가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 가액은 전항의 증가액에 가산한다.”). 578) 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판 결 ”, 계간 저작권, 2016, 579) 우원상, 앞의 논문, 92면(“민법 제257조에 의하면 원칙적으로 주된 동산의 소유권자가 부합된 동산을 포함한 전체 동산의 소유권을 취득하고, 예외적으로 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없을 때는 부합 당시 동산의 가 액의 비율로 합성물을 공유한다고 되어 있다.”). 580) 우원상, 앞의 논문, 95-96면(“민법상 첨부의 법리를 저작물에 준용하면 사후 참여의 경우에서 변형된 저작물 을 어떻게 볼 것인지에 대한 판단 기준을 참여자들의 주관적 의사를 완전히 배제하고 마련할 수 있을 것이다.

1) 원리(principle) 및 모델 影山론은 발명의 성립과정이 “원리를 고려한 착상” 및 “모델 설정”으로 이루어진 다고 설명한다.617) “원리를 고려한 착상”이라는 표현에서의 ‘원리’는 ‘자연법칙’과 상 응하고 물리, 화학의 원리를 말하며,618) 단순한 착상이 아니고 원리에 미치고 있는 착 616) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 684면. 617) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 22-28頁. 618) 影山光太郎, 上揭 論文, 22頁(“前記のように、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の ものをいう」。自然法則とは、自然界における法則、すなわち典型的には物理、化学の原理のことである。生物 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 206 상을 말한 것이다.619) 실험에서는 원리를 고려한 착상보다 재현성이 있는 형상의 발 견·제시라는 용어를 사용한다. 따라서 원리 대신 “재현성이 있는 형상(일정한 기술의 실시에 의하여 일정한 효과를 내를 관계임)”의 발견, 지시도 가능하고 충분하다고 한 다.620) ‘모델 설정’은 ‘착상의 구체화’와 비슷한 개념이고, 원리를 고려한 착상에 기초하여 모델이 설정된다.621) 모델은 청구항에서 도출된다.622) 影山론의 기준은 2단계론(藤幸朔)보다 다르다고 한다.623) 그의 차이점에 대하여 우 선 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 대하여 “자연법칙을 원리로 생각하고 이를 추출 하고, 실험에 의한 발명의 경우에 일응의 원리까지 고찰을 심화하다”고624) 하고, 그 다음에 기술적 사상의 창작에 대하여 “물체계, 물질계 발명으로 제안한 분류는 발명 의 표현방법(외관, 성격)에 주목하는 것이기 때문에 모델에 해당하는 것이다.”625) 2) 발명자 발명자는 발명을 한 자로서 청구항의 특징적인 구성요소에 관여하고 모델 설정, 원 리를 고려한 착상 중 하나에 기여한 자이다.626) 3) 공동발명 関係の原理は、つきつめれば物理と化学の原理にあたると考えられる。「原理」は、一応のもので足り、範囲は 柔軟に解し、かつレベルは極く基本的、例えば、高校の物理と化学の基礎程度で足りるであろう（または、基本 的に、その程度の素養に基づいて、必要により学習することにより理解でき発明の目的との関係で考えられ、る 程度と考えてよい）。”). 619) 影山光太郎, 上揭 論文, 3頁(“着想を（i）単なる思いつきと（ii）原理を考えた着想に分けたのは”). 620) 影山光太郎, 上揭 論文, 24頁. 621) 影山光太郎, 上揭 論文, 18頁(“着想には、「単なる思いつき」から「原理を考えた着想」の段階が考えられる。 「原理」とは、物理と化学の原理である。「原理を考えた」とは、「原理に考えが及んでいる」の意味である。 着想の具体化は、原理を考えた着想に基づいて「モデルを設定」し、これに実験・計算によって修正を加え、利 用可能なものとすることによって成立する。このように、「着想」「着想の具体化」を更に分析し、着想につい ては「原理を考えた着想」（またはp24で述べるように、これに代わる「再現性ある現象」）を、そのエッセン ス、着想の具体化については「モデルの設定」を、その中心としてそれぞれ抽出することによって、「着想」 「着想の具体化」を、より具体的にする。”). 622) 影山光太郎, 上揭 論文, 26頁. 623) 影山光太郎, 上揭 論文, 18頁(“着想については「原理を考えた着想」（またはp.24で述べるようにこれに代わる 「再現性ある現象」）を、そのエッセンス、着想の具体化については「モデルの設定」を、その中心としてそれ ぞれ抽出することによって、「着想」「着想の具体化」を、より具体的にする。”). 624) 影山光太郎, 上揭 論文, 31頁. 625) 影山光太郎, 上揭 論文, 31頁. 626) 影山光太郎, 上揭 論文, 34頁. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 207 影山 공동발명론의 공동발명이란 “복수 사람이 발명의 성립에 필요한 행위와 그 사람 사이의 주관적 관여를 가지고 불가결하게 협력해서 성립시킨 발명”이라고 정의 한다.627) 그 정의에 따라서 발명의 성립에 불가결로 필요한 행위는 객관적 측면이고 사람 간에 불가결한 주관적 관여는 주관적 측면이라고 한다.628) 影山론에 따르면, 객 관적 측면 및 주관적 측면이 공동발명의 필수적인 성립요건이 된다.629) 공동발명의 객 관적 측면이라는 것은 발명의 성립에 불가결로 필요한 객관적 행위 즉 특징적인 구성 요소에 관련되어야 하고 구체적으로 말하면 모델 설정 및 원리를 고려한 착상에 객관 적으로 기여한 것을 말한다.630) 여기서 말하는 객관적 측면의 판단은 일반 발명자 인 정기준과 같은 것이다. 그러나 객관적 측면뿐만 아니라 주관적 측면이 있어야 공동발 명으로 인정한다. 다만, 회사 내에서의 관계에서는 주관적 측면이 부족하더라도 연구, 개발의 종업원이면 발명자로 인정할 수 있다고 한다.631) 4) 공동발명자 공동발명자는 대상 발명에 대하여 객관적 측면(원리를 고려한 착상이거나 모델 설 정에 기여)에 직접적으로 기여하여야 하고 주관적 관여에 의해 간접적으로 가담한 자 이다.632) 나. 공동발명자 인정 기준 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 影山론은 ➀-➉ 단계 순서대로 공동발명자를 인정하고 최종적으로 공동발명자 간 의 지분율을 산정할 수 있음을 제안한다. 공동발명자 인정 기준은 ➀-➄ 단계를 통하 627) 影山光太郎, 上揭 論文, 87頁(“上記を少し具体化して、「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者 の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させた発明」と定義する。”). 628) 影山光太郎, 上揭 論文, 87頁(“この定義のうち、（4）「発明の成立に不可欠に必要な行為」が共同発明の客観 面であり、（ロ）「それらの者の間の不可欠な主観的関与」が共同発明の主観面といえる。”). 629) 影山光太郎, 上揭 論文, 87頁(“この客観面、主観面が共同発明成立の要件となる。”). 630) 影山光太郎, 上揭 論文, 88頁(“発明の成立に不可欠に必要な行為（客観面の行為）は、次のとおりである。一般 には、第2章p.34で述べた「一般の発明者認定の基準」に該当する行為、すなわち特徴的な構成要素に関与し、こ れについて「モデルの設定」または「原理を考えた着想」のいずれかに寄与することである。”). 631) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 97頁(“会社内での関係会社内で も、直接「研究・開発の進展（発明の成立）に向けて」研究・開発を行っている部門と同部門から委託を受けて 測定等を行う部門との関係を考えると、測定等部門には共同発明成立のための主観面が欠けていることがありう る。この場合、研究・開発部門の従業員のみが発明者となると考えられる。”). 632) 影山光太郎, 上揭 論文, 101頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 208 여 순서대로 판단할 수 있을 것이다. ➅-➉ 단계는 공동발명자 간의 지분율을 산정하 는 절차이고 각 발명자의 지분율을 산정할 수 있다. 그리고 影山론에서 말하는 발명은 물체계이거나 물질계인 경우의 두 경우 모두를 포섭한다.633) 1) 발명의 특징적 구성요소 파악 일반발명자, 시험, 공동발명자를 인정하기 전에, 우선적으로 파악해야 할 것은 발 명의 기본적인 특징이고 이하 ➀-➁ 단계에서 그의 판단방법을 제시한다.

(2) 히라타기공의 G는 평성 8년 4월 19일부터 22일까지의 사이에 가나자와시(金沢 市)에서 개최된 ‘제34회 기계박람회금척(第三四回機械見本市金沢96)’을 견학하고 그 때 대동(大同) 샘플을 입수하였다.

원고와 피고회사의 대표이사는 연구개발의 성과물에 대한 특허를 출원하여 공동발명 자로 되었다. 원고는 그 후 피고회사가 그 특허로부터 파생한 연구성과가 특허출원된 것에 대하여도 공동발명자라고 주장하였다. 그러나 법원은 원고가 대상 특허출원의 청구발명에의 실질적 기여를 증명하지 못하였기 때문에 공동발명자로 인정하지 않았 다.

첫째, 모인 여부 판단의 기준이 ‘실질적 기여’ 기준임이 분명히 정립될 필요가 있 다. ‘실질적 동일성’ 기준을 적용한 일부 특허법원 판결도 있지만 모인출원이 문제된 사안에서 다수의 특허법원 판결은 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 있으므로 판결례의 축적에 따라 조만간 ‘실질적 기여’ 기준으로 판단기준이 수렴할 것으로 기대해 볼 수 있을 것이다.982) 둘째, ‘실질적 기여’는 모인 여부 판단에서만 문제되는 것이 아니라 발명자/공동발 명자 판단에서 마찬가지로 문제되므로 판결례의 축적을 통해 그 의미를 분명히 함으 로써 발명자로 인정되는 기여와 그렇지 않은 관여를 구분하는 구체적 기준을 정립해 갈 필요가 있다.983) 우선 모인 여부 판단과 관련하여 대법원 2009후2463 판결에서 제 982) 이 경우 확대된 선출원 판단에서의 ‘실질적 동일성’ 개념과의 혼동을 피하기 위해 가급적 ‘실질적 동일성’이 라는 용어를 사용하는 대신 ‘실질적 기여’ 유 무 판단을 통해 모인출원이 문제된 발명의 발명자를 확정하고 이를 토대로 모인 여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 381 시된 ‘통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지 나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우’가 하 나의 예시적 기준으로 활용될 수 있을 것이다. 주요국의 법리에 다소 차이가 있긴 하 지만 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경 개량으로는 발명자로 인정되지 않는 독일 영국의 법리와 우리나라의 ‘실질적 기여’ 기준에 큰 차이는 없는 것으로 볼 수 있을 것이다.

좌우지간, 대상 사건에서 원고와 Kent 대학교 3명의 연구원은 대상 발명과 관련하 여 직접적으로 소통한 바가 없다. 그러나, 원고의 합성법이 그 3명의 연구원에게 전달 되었고 그 전달로 인하여 그들 사이에 연결고리가 형성된 것이다.

미국의 경우 2011년 개정 전 특허법(pre-AIA)에 따르면, 모인대상발명과 동일한 발 명은 제102조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없음은 물론, 제103조에서 모인대상발명도 진보성을 부정하는 선행기술로 사용할 수 있도록 규정하고 있었다. 하지만 2011년 특 허법 개정에 따라 제102조(f)항이 삭제되었는데, 다른 관련 조항들에 의해 제102조(f) 항의 기본 취지는 개정 후에도 여전히 유지된다고 보고 있지만, 모인대상발명을 진보 성 부정의 근거로 삼을 수 있는지는 불명확한 것으로 보인다.

그 90%의 지분율을 인정함에 있어서 기재의 추정력에 대하여는 언급하지 않고 있 다. 만약, 기재의 추정력을 인정한다면 원고가 그의 지분율이 추정치 50%가 아니라 90%라는 점에 대하여 증명할 책임을 부담하게 되는데, 그러한 증명책임을 엄격하게 적용하면 90%를 인정하기가 어려울 수도 있을 것이다.

2심에서 비록 특허공보가 원고 및 피고 이사인 D를 공동발명자로 기재하고 있으 나, 피고 측에서 피고 이사인 D가 대상 고안의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다는 증거가 부족하므로 피고 이사인 D는 대상 고안의 발명자로 보기 어려 우므로 원고를 대상 고안의 단독발명자(지분율 100%)로 인정한 사례이다.684) 본 사례 684) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결(“한편 갑 제1호증의 기재에 의하면, 제1고안에 관하여 원 고뿐 아니라 피고 회사의 이사인 D도 실용신안 공보에 고안자로 함께 기재되어있는 사실을 인정할 수 있다.

1) 원고의 주장 원고는 대상 발명5에 대하여 특허출원은 원고가 단독으로 집필하고 공동발명자 간 의 그의 지분율은 100%로 주장하였다. 한편 위와 같은 개정에 추가하여, 모인 출원에 (i) 정당한 권리자의 발명과 (ii) 모인 자의 발명이 청구항별로 구분되어 있고, 아직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으 로 대응하는 것도 가능할 것으로 보이는데, 이러한 내용을 입법적으로 해결하는 방안 도 생각해 볼 수 있을 것이다.

949) Id. (“v) Parties to these disputes should realise, that if fully fought, they can be protracted, very very expensive and emotionally draining. On top of that, very often development or exploitation of the invention under dispute will be stultified by the dead hand of unresolved litigation. That may be the case here: there has not yet been any exploitation by either side, some eight years after the original PCT application. It will often be better to settle early for a smaller share than you think you are entitled to—a small share of large exploitation is better than a large share of none or little.”). 950) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpah 60 (“Throughout the case the real issue was identifying the inventive concepts behind the invention.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 364 거절이유 무효사유 모인 여부(동일성) 판단 기준 우리나라 ◯ ◯ ① 협의의 실질적 동일성(2003후2218) ② 실질적 기여(2009후2463) 일본 ◯ ◯ 실질적 동일성(명확한 의미 정립 X) 미국 ◯ ◯ ① (pre-AIA) 모인대상발명(제102조(f)항)이 진보성 (제103조) 판단 선행기술로 활용됨. ② (post-AIA) 실질적 동일(substantially the same) (명확한 의미 정립 X) 독일 ☓ ◯ (이의신청) ① 본질적 내용(essential contents) 모인 여부 ② 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경‧개 량은 동일성에 영향을 미치지 않음(대법원 판결). 영국 ◯ ◯ ① 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의 존부가 문제로 됨. ② 통상의 기술자의 기술상식에 불과한 구성의 부 가는 동일성에 영향을 미치지 않음(하급심 판결) <표 33> 모인 출원‧특허의 거절‧무효(주요국 비교) 출원일 소급제도 특허권 이전청구제도 우리나라 ◯ ◯ <표 34> 모인 출원‧특허에 대한 정당한 권리자의 구제(주요국 비교) 2. 모인 출원 특허의 거절 무효 독일의 경우 모인을 거절이유로 하지 않고 이의신청 무효사유로만 하고 있는 점이 다른 주요국과의 차이점이며, 모인을 이유로 거절 무효로 하는 범위(모인 성립 범위) 는 독일과 영국이 상대적으로 넓은 것으로 보이며, 우리나라의 ‘실질적 기여’ 기준은 독일 영국의 법리와 유사한 측면이 있다.

대상 발명 6의 발명자는 P13, P14, P5, P15, P16, P17, P18, P19 및 원고이다. ① 영업비밀침해죄(피고인 소외 OOO) 1심(의정부지방법원 2008.8.22.선고 2007고단2170 판결)에서 유죄 판결이 내려졌고, 항소와 상고 모두 기각되었다.4) ② 영업비밀침해금지가처분(채권자: 이 사건 원고, 채무자: 이 사건 피고) 채권자의 가처분 신청이 일부 인용되었는데(의정부지방법원 2009. 2. 19.자 2007카 합735 결정), 가처분 이의 사건에서 이 사건 영업비밀 보호기간은 OOO이 채권자 회 사에서 퇴직한 날인 2003. 6. 30.을 기준으로 3년을 넘지 못할 것이며,5) 따라서 이 사 건 가처분신청이 이루어진 2007. 11. 9.에 이미 영업비밀보호기간이 도과하였으므로 더 이상 영업비밀이 아니라는 이유로 가처분 결정이 취소되었고(의정부지방법원 2010. 8. 9.자 2009카합432 결정) 이에 대한 항고와 재항고가 모두 기각되었다.6) 정리해 보면, 영업비밀 침해 행위는 인정되었지만 영업비밀이 더 이상 존속하고 있 지 않은 이상 영업비밀 침해금지 가처분은 인정되지 않게 된 것이다.

그 쟁점의 해결을 위하여 본 연구보고서는 미국의 Arbitron v. Kiefl 판결, Bianco v. Globus 판결, Clairol v. Save-Way 판결, Falana v. Kent 판결, 일본의 여러 판결들을 조 사하였고, 그러한 조사의 결과, 모인자와 피모인자 사이에 공동협력의 직접적인 의사 가 존재하지 않는 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있다고 주장한다. 물론, 두 발명 자 사이에 아무런 연결고리(connection)가 없는 경우에는 그 둘을 공동발명자로 묶을 수 없으나, 선 발명자의 연구결과가 후 발명자에게 전달되고 그 둘이 각자 최종발명의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여한 경우에는 그 둘을 공동발명자로 보아야 할 것이다. 피모인자가 그 발명이 모인되었는지에 대하여 인지를 못하는 경우에도 모인 자를 피모인자의 발명을 연속하여 연구한다는 사실을 인지하므로, 그러한 일방 (one-way) 인지만으로 공동발명자를 인정할 수 있는 것이다.

<원고의 주장> 이 사건 특허발명은 원고와 피고 A 간에 체결된 기술이전 약정에 따라 서로 공유 하기로 한 민/군 공유기술에 관한 것이고, 원고측 연구원들이 피고 A와 공동으로 개 발한 것인데도, 피고 A는 원고의 기술이사로 재직하다가 무단이탈한 후 이 사건 특허 발명을 절취하여 피고 주식회사(이하 피고 주식회사라 한다)와 공동출원한 것이므로, 결국 이 사건 특허발명은 모인출원이거나, 공동출원 규정에 위배되어 등록된 것이다.

드라마 김수로 공동저작물 사건에서 대법원은 먼저 공동저작물로 인정하기 위해서 는 ‘공동창작의 의사’가 중요하다고 설시한 후,268) 선행 저작자가 후행 저작자의 작업 을 인지, 허락하지 않고 선행 저작자 단독으로 작품을 완성할 의사를 가졌음에 근거하 여 그러한 경우에는 선행저작자와 후행 저작자가 공동저작자가 될 수 없다고 설시하 266) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“quantum of collaboration or connection”). 267) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1300 (1999) (“However, under the Copyright Act, the authors must intend to create an inseparable work. The intention to create a unitary work is an indispensable key in copyrights.”). 268) 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결(김수로 공동저작물 사건)(“2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 그 저작물의 공동저작자가 된다고 할 것이다. 여기서 공동창작의 의사는 법적으 로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리 하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻하는 것이라고 보아야 한다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결 참조).”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 117 였다.269) 김수로 사건에서는 선행 저작자가 단독으로 권리를 가진 저작물에 대한 것인 데 그 선행 저작물이 회사의 것이어서 회사가 사용에 대한 권리를 가졌다면 다른 결 과가 도출되었을 것이다. 선행 연구원이 퇴사를 하는 경우, 그 자가 본인의 연구결과 물을 회사가 사용하지 못하도록 요구할 권리가 없다. 그 자는 본인의 연구결과물을 회 사가 자유롭게 활용할 수 있음을 잘 알고 있다. 그렇다면, 선행 연구원과 후행 연구원 이 공동발명자로 연결될 가능성은 열려 있다고 보아야 한다.

Y는, 평성 7년 11월 10일 본건출원의 준비를 위해 변리사에 대하여 지시 내지 설명 을 손으로 적은 서면을 팩스송신하였다.

다음으로 ‘실질적 기여’ 기준을 적용할 경우 다음과 같이 취급될 것이다. 3개의 청구항과 갑, 을 및 병의 3명의 공동발명자가 존재하며, 각 청구항의 중요도 가 각 70%, 20% 및 10%이며, 해당 청구항에서의 3명 공동발명자의 공헌도가 아래 표 와 같은 경우를 상정한다.

대상 발명 6, 8에 관련 조성물의 구성에서 발명자들이 독자적으로 개발한 MAG폴 리머뿐이다. 기타 구성은 모두 공지의 사판품 등의 물질이다. MAG폴리머는 대상 발 명 4, 6 및 8의 가장 큰 특징이며, 성능적으로 타사가 모방할 수 없다. MAG폴리머를 개발한 원고는 그의 지분율이 50%라고 주장한다.

둘째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위는 벗어나지만 A로부 터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발명 A2를 乙이 출원한 경 우에도 A1을 출원한 경우와 동일한 결론에 이르게 된다. 즉, ① A2는 모인 출원 특허 에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲이 특허법 제34조 또는 제35조에 따 라 A2의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲 은 乙에 대해 A2에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다. ‘실질적 기여’ 기준하 에서는 A1에 대한 취급과 A2에 대한 취급에 차이가 없게 된다.

이용허락 유형 표시 마크 이용허락범위 [제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지 - 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 발 행: 특허청 발행일: 2018년 12월 편 찬: 특허청 전자부품심사팀 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 KIPO 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동 Tel. 042-481-8462 ISBN: 979-11-89854-11-9 13500 DOI: 10.8080/P9791189854119 ｢변리 서비스 품질 제고를 위한 변리사 제도 개선 방안｣ 2018. 12. 최종보고서 제 출 문 특허청장 귀하 본 보고서를 ｢변리 서비스 품질 제고를 위한 변리사 제도 개선 방안｣ 정책연구 과제의 최종보고서로 제 출합니다. 2018년 12월 31일 ○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원 ○ 주관연구책임자 : 곽충목 (한국지식재산연구원 전문위원) ○ 참 여 연 구 원 : 이헌희 (한국지식재산연구원 부연구위원) 심현주 (한국지식재산연구원 선임연구원) 전성태 (한국지식재산연구원 부연구위원) 문병호 (한국지식재산연구원 선임연구원) ○ 자 문 위 원 : 윤선희 (한양대학교 교수) 권태복 (광운대학교 교수) 심영택 (한국뉴욕주립대학교 교수) 이진수 (주식회사 휴롬 상무/변리사) 이장주 (지반특허법률사무소 변리사) 임상엽 (지반특허법률사무소 변리사) 서일경 (주식회사 카펙발레오 변리사) 강정민 (가람특허법률사무소 이사) 이홍기 (성균관대 법학연구소 선임연구원) 신현철 (일본 오사카대학교 교수) 이진혁 (특허법인 IPS 변리사) 목 차 Ⅰ. 연구 배경 ········································································1 Ⅱ. 연구 내용 ······································································3 1. 변리 서비스 현황 · 3 가. 변리 서비스 시장 동향 · 3 나. 변리 서비스업 현황 조사 · 8 다. 변리 서비스업 현안 검토 · 25 2. 기업(출원인)의 변리 서비스 인식 · 30 가. 특허품질과 변리 서비스의 관계 · 30 나. 기업의 변리 서비스 인식에 관한 실태조사 · 40 3. 변리사 제도 개선방안 검토 · 52 가. 변리사 의무연수제도 · 52 나. 변리사 관리 위원회의 역할 · 58 다. 변리사 업무범위 · 73 라. 변리사 정보공개제도 · 76 마. 변리사 직접수행원칙 · 81 바. 변리 서비스 수가 · 86 Ⅲ. 결 론 ··············································································89 가. 변리 서비스 전문성 강화 방안 · 89 나. 변리 서비스 역할 강화 방안 · 91 다. 변리 서비스 환경 개선 방안 · 93 요약문 □ 변리 서비스 시장 동향 및 실태조사 1. 변리 서비스 시장 동향 o (시장동향) 기술의 발달로 인하여 산업재산권 출원 및 등록의 증가 와 더불어 관련업무를 대리하는 변리사 수가 지속적으로 증가 - (산업재산권) 통계가 작성된 1948년 이래로 최근까지 산업재산권 출원 및 등록현황은 증가하는 추세를 보이고 있음 [ 연도별 산업재산권 출원·등록 현황 ] o (변리사) 2018년 11월 14일 현재, 우리나라의 등록변리사는 총 9,462명으로 그 중 3,619명이 개업 중이며, 5,843명은 휴업 중임 - 등록변리사의 출신으로는 변리사시험 및 변리사시험일부면제자 3,198명, 변호사 5,646명 및 특허청 618명임 ▪ 변리사의 가장 큰 구성원은 변호사 출신인 것으로 파악됨 o (업무영역) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 함(제2조) - 또한 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이 될 수 있음(제8조) ▪ 다만 변리사가 대리할 수 있는 소송은 심결취소소송으로 해석 연도별 산업재산권 출원현황 연도별 산업재산권 등록현황 되고 있음 - 변리사가 지속적으로 증가됨에 따라 기존의 전통적인 변리업무 영역인 산업재산권 출원·심판·소송의 대리 업무 외에 다양한 영역 으로 확장해 나가고 있음 ▪ 특허동향조사, 기술개발 및 사업화 자문, 특허가치평가, 기업의 특허관리, 권리분석 및 기술거래·중개, 실시권 설정 등 [ 변리사 업무영역 ] 2. 변리 서비스업 현황 조사 o (개요) 변리 서비스 품질을 제고하고 변리사 제도의 향후 운영 방 안을 도출을 위하여 설문조사 ▪ 조사대상 : 특허법인 104개, 변리사 187명 ▪ 조사방법 : 온라인 설문조사 ▪ 조사기간 : 2018년 11월 8일 ∼ 2018년 11월 28일 o (내용) 산업변화에 따른 변리 서비스 시장의 현황 파악 및 변리사 업무환경 조사 - 변리사 업무현황 ▪ 특허 출원 건당 평균 투입 시간 및 단가 : 대체로 출원 비용이 올 라갈수록 투입시간도 늘어나는 추세 ▪ 출원비용별 업무프로세스 : 출원비용이 올라갈수록 포함되는 업무 프로세스가 많아지는 추세 ▪ 특허출원건 중 IP-R&D부터 출원까지 진행비중 : 대부분의 사무소 에서 IP-R&D부터 출원까지 패키지로 업무를 담당하고 있지 않고, 기술개발 이후의 단순 출원 업무에 집중 - 변리사 업무범위 ▪ 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록, 심판청구대리·소송대 리, 선행기술조사 분석 순으로 나타남 ▪ 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록, 심판청구대리·소송대 리 등 기존의 업무 외에 권리분석 및 기술거래, 가치평가 업무 확대 희망 - 의무연수제도 및 건의사항 ▪ 대부분 의무연수제도가 변리사 역량 향상에 도움 된다는 의견 과 더불어, 실무 중심 연수, 교육 품질 강화, 교육 프로그램 다 양화, 온라인 연수 도입, 의무연수시간 축소 등의 필요성 제기 됨 ▪ 변리사 제도 관련 주요 건의사항은 변리사 수가 현실화, 직역 확대, 변호사 자동자격 제도 폐지, 소송대리권 확보, 비변리 행 위 금지, 변리사 윤리 및 품위 유지 위반, 징벌적 손해배상 제 도 도입, 정부 과제 관련 문제 해결, 의무연수제도 폐지 등 3. 기업(출원인)의 변리 서비스 인식에 관한 실태조사 o (개요) 제4차 산업혁명 시대의 도래에 따른 변리 서비스 시장의 환 경변화를 파악ㆍ전망 등을 위한 목적으로 기업들을 대상으로 변리 서비스 경험 및 인식에 대한 실태조사를 위하여 심층인터뷰를 실시 ▪ 조사대상 : 주요 대기업 3개, 중견·벤처기업 3개, 공공연 및 대 학 3개 등 총 9개 기업·기관 핵심 IP관리자를 대상으로 조사 ▪ 조사방법 : 심층서면조사 ▪ 조사표 구성 : 총 10개 문항 [ 설문항목 ] 질 문 내 용 비 고 · 변리대리인 찾는 시기 · 적격 변리대리인 찾는 방법 및 애로사항 · 변리대리인 위임 고려요소 · 변리대리인 수가 결정 방식 · 출원인과 변리대리인 면담 방식 · 특허명세서 작성자의 중요성 · 선행기술조사 방법 · 유사기술에 대처 방법 · 변리대리인의 전문성 여부 · 기타 의견 질문/답변 o (내용) 변리사제도에 관한 개선 현안 - 변리대리인 찾는 방법 및 애로사항 ▪ (중소벤처기업) 일반적인 산업분야는 아닐 경우 관련 경력을 보유 한 적정 대리인을 선정하는데 다소 어려움이 발생 ▪ (신기술 분야) 해당 기술 분야의 경력자, 2개 기술분야 복수전공 자 등 전문경력이 많은 변리사들은 주변 네트워크를 이용하여 찾 는 방법 밖에 없음 - 변리대리인 수가 결정 방식 ▪ (대기업) 수가는 동일하게 정해져 있으며 변리사 근무경력 등을 고려하여 수가를 선정하였고 기존 정액제에서 시간제(Time charge) 청구로 운영 ▪ (중소·벤처기업) 회사의 경우 위임료 산정 기준이 정해져 있어 일 반적인 경우 동 기준에 따름 ▪ (공공연·대학) 기관에서 정해진 금액으로 진행 - 특허명세서 작성자의 중요성 ▪ (대기업) 면담한 대리인과 명세서 작성자가 달라지면 면담시 논의 사항 전달의 정확성 여부, 명세사의 역량에 따라 특허명세서의 품 질이 달라짐 ▪ (중소·벤처기업) 면담한 대리인과 실제 작성자가 다른 경우, 기술 에 대한 이해도 및 발명하고자 하는 부분이 일치하지 않을 수 있 어 동일 여부도 중요 □ 변리 서비스 품질 및 제도 개선 방안 1. 변리사 의무연수제도 o (변리사 연수 및 연수기간) - (변리사 연수) 등록된 변리사는 전문성과 윤리의식을 높이기 위 하여 대한변리사회가 시행하는 연수교육을 대통령령으로 정하는 시간 이상 이수하여야 함(변리사법 제15조) - (연수 시간·기간) 의무연수의 연주주기는 각 2년이며 윤리연수 2 시간을 포함하여 총 24시간이고 이수하지 못한 시간은 다음 2년 에 합산한다(법 시행령 제17조의 5). 의무연수이수시간은 30분 단위로 계산(변리사 의무연수 규칙 제7조) ▪ 연수의 강사나 국내 대학의 교수 등으로 강의를 하는 경우, 법 학전문대학원을 포함하여 지재관련 교육을 위한 대학원 이상의 정규 학위과정에 재학 중인 경우는 최대 12시간까지 인정됨(동 규칙 제12조) o (미이수자 처분) - 특허청장은 의무연수를 이수하지 않은 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과할 수 있으며(변리사법 제27조), 변리사법 위반 행 위에 대하여 ① 견책, ② 500만원 이하의 과태료, ③ 2년 이내의 업무정지, ④ 등록취소를 부과할 수 있음(동법 제17조) o (개선안) - 현행제도가 단위를 이수하기 위한 형식적인 연수인지 실질을 수 반하는 연수인지가 문제임 ▪ 연수 대상자의 설문지 조사나 연구기관의 보고서 등을 통하여 다 양한 의견을 수렴하고 점검하는 조직적인 혁신체제가 필요 - 미이수자의 처분에 관해서, 미이수자에 대한 과태료 부과를 실시 하고 있으나 미이수자가 지속 존재한다는 점을 고려하면 변리사 의 법령 준수의식이 미흡하다고 평가할 수 있음 ▪ 징계 처벌을 적극적으로 실시함으로서 의무연수 이수를 촉구하는 방안이 가능하며, 의무연수를 강제할 수 있도록 등록갱신제도를 도입하는 등의 제도개선도 필요 2. 변리업무 범위 o (변리업무) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑 定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 한다(변리사법 제2 조) - 독점권의 권리의 측면에서 보면, 소위 출원업무라고 정의되는 권 리취득 업무, 특허권을 활용하여 특허권자의 비즈니스적 활동을 보호하고 성장시키기 위한 권리활용 업무, 제3자의 특허권에 의 해 발생될 수 있는 분쟁 등을 예방·해결하기 위한 권리방어 업무 등으로 구분 o (일본 변리사 업무범위) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관 한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 함 - 이외에도 일본 관세법이 규정하는 수입금지 절차의 대리(일본 변 리사법 제4조 제2항 제1호), 특허, 실용신안, 의장, 상표, 회로배 치, 부정경쟁사건 및 저작권 관련 사건의 대체적 분쟁 해결(동법 제4조 제2항 제1호)이 포함됨 o (개선안) 현대에는 지식사회에서의 독창적이거나 참신한 아이디어나 기술 등에 대하여 그 활용 방안에 대한 종합적인 컨설팅을 수행하 여 고객의 비즈니스적 성공을 이끌어내는 전문가로 보는 것이 타당 - 현재와 같은 변리사 시장의 환경 하에서 변리업계의 성장을 위 해 변리사의 업무 범위를 다변화할 필요 3. 변리수가제도 o (변리수가) 변리사의 다양한 업무에 대한 수가 책정은 특허법인(특 허사무소) 또는 고객에 따라 다양한 방식으로 행해지고 있음 - 금액의 차이를 제외하면 사건의 경중에 상관없이 정해진 정액으 로 책정되는 정액제 방식, 사건의 경중에 따라 달라지는 업무에 투입된 시간 등을 고려하여 책정되는 시간제(Time charge) 방식 및 타입차지 방식을 일부 반영한 표준수가 방식이 있음 o (문제점) 변리사의 업무 중 출원업무로 정의되는 권리취득 업무는 발명상담, 선행기술조사, 선행기술조사 결과에 기초한 발명 업그레 이드, 명세서 작성 등이라는 일련의 과정에 의해 진행되며, 일반적 으로 대면 상담을 통해 이루어지는 발명상담 업무 및 선행기술조 사 업무는 사건의 수임을 위해 기본적으로 진행되어야 하는 업무 임 - 복합적인 업무를 포함하는 출원업무에 대한 수가는 시장 상황에 따른 수가의 자유화로 인하여 일부 대기업을 제외하고는 정액제 방식 또는 표준수가 방식을 적용하고 있으며, 수년간 정액제 및 표준수가 금액은 정체 또는 하락되고 있는 것이 현실 o (개선안) 변리사가 특정 업무에 대한 결과물을 도출하는데 있어서, 진행된 각 행위에 대한 정당한 보상이 이루어질 수 있도록 하는 수가 구조를 개선할 필요가 있음 - 결과적으로 비용의 기준이 되는 관점을 업무의 결과물이 아닌 업 무의 행위로 보는 것이 바람직함 - 또한, 해당 업무를 진행하기 위한 변리사의 행위 모두를 비용 청 구의 대상이라고 보는 것도 무리가 있으므로, 어느 범위까지 법 률 서비스로 볼 것인지에 대한 변리업계의 논의가 필요할 것으로 보임 4. 변리사 정보공개제도 o (변리사 정보공개) 변리사법 제14조는 의뢰인의 변리사 선임의 편 의를 위하여 등록변리사의 전문분야, 자격취득사항 등의 공개를 규 정하고 있음 - 등록변리사에게는 정보공개의무가 부과되며(동조 제2항), 특허청 장은 변리사 등록정보를 변리사회에 제공할 수 있음(동조 제3항) o (문제점) 변리사 및 사무소 정보를 중심으로 한 기본정보 외의 정 보의 비중이 적음 - 기본정보는 성명, 연락처 및 등록에 관한 사항으로 ‘등록변리사’ 임을 인증하는 정보로서의 가치는 있겠으나 구체적 변리사 업무 역량의 지표로는 활용되기 어려움 - 검색방법, 항목 및 결과 등이 형식적이며 사용자 및 수요자의 편 의에 부합하지 않음 o (개선안) 변리사 및 사무소 정보를 중심으로 한 기본정보 외의 정 보의 비중이 적음 - 변리사에 대한 기본정보인 기초정보 외의 변리사가 직접 신고하 고 업데이트할 수 있는 임의정보에 특징이 있을 것임 ▪ (임의정보) 구체적이며 실질적인 정보로 구성되어 있어 수요자 가 정보의 열람만으로 특정 변리사의 업무능력을 파악하는 지표 로 활용될 수 있음 - (제공방식) 수요자 중심의 관점으로 전환해서 구성 필요 5. 변리사 관리위원회 o (변리사 자격·징계위원회) 변리사법 제16조(2014. 1. 31)에 의하여 「변리사자격․징계위원회」가 설치되어 변리사 시험 및 징계 위주 로 운영 - 「변리사 자격취득」의 심의 또는 의결, 「변리사 징계」의 의결 - 「변리사자격․징계위원회」의 구성원은 관 주도(특허청 3인)로 구 성 o (일본 변리사제도소위원회) 경제산업성설치법 정령에 따라서 「산 업구조심의회」의 하부조직으로 「지적재산분과회」가 있고, 또 그 하부조직으로 「변리사제도소위원회」가 있음 - 「변리사 자격」, 「변리사 징계」, 「변리사 제도개선업무」의 심의 - 변리사 제도개선에 관한 다양한 사항을 심의하고, 그 심의서를 정부(특허청)에 제출하여 특허정책 또는 법률개정 등에 반영되도 록 하고 있고, 또한 경제산업대신(특허청장관)의 의견요청에 따른 변리사 징계의 타당성 및 징계 유형에 대한 심의도 함께 하고 있 음 - 「변리사제도소위원회」는 모두 민간 위원으로 구성 o (개선안) 현행「변리사자격․징계위원회」는 변리사법 제16조에 의하 여 “심의 또는 의결”의 성격을 가지고 있으므로, 그 “심의 또는 의 결”의 객관성을 보다 높이기 위하여 일본과 같이 위원장을 포함하 여 위원 전원을 민간인으로 구성하는 것도 적극적으로 검토 - 변리사 징계에 대하여 「변리사자격․징계위원회」의 “의결”에 의 하여 특허청장이 징계하도록 규정하고 있으므로, 그 “의결”이 민 간인 위원만으로 구성된 경우에는 그 징계의 결과에 대하여 승복 할 확률이 높아지고 더불어 특허행정의 신뢰성/객관성을 보다 더 높일 수 있을 것 - 1 - ] Ⅰ. 연구 배경 1 연구의 필요성 o 기술의 급속한 발전과 제4차 산업혁명 시대의 도래에 따른 산업간 융합 가속화 및 신기술의 출현 증가로 기업의 첨단제품 출시 경쟁 과 지식재산분쟁이 심화될 것으로 예상 - 미래에 경쟁우위를 확보하기 위해서 핵심기술 분야에서 주도할 지식재산을 선도적으로 확보하는 것이 무엇보다도 필요해지면서 변리 서비스 역할의 중요성 부각되고 있음 o 지식재산권의 확보가 양에서 질 중심으로 급속히 바뀌고 있으나 IP 창출과 보호에 있어서 핵심인 변리 서비스의 현황과 소비자 입 장에서의 인식이 파악되지 않고 있는 실정임 - 최근의 변리 서비스 시장 및 소비자 인식을 파악·전망할 수 있는 현황과 실태조사 필요 o 변리 서비스 시장 현황 파악 및 소비자 인식에 대한 실태조사를 바탕으로 최근의 주변환경 변화에 따른 변리사 제도 개선을 위한 선제적 대책 마련 필요 - 2 - 2 연구의 목표 o 산업변화에 따른 변리 서비스 시장의 현황을 파악하고 변리사 업 무환경 변화를 예측 o 변리 서비스 품질을 제고하고 변리사 제도의 향후 운영 방안 도출 을 위하여 관련시장의 현황 및 조사·분석 결과 제공 o 변리 서비스 환경 변화에 따른 변리사 제도 개선 방안 - 3 - Ⅱ. 연구 내용 1 변리 서비스 현황 가. 변리 서비스 시장 동향 □ 최근 5년간 특허, 실용신안, 상표 및 디자인의 출원·등록 현황1) (1) 우리나라 (2) 일본 (3) 비교 ㅇ (출원건수의 추이) 양국 모두 특허, 실용신안, 디자인 등의 출원건수 에 있어 큰 낙차없이 일정하게 유지되는 것으로 보이나, 상표의 경 우 출원건수가 증가하고 있음 1) 본 현황조사는 주로 WIPO의 통계 및 각국 특허청의 통계자료를 이용하여 작성하였음. 다만, 미세단위에서의 차이가 있는 경 우 WIPO의 통계를 기준으로 반영함. 특허 실용신안 상표 디자인 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 2017 204,775 120,662 6,811 2,993 182,923 116,704 63,453 49,293 2016 208,830 108,876 7,767 2,854 181,606 119,255 65,659 55,603 2015 213,694 101,873 8,711 3,253 185,443 114,746 67,954 54,574 2014 210,292 129,786 9,184 4,955 150,226 99,791 64,345 54,021 2013 204,589 127,330 10,968 5,959 147,667 100,094 66,940 47,308 특허 실용신안 상표 디자인 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 2017 318,479 199,577 6,105 6,024 190,939 111,180 31,961 27,335 2016 318,381 203,087 6,480 6,297 161,859 105,207 30,879 25,344 2015 318,721 189,358 6,860 6,695 147,283 98,085 29,903 26,297 2014 325,989 227,142 7,095 7,017 124,442 99,896 29,738 27,306 2013 328,436 277,079 7,622 7,363 117,675 103,399 31,125 28,288 - 4 - ㅇ (등록률) 특허출원에 따른 등록률은 일본이 우리나라보다 다소 높은 것으로 파악되며, 실용신안, 상표, 디자인의 등록률은 유사한 것으로 분석됨 ㅇ (인구당 출원률) 2017년 기준 우리나라의 인구가 5,147만명, 일본이 1.268억명임을 감안할 때 인구당 출원률은 우리나라가 일본보다 높 은 것으로 분석됨 □ 자국 출원인의 IP-5에 대한 해외 직접 출원·등록 현황2) (1) 우리나라 (2) 일본 (3) 비교 ㅇ (출원건수의 추이) 양국 모두 대상 국가별 출원건수에 있어 큰 변동 없이 일정한 경향성을 유지하고 있는 것으로 보임. ㅇ (최다 출원대상국) 양국 모두 최다 출원대상국은 미국이었으며, 그 2) 국가 간 출원·등록 현황에 관해 WIPO 통계 및 다수국의 특허청 통계가 경우 2016년까지의 자료만을 제공하고 있어, 2017년 수치는 이를 제공하고 있는 일본 특허청 자료를 기준으로 작성하였음. 미국특허청 중국특허청 일본특허청 유럽특허청 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 2017 - - - - 4,735 4,232 - - 2016 37,341 19,494 13,764 7,410 5,216 4,292 6,824 3,207 2015 38,205 17,924 12,907 6,262 5,222 3,886 6,410 1,987 2014 36,744 16,469 11,528 4,627 5,682 4,336 6,162 1,891 2013 33,499 14,548 10,866 4,271 6,134 4,984 6,342 1,989 미국특허청 중국특허청 한국특허청 유럽특허청 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 2017 85,180 49,677 40,908 31,094 15,043 11,081 21,712 17,660 2016 86,021 49,800 39,207 34,967 14,773 9,962 21,006 15,395 2015 86,359 52,409 40,078 36,418 15,283 9,615 21,418 10,586 2014 86,691 53,849 40,460 26,501 15,653 13,499 22,111 11,121 2013 84,967 51,919 41,193 22,609 16,299 13,514 22,566 12,132 - 5 - 후 중국, 유럽의 순이었음 ㅇ (등록률) 양국의 출원 모두 미국특허청에서의 등록률이 가장 낮았으 며 중국특허청과 유럽특허청은 비슷한 수준으로 나타났으나, 일본특 허의 우리나라 특허청으로의 출원은 상대적으로 등록률이 낮은 것 으로 파악됨 □ 변리사 수 (1) 우리나라 ㅇ (등록변리사) 2018년 11월 14일 현재, 우리나라의 등록변리사는 총 9462명으로 그 중 3619명이 개업 중이며, 5843명은 휴업 중임 - 등록변리사의 출신으로는 변리사시험 및 변리사시험일부면제자 3198명, 변호사 5646명 및 특허청 618명임 - 지역별로는 서울 7334명, 경기 664명으로 대다수가 수도권에 분 포되어 있으며, 그 외 대전 298명, 부산 253명, 대구 159명 외 기 타 지역의 순임 (2) 일본 ㅇ (등록변리사) 2018년 9월 30일 기준, 일본 변리사회의 ‘일본 변리사 회 회원 분포상황(日本弁理士会会員の分布状況)’에 따르면 등록변리 사는 총 11,380명으로 파악됨 - 등록변리사의 출신으로는 변리사시험이 10,445명, 특허청 519명, 변호사 416명의 순임 - 지역별로는 도쿄도 6,172명을 포함하여 관동(関東)지방이 7,600명 으로 가장 많았고, 오사카 1,711명을 포함한 킨키(近畿)지방이 2,403명으로 뒤를 이었으며 그 뒤로 나머지 지방의 순임 - 6 - (3) 비교 ㅇ (변리사수) 인구대비 변리사수는 우리나라(9,462명/5147만명)가 일본 (11,380명/1.268억명)보다 많은 것으로 파악됨 ㅇ (변리사 구성) 우리나라 변리사의 가장 큰 구성원은 변호사 출신이 었으나, 일본은 변리사시험 출신이 절대다수를 차지하는 것으로 파 악됨 ㅇ (변리사 분포) 양국 모두 대다수의 변리사는 수도권에 가장 많이 분 포하고 있는 것으로 파악됨 □ 변리사 업무의 범위 (1) 우리나라 ㅇ (변리업무) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디 자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑定) 과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 한다(변리사법 제2조) - 독점권의 권리의 측면에서 보면, 소위 출원업무라고 정의되는 권 리취득 업무, 특허권을 활용하여 특허권자의 비즈니스적 활동을 보호하고 성장시키기 위한 권리활용 업무, 제3자의 특허권에 의해 발생될 수 있는 분쟁 등을 예방·해결하기 위한 권리방어 업무 등 으로 구분 (2) 일본 ㅇ (변리사 업무범위) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실 용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관 한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 함 - 이외에도 일본 관세법이 규정하는 수입금지 절차의 대리(일본 변 리사법 제4조 제2항 제1호), 특허, 실용신안, 의장, 상표, 회로배치, - 7 - 부정경쟁사건 및 저작권 관련 사건의 대체적 분쟁 해결(동법 제4 조 제2항 제1호)이 포함됨 □ 변리사 진출 현황 (1) 우리나라 ㅇ 우리나라 변리사의 구체적 진출 현황이 조사된 보고는 파악되지 않음 (2) 일본 ㅇ 2014년 일본 변리사회에서 편찬한 ‘변리사 백서(弁理士白書)’에 따르면 2013년 기준 10,171명의 변리사 중 특허사무소 경영이 2,450인, 특허사무소근무가 2,948명, 기업근무가 2,164명, 특허업무 법인 근무가 1,181명, 특허사무소 공동경영이 731명, 특허업무법 인 경영 468명, 법률사무소 근무 68명, 법무법인 경영 28명, 법무 법인 근무 20명 외에 기타 113명이 비영리단체 등에서 근무하는 것으로 조사된바 있음 ㅇ 한편 2018년 9월 30일 기준 ‘일본 변리사회 회원 분포상황’에 따 르면 총 11,380명의 변리사 중 특허사무소 경영이 2,687명, 특허 사무소 근무가 2,609명, 기업 근무가 2,610명, 특허업무법인 근무 가 1,719명, 특허사무소 공동경영이 679명, 특허업무법인 경영 715명, 법률사무소 근무 56명, 법무법인 경영 41명, 법무법인 근 무 64명, 관공서 및 비영리단체 등 149명 및 기타 51명인 것으로 파악됨 ㅇ 이에 일본 변리사는 특허 및 법률업무에 종사하거나 일반기업에 서 경영 및 종사하는 경우가 대다수이며 다른 영역에서 활동하는 경우는 제한적인 것으로 파악됨 - 8 - 나. 변리 서비스업 현황 조사 □ 조사개요 □ 조사내용 구 분 내 용 사 무 소 규 모 ▪ 총 근로자 수 ▪ 총 변리사 수 ▪ 실무 문서 작성 변리사 수 ▪ 총 매출액 업 무 현 황 및 범 위 ▪ 특허 출원 건당 평균 투입 시간 및 단가 ▪ 출원비용 별 업무프로세스 ▪ 전체 특허출원 중 IP-R&D부터 출원까지 진행한 비율 ▪ 현재 업무 범위 ▪ 장래 희망 업무 범위 기 타 ▪ 의무연수제도 개선방안 ▪ 변리사제도 개선방안 모 집 단 ▪ Q01 - Q09: 특허법인 ▪ Q10 - Q11: 변리사 표 본 크 기 ▪ Q01 - Q09: 104개 ▪ Q10 - Q11: 187명 조 사 방 법 ▪ 온라인 설문 조사 조 사 기 간 ▪ 2018. 11. 08 - 11. 19 조 사 기 관 ▪ 대한변리사회 - 9 - □ 변리 사무소 현황 (1) 총 근로자 수 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)의 총 근로자 수는 몇 명 입니까?’라는 질문에 대 해 ‘5명 이하’ 응답이 55.77%, ‘6~10명’이 15.38%로 나타남 - 전체 사례수 중 총 근로자 수 10명 이하의 법인이 71.15%를 차지 함 Q1. 귀 소(또는 법인)의 총 근로자 수는 몇 명 입니까? 구분 백분율 사례수 5명 이하 55.77% 58 6~10명 15.38% 16 11~15명 3.85% 4 16~20명 6.73% 7 21~30명 11.54% 12 31~50명 1.92% 2 50~100명 2.88% 3 101명 이상 1.92% 2 계 100% 104 - 10 - (2) 총 변리사 수 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)의 총 변리사 수는 몇 명 입니까?’라는 질문에 대 해 ‘1명’이라는 응답이 40.78%, ‘2~3명’이라는 응답이 28.16%, ‘4~6 명’이라는 응답이 19.42%로 나타남 - 전체 사례수 중 총 변리사 수 6명 이하의 소규모 사무소의 비중이 88.36%를 차지함 Q2. 귀 소(또는 법인)의 총 변리사 수는 몇 명 입니까? 구분 백분율 사례수 1명 40.78% 42 2~3명 28.16% 29 4~6명 19.42% 20 7~10명 3.88% 4 11~15명 0.97% 1 16~20명 2.91% 3 21~30명 1.94% 2 31~50명 1.94% 2 50~100명 0.00% 0 101명 이상 0.00% 0 계 100% 103 - 11 - (3) 실무문서 작성 변리사 수 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)의 총 변리사 중 직접 실무문서를 작성하는 변리 사 수는 몇 명 입니까?’라는 질문에 대해 ‘1명’이라는 응답이 42.31%, ‘2~3명’이라는 응답이 29.81%, ‘4~6명’이라는 응답이 18.27% 로 나타남 - 총 변리사 수와 실무문서를 작성하는 변리사 수의 결과가 거의 비 슷하게 나타남. 이는 소규모 사무소의 경우 변리사가 직접 실무문 서를 작성하는 특성을 보여주고 있음 Q3. 귀 소(또는 법인)의 총 변리사 중 직접 실무문서를 작성하는 변리사 수는 몇 명 입니까? 구분 백분율 사례수 1명 42.31% 44 2~3명 29.81% 31 4~6명 18.27% 19 7~10명 2.88% 3 11~15명 0.96% 1 16~20명 2.88% 3 21~30명 0.96% 1 31~50명 1.92% 2 50~100명 0.00% 0 101명 이상 0.00% 0 계 100% 104 - 12 - (4) 총 매출액 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)의 총 매출액은 얼마입니까?’라는 질문에 대해 ‘2 억 이하’라는 응답이 35.58%, ‘2억 초과 5억 이하’라는 응답이 20.19%로 나타남 - 전체 사례수 중 과반수 이상의 사무소가 매출액 5억 이하를 기록 하고 있음 Q4. 귀 소(또는 법인)의 총 매출액은 얼마입니까? 구분 백분율 사례수 2억 이하 35.58% 37 2억 초과 5억 이하 20.19% 21 5억 초과 10억 이하 16.35% 17 10억 초과 15억 이하 13.46% 14 15억 초과 20억 이하 1.92% 2 20억 초과 30억 이하 3.85% 4 30억 초과 50억 이하 3.85% 4 50억 초과 100억 이하 2.88% 3 100억 초과 1.92% 2 계 100% 104 - 13 - □ 변리사 업무 현황 및 범위 (1) 특허출원 비용 ㅇ 출원 비용의 경우 ‘100만원 초과 150만원 이하’(37.02%), ‘150만원 초 과 200만원 이하’(23.28%), ‘200만원 초과’(16.03%) 순으로 높게 나타 남 - 14 - (2) 특허출원 건당 평균 투입 시간 및 단가 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)의 특허출원 1건 당 평균 투입시간을 출원 비용 구간별로 선택하여 주시기 바랍니다.’라는 질문에 대해 대체로 출원 비용이 올라갈수록 투입시간도 늘어나는 추세를 보이고 있음 Q5. 귀 소(또는 법인)의 특허출원 1건 당 평균 투입시간을 출원 비용 구간별로 선 택하여 주시기 바랍니다.

나. 발명의 완성 시점 발명은 명확하며 재현 가능한 상태에서 완성됨을 명확하게 하여야 한다. 그 발명이 가지는 ‘효과’를 완전히 파악하여야 발명이 완성되는 것이 아니다. 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 ‘실시’할 수 있는 정도로 발명이 명확하면 그 때 발명이 이미 완 성된 것이고, 그 발명의 효과는 그 후에 따로 측정, 확인될 수 있다. 다만, 선택발명, 용도발명 등 그 발명의 효과가 확인되어야 발명이 완성되는 것으로 인정되는 발명에 있어서는 효과의 확인 후 발명이 완성될 것이다.

2) 단순한 검증자 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決에서 단순한 검증자는 공동발명자가 아니라고 제시하였다. 그리고 본 판례에서 법원은 공동발명자의 개념을 우선 정의하 여 판단한다. 원고는 피고회사의 요청으로 제약영역의 연구개발에 참가하게 되었다.

미국 저작권법 제101조는 공동저작물(joint work)을 분리 불가능하게(inseparable) 합쳐진 전체로 규정한다.259) 여기서 ‘분리 불가능’ 하다는 것은 분리되는 경우 그 자체 로는 가치가 없거나 적은 것을 말한다.260)261) 갑이 창안한 a와 을이 창안한 b의 결합 254) 1 William C. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions § 396 (1890) (“Only where the same single, unitary idea of means is the product of two or more minds, working pari passu, and in communication with each other, is the conception truly joint and the result a joint invention.”) (cited from Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 97 (2012)). 255) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 390 (2013) (“The analysis for joint inventorship first requires that there must be some degree of interaction between the joint inventors and that they are working toward a common goal.”). 256) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359 (“labor [was] conjoined with the efforts of the named inventors.”). 257) Kimberly–Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911, 917 (Fed. Cir. 1992) (“some element of joint behavior, such as collaboration or working under common direction, one inventor seeing a relevant report and building upon it or hearing another's suggestion at a meeting.”). 258) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 389 (2013) (“One may take a step at one time, the other an approach at different times.”). 259) “work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole.” 260) Childress v. Taylor, 945 F.2d 500, 505 (2d Cir. 1991) (“Parts of a unitary whole are ‘inseparable’ when they have little or no independent meaning standing alone.”). 261) 우리 저작권법 제2조 제21호는 약간 더 강한 표현을 사용한다: “‘공동저작물’은 2인 이상이 공동으로 창작 한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다.” 분리하여 이용할 수 있으나 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 115 으로 구성된 발명(a+b)을 공동저작물과 대응되는 공동발명으로 볼 수 있고 그 a와 b 를 분리하는 경우 a 또는 b 그 자체로는 가치가 없거나 적은 경우 (a+b)를 공동발명으 로 인정할 필요가 있다.

위 정차호 개정방안에서 “직·간접적 협력의 관계가 존재하여야 한다”는 요건은 주 관적 공동발명자 요건을 말하는 것이며, 직접적인 협력관계는 물론이고 간접적인 협 력관계가 존재하여도 공동발명자 관계가 인정됨으로 인하여 모인발명을 두고 원발명 자와 모인자 사이에 공동발명자 관계가 인정될 수 있게 된다. 그러한 경우, 원발명자 는 대상 모인발명을 제33조 및 제44조에 근거하여 대상 특허발명을 무효시킬 것인지 아니면 대상 발명의 공동발명자가 될 것인지를 선택할 수 있다. 원발명자(피모인자)의 선택지를 넓힌다는 면에서 위 개정방안은 원발명자에게 유리한 것이다.

다) 대상 발명 4, 6 및 8 e, h는 원고의 지시 하에서 대상 발명 8에 공헌했고 e, g는 원고의 지시 하에 대상 발명 6에 공헌했다. 대상 발명 4에 대하여 e가 담당한 흔적이 없으므로 e의 지분율은 낮다고 주장한다.