경찰 _ [‘코로나19’ 확산 비상]확진자 거주지 세부 주소·직장명 공개 안 한다 | 군포철쭉축제

원고의 주장은, (i) 원고는 이 사건 특허발명의 특허출원 당시 이미 특허등록된 선 행발명과 다른 비공개기술로서 볼 밸브용 볼의 라이닝 작업 시 볼을 지지하는 연결핀 에 액츄에이터를 연결하여 강제적으로 퇴출시키는 모인대상발명을 보유하고 있었고, (ii) 모인대상발명과 이 사건 특허발명은 실질적으로 동일한 발명이며, (iii) B는 이 사 건 특허발명의 기술적 창작에 별도로 기여한 바 없이 원고의 모인대상발명을 모인한 자로서 발명자에 해당하지 아니하므로,735) 발명자가 아닌 B로부터 특허를 받을 수 있 는 권리를 승계 받아 이 사건 특허발명에 대한 특허를 출원한 피고는 무권리자라는 것이다. 반면 피고의 주장은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명은 액츄에이터의 연 결핀에 대한 기능 및 자동 제어부의 구성에서 현저한 차이가 있어 동일한 발명이라고 보기 어렵고, (ii) 원고 선행발명의 문제점에 관한 해결을 구상하던 B가 독자적으로 이 사건 특허발명을 개발하였다는 것이다.

影山光太郎론의 단점은 복잡하다는 것 외에도, ① 착상과 구체화에 대하여 틀린 이 해에 바탕한다는 점, ② 공동발명자가 되기 위하여 주관적 요건이 필수적이라는 점 등 이 제시된다. 한편, 청구범위의 내용은 그로부터 명세서에서 기술된 발명의 부분이 권리로서 보 호받는 대상이 되지 못한다는 것을 알 수 있게 할 때에만 비로소 공유관계를 인정하 는 판단기준으로 기능하며, 이 경우에는 기술된 실시형태가 더 이상 청구항으로 포섭 될 수 없고, 그 결과 보호대상에 대한 공유관계를 성립시킬 수 없기 때문이라는 것이 연방대법원의 입장이다.

352) 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵， 而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出 重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提 供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。再 者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可，且共 同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共 同發明人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 136 면 그들이 공동발명자로 인정한다. 구체적으로 공동발명자는 발명의 구상에 기여하여 야 하고 발명의 구상이 확립될 때까지 기여한 자는 발명자로 인정한다. 발명의 구상은 청구항에 반영되어서 공동발명자는 그 중 하나의 청구항에 기여했으면 공동발명자로 인정할 수 있다. 이러한 객관적 요건을 충족해야하고 공동협력관계도 필수적 요건으 로 대만 실무에서 인정하고 있다.

나) 독일식 입법 + (보충적) 해석론 독일에서는 특허의 이의신청 무효 사유의 하나인 ‘모인(widerrechtliche Entnahme)’에 대하여 “특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되 어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호 및 제21조 제1항을 인용하는 제22 조)”으로 설명하고 있어 특허의 본질적 내용이 모인된 것이라면 모인 특허에 해당하 므로 발명의 과제와 해결수단의 관점에서 특허발명과 모인대상발명(피모인발명)의 동 일성이 요구되며(BGH GRUR 1981, 186, 188 – Spinnturbine Ⅱ) 통상의 기술자의 창 작 능력 범위 내의 변경 개량에 의해서는 동일성이 부정되지 않는다(BGH GRUR 1977, 594, 595 – Geneigte Nadeln.).985) 이와 같은 독일식 규정을 마련하면 모인의 성립 범위를 진보성에 근접하는 범위까지 확장할 수 있을 것으로 보이는데, 이와 유사 한 내용을 특허법에 규정하는 방법을 고려해 볼 수 있을 것이다.

가. 1단계: 공지요소와 신규요소의 구별 각 청구항의 구성을 공지기술의 구성요소(공지요소)와 새로이 창작된 구성요소(신 규요소)를 나눌 수 있다. 청구항의 공지요소와 신규요소를 구별하기 가장 쉬운 청구항 으로는 소위 Jepson 형태의 청구항인데, 그 청구항은 전반부인 전제부에 공지요소들 을 기재하고 후반부인 특징부에 그 발명의 특징적인, 즉 신규요소들을 기재한다.

대상 발명 3의 발명자는 원고 및 P10이고, P8는 아니다. 가. 판례 이 문제에 대해 정면으로 검토한 대법원 판결은 없는 것으로 보이고, 특허법원 판 결 중 ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 실질적 동일성의 범위 를 넘는 정도로 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없다고 판시한 것과762) 제33조 적용 장면에서 같은 취지의 법리를 판시하면서도 제44조 적용 장면에서는 공동발명 성립을 인정한 판결763) 등이 있다.

도 예상되는 불합리를 해소할 수 있는 하나의 방안이 될 수 있을 것으로 생각된다. 그런데 이 경우에는 모인 출원으로 인정되는 발명과 정당한 권리자가 소급의 효과를 누릴 수 있는 발명이 서로 상이하게 되고, 특히 예 를 들어 발명의 구성의 일부를 다른 구성으로 대체하는 경우에는 모인출원으로 인정되더라도 출원일의 소급 의 이익을 누릴 수 있는 발명은 존재하지 않게 되는 결과가 되는데, 이러한 해석의 타당성에 대해서는 좀 더 검토가 필요할 것으로 생각된다.“). 762) 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결. 763) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 286 나. 학설 1) 정당한 권리자의 지분을 부정하는 견해 ① 양자는 공동발명의 의사가 없어 공동발명이 아니며, 산업의 현실을 감안하면 개 량발명자를 보호할 필요도 있으므로 위와 같은 경우 기초발명을 한 자는 이용관계가 성립하는 경우 관련 규정에 의해 보호받으면 충분하다는 견해가 있다.764) 한편, 앞서 본 피모인자와 모인자의 공동발명 성립 여부에 대해 부정적인 ② 특허 발명이 선행발명을 이용하였거나 모방하였다는 사정만으로 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수는 없고, 선행발명과의 관계에서 모인 출원발명이 되는 것을 면하게 한 특허발명의 개량 또는 변경 부분(특허발명의 기술적 특징부)의 완성에 관하여 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이에 실질적인 협력관계 가 있어야만 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;765) ③ 모인출원이 실질적 동일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리 자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해766) 등도 같은 취지라고 볼 수 있을 것이다.

Jepson 형태의 청구항은 그 자체로 공지요소와 신규요소를 구별하고 있는 것이다. 그 러나 청구항이 Jepson 형태로 기재되어 있지 않은 경우에는 어떤 구성요소가 공지요 소이고 어떤 요소가 신규요소인지를 구별하기가 그렇게 간단하지 않다. 그러나 당해 발명을 공동으로 완성한 공동발명자라면 그 구성요소 중 어떤 것이 신규요소에 해당 하는지를 구별하는 작업이 그다지 어렵지 않을 뿐 아니라 당해 발명의 출원에 대한 심사과정에서 공지요소가 자연스럽게 드러나게 될 것이다. 구분된 구성요소 중 공지 요소는 지분율 산정과 관련이 없다. 이러한 개념을 유추할 수 있는 판례가 있는데 연 구자의 착상이 신규성 및 진보성을 갖추지 못하는 정도, 즉 공지기술의 범주에 속하는 경우 그 착상은 공동발명자가 되기 위한 착상에 미치지 못한다고 판단한 사례가 있다.

다. 모인심판제도의 신설 특허법 제99조의2가 규정하는 이전청구 제도는 피모인발명과 모인발명이 동일성의 범주 내에 있는 경우 활용될 수 있다. 만약, 피모인발명 A에 대하여 모인자가 개량을 하여 새로운 발명을 만든 경우 동 제도는 활용될 수 없다. 그 새로운 발명에까지 이전 청구를 허용하는 것은 모인자에 의한 발명적 부가를 피모인자가 무상 취득하는 또 다 591) 조영선, 앞의 책(2018), 186면(실질적 상호 협력을 설시한 판례(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결) 를 제시하며, 그 판례가 주관적 의사가 필요함을 설시한 것이라고 해석함). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 195 른 부당이익이 발생하게 된다.592) 그런 점에서 이전청구 제도는 그 활용범위가 매우 제한적이다.