구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
370
대법원 2003후2218 판결 인용 대법원 2009후2463 판결 인용
판결
⑥ 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3418
판결
⑦ 특허법원 2013. 12. 19. 선고 2013허5551
판결
⑧ 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허5493
판결
⑨ 특허법원 2011. 11. 3. 선고 2011허491
판결
952) 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하
더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수
없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호 및 특허법 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하
여 등록무효가 되기 위해서는 모인되었다고 주장되어지는 발명(이하 모인대상발명 이라 한다)과 실제로 출원
되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등
참조), 실제로 출원되어 등록된 발명은 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다.”).
953) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더
라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없
으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되
기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질
적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조). …… 공동발명자가 되기
위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적
인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와
실험만을 하였거나, 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고,
발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새
로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적
인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기
에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). …… 위 인정사실에
아래와 같은 사정들을 보태어 보면, 원고 대표이사 OOO은 피고 대표이사 OOO과 실질적인 협력관계에서 이
사건 제1항 발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, OOO과 OOO은 이
사건 제1항 발명의 공동발명자에 해당한다.”).
954) 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더
라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없
으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되
기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질
적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 참조).”).
955) 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결 [등록무효(특)](“그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하
더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수
없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의
해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에
실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선
고 2003후2218 판결 등 참조).”).
956) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결 [등록무효(특)](“발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는
권리의 승계인이 아닌 사람(이하 무권리자 라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술
적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통
상의 기술자 라 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가 삭제 변경에 지나지 않고 그로 인하여
발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에
그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결
참조). …… 이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이가 있다고 하더
모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안
371
구분 주요 내용
견해 1
성창익958)
실질적 동일성 기준에 비하여 실질적 기여라는 탄력적 기준에 따라 정당
한 권리자의 보호가 강화될 수 있다는 견해. 견해 2
권창환959)
실질적 동일성 여부를 중심으로 모인출원 여부를 판단하는 것에서 나아가
특허법의 조문에 충실하면서도 모인출원에 대하여 탄력적인 대처를 가능
하도록 하는 판단기준을 제시한 사례라는 견해. 견해 3
윤태식960)
종래 실무는 무권리자의 특허출원인지 여부 증 성명모용출원 여부를 ‘동
일성’ 기준에 근거하여 해결하려는 경향이 있었고 그러다 보니 구체적
타당성을 확보하기 위하여 ‘동일성’ 범위를 유연하게 해석할 수밖에 없
었으며 이에 따라 다른 곳에서 문제되는 ‘동일성’ 개념과의 혼란을 초
래한 면이 있었다. 본문판결(2009후2463 판결을 말함: 필자 주)은 종래의
관점에서 탈피하여 법문에 규정된 대로 ‘발명자인지 여부’, 즉 ‘기술
적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부’의 관점에서 무권리자
출원(모인출원)의 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다는 견해. 견해 4
손천우961)
실질적 동일성의 개념을 통해 무권리자의 등록특허가 무효인지 판단하는
것은 한계가 있으므로, 실질적 동일성(객관적 요건)의 범위를 넘는 부가구
성이 추가되거나 종전 구성을 변경한 경우에도 창작에 대한 실질적 기여
여부(주관적 요건)를 중점적으로 판단하여야 한다고 하면서 대상 판결을
지지하는 견해.
<표 37> 대법원 2009후2463 판결의 의미에 대한 학설
있는 2015허1430 판결, 2014허7707 판결 및 2017허5184 판결의 경우, 구체적 구성 대
비에 있어서는 ‘실질적 기여’ 여부를 판단하고 있지만 최종 결론에 있어서는 모인대상
발명과 특허발명의 ‘실질적 동일성’을 판단하고 있는 점이 특징이다. 즉, 해당 판결에
서는 ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 볼 여지도 있
다.
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3. 중국의 첨부 법리
갑의 a 발명을 활용하여 을이 b를 보태어 (a+b)의 발명을 한 상황이 민법에서의
첨부의 상황과 유사하다. 첨부의 개념은 “소유자를 달리하는 여러 물건들이 결합하여
1개의 물건으로 된 경우(부합·혼화) 또는 타인의 소유인 동산에 노력을 가해 새로운
물건을 만들어 낸 경우(가공)에는 그 복구를 청구할 수 없도록 하는 것이 당사자들에
게는 물론이고 사회, 경제적으로도 유리한 경우도 있다”는314) 점에서 출발한다.
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위 사항들 외에 2차적 요소들은 지분율 산정에 직접적인 영향을 미치지 않는다. 그
러한 2차적 요소로는 “(1) 배경지식(prior art 또는 background knowledge)의 제공,
(2) 공동연구개발에 참가한 기간, (3) 설비, 자금, 인력 등 연구를 위하여 필요한 환경
의 조성을 위하여 공헌한 정도, (4) 공동발명자의 동기유발명을 위하여 공헌한 정도,
(5) 직급 등을 들 수 있다.”68) 2차적 고려요소가 공동발명자 지분율 산정과 직접적인
관련이 없는 것이 사실이나, 발명에의 헌신, 도움이라는 측면에서는 외면하기 어려운
성격을 가진다. 2차적 요소까지 고려하는 지분율 산정방법의 개발이 필요하다고 본다.
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3) 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결(33.3%)
원고 및 소외 D, E는 대상 직무발명을 공동으로 발명하였다. 원고는 본인의 지분
율이 40%가 되어야 한다고 주장하였다. 법원은 공동발명의 경우 공동발명자 사이에
지분에 대한 약정이 없는 경우에는 지분율을 균등하게 추정하여 한다는 법리를 제시
675) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결(“위 기술료 가운데 원고 회사가 피고들의 배임행위로 얻지 못한
이익 상당액은 피고 2 지분에 상응하는 금액에 한정된다고 할 것이다. 또한 2인 이상이 공동으로 발명한 때에
는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데(특허법 제33조 제2항), 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게
정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하
지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서
특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는
경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다.”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
233
기능 해당 발명 공보 기재 발명자 원고 주장 발명자 원고의
지분율(%)
제1 기능
제1 발명 원고, J, K, L, M 원고, J, M 20%
제5 발명 원고, J, K, AI, AJ 원고, J, K, AI 20%
제9 발명 원고, J, K, AI, AJ 원고, J, K, AI 20%
제2 기능 제11 발명 원고, BD, BE, BF 원고, BE, BF 25%
제12 발명 원고, BD, BE, BF 원고, BE, BF 25%
<표 21> 지분율 산정 사례(서울중앙지방법원 2013가합517131 판결)
하고, 원고가 다른 발명자들보다 더 큰 기여를 하였다고 인정할 수 있는 증거가 부족
하고 달리 볼 증거가 없으므로 원고의 지분율을 33.3%로 판시하였다.
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가) 미국식 입법(pre-AIA)
모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 입법에 의해 모
인의 성립 범위를 진보성 범위까지 확장할 수 있을 것으로 보인다. 2011년 개정 전 미
국특허법의 경우 제102조(f)항에 따라 특허출원에 관한 발명이 발명자가 아닌 자에 의
해 이루어진 경우 특허를 받을 수 없었고, 제102조(f)항 선행기술을 포함하여 모든 유
형의 제102조(신규성 및 권리 상실 규정) 선행기술이 제103조 비자명성 판단에 활용될
수 있는 점이 특징이었다. 이러한 법리에 따라 제102조(f)항 선행기술이 다른 선행기
술과 함께 비자명성 판단에 고려된 사례도 미국에서는 존재하는데,984) 이와 같은 제도
983) ‘실질적 기여’ 기준의 외연이 불명하다는 비판이 있을 수 있는데, 판결례의 축적을 통한 해결이 필요할 것이
다.
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배심원은 피고가 원고의 영업비밀을 유용하였다고 판단하였으며 판사도 배심원의
그 판단이 실질적인 증거에 의하여 뒷받침된다고 인정하였다. 나아가 배심원은 해당
제품으로 인한 과거 순매출액의 5%를 그 영업비밀 유용에 대한 배상액으로 책정하였
다.528) 법원은 원고가 청구한 침해금지명령의 청구를 받아들이지 않고,529) 그대신 계
속실시료(ongoing royalty)를 인정하며 미래 순매출액의 5%를 손해배상액으로 책정하
였다.
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구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
10
거절이유 무효사유 모인 여부(동일성) 판단 기준
가는 동일성에 영향을 미치지 않음(하급심 판결)
출원일 소급제도 특허권 이전청구제도
우리나라 ◯ ◯
일본 ☓ ◯
미국 ◯
(derivation proceeding을 통한 구제) ☓
독일 ◯
(우선권 제도)
◯
(특허출원 이전청구제도)
영국 ◯
◯
(특허청장에 의한 출원인 명의변경)
모인자 기여의 취급
우리나라
① 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(공동발명자가 되기 위해서는
발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야)
② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결(공동개발 종료 후 단독으로
개량 출원: 공동발명이며 공동출원규정 위반으로 무효)
③ 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨.
Ⅲ. 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제
모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제도(혹은 우선
권 제도)와 특허권 이전청구제도를 모두 구비한 국가는 우리나라, 독일(우선권 제도),
영국이다. 일본의 경우 출원일 소급제도가 오래 전 폐지되었고, 미국의 경우 다른 주
요국에서 인정되는 형태의 특허권 이전청구제도는 없다. 독일의 경우 특허권 이전청
구제도 외에 특허출원 이전청구제도도 같은 조문에서 함께 규정되어 있으며, 영국의
경우도 특허권 이전청구제도 외에 특허청장에 의한 출원인 명의변경도 가능하다.
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법원은, 피고는 원고에게 2013년부터 증가한 피고 공장의 악취 발생 문제를 개선할
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
32
기회를 충분히 주었고, 기존에 원고로부터 공급받아오던 미생물제 대신 경북대학교
산학협력단과의 산학협동 연구를 반영한 신규 미생물제를 공급받기 위한 입찰 절차에
참여할 기회도 주었으며, 원고와 피고의 미생물제 공급 거래 관계가 종료한 것은
2015. 6. 14. 계약 기간이 만료되고 원고가 피고의 신규 미생물제 입찰 절차에서 낙찰
받지 못했기 때문일 뿐 아니라, 피고의 신규 미생물제 입찰 절차에서 부당하게 원고가
아닌 다른 업체가 낙찰자로 선정되었다고 볼 만한 사정은 발견되지 않는다는 점을 근
거로, 원․피고 사이의 미생물제 공급 거래 관계가 원고의 부당한 거래 거절 행위로
중단되었다고 할 수 없다고 보았다.
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<연방대법원의 판단>
(i) 상고심은, 항소심이 정당한 권리자의 발명과 모인특허의 동일성 여부를 판단함
에 있어서 차이점을 강조하는 방식으로 접근한 것을 신랄하게 비판하였다. 연방대법
원은 우선 항소심이 청구항을 그 문구에 따라 해석하였다고 전제하고, 명세서에 쓰여
있는 주름살 장점이 청구항에 포함되어 있지 않다는 이유로 특허의 보호범위를 그에
따라 제한하여 판단한 것은 적절하지 않다고 판시하였다. 연방대법원의 해석에 따르
면, 특허발명에 대한 공동발명자인지 여부는 단지 청구항 및 거기에 내포된 특징적 요
소만에 의해서가 아니라, 명세서나 도면에 포함되어 있는 사항을 포함하여 특허출원
명세서의 전체 내용을 기준으로 판단하여야 한다는 것이다.
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미국에서는 특허등록원부에 기재된 공동발명자 기재가 정확(유효)한 것으로 추정
하며,584)585)586)587) 특허의 유효가 추정되듯이 발명자 기재의 맞음도 추정된다.588)
나. 공동발명자를 정의하는 규정의 신설
581) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591 판결(“기술개발에 관여한 사람들 가운데 누구를 발명자로 볼 것인지는
규범적으로 판단할 사항이지 당사자들이 경험에 의하여 알고 있는 사실관계의 문제가 아닌 점 ...”),
582) 민사소송법 제358조(“사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(拇印)이 있는 때에는 진정한 것
으로 추정한다.”).
583) 민사소송법 제356조 제1항(“문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정한 때에
는 이를 진정한 공문서로 추정한다.”).
584) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 82 (2013) (“For the most part, courts view incorrect inventorship
claims with skepticism because inventorship on an granted patent is presumed to be correct.”).
585) Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 980 (Fed. Cir. 1997).
586) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in
the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 394 (2013) (“After a patent has issued, there is a heavy
presumption that the inventors named in the application are the correct inventors--that is, they are true
inventors, and they are the only true inventors.”).
587) Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1474 (Fed. Cir. 1997) (“Dr. Razavi did not meet his
burden of establishing undisputed facts to show that Dr. Ewen made no contribution to the conception of
the invention ... or a contribution that was qualitatively insignificant.”); Arbitron, Inc. v. Kiefl, No.
09-CV-04013 PAC, 2010 WL 3239414, at *5 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2010) (“Inventors named in an issued
patent are presumed to be correct. Eli Lily, 376 F.3d at 1358.”).
588) Gemstar-TV Guide Int'l, Inc. v. ITC, 383 F.3d 1352, 1381 (Fed. Cir. 2004) (“Because a patent is
presumed valid under 35 U.S.C. §282, there follows a presumption that the named inventors on a patent
are the true and only inventors.”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
193
현행 특허법 제33조 김승군·김선정 개정방안
① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법
에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있
는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특
허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경
우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수
없다.
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