신화 _ 미 NBA 스타들 “경기장 노동자 월급 내가 부담” | 군포철쭉축제

④ 원고는 피고 회사의 설계팀장으로서 인스콘테크로부터 요청받은 위와 같은 기술적인 문제들을 해결하기 위한 실무적인 작업을 수행하였다. 그 일환으로 원고는 2007. 2. 16.과 2007. 7. 4.에 한국 훼스토(festo) 사의 박성준 으로부터 이메일을 통하여 ‘인스콘테크 기존 납품 거래명세서(광센서 셑, 실린서 셑, 솔밸브 셑, 부수자재)’, ‘압 력/진공 센서 SDE1 사용설명서’ 등을 제공받았고, 2007. 5. 26. 서원실업상사로부터 ‘진공펌프'를 구매하기도 하였다.

Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 86 (2013) (“An idea is definite and permanent when ‘only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.’”) (citing Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994)). 205) Shum v. Intel Corp., 2010 WL 5256637, *14 (Fed. Cir. 2010) (“A joint inventor ‘must contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention [and] make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention.’”). 206) USPTO, MPEP § 2137.01 (8th ed. Rev. 8, July 2010). 207) Id. (“The threshold question in determining inventorship is who conceived the invention. Unless a person contributes to the conception of the invention, he is not an inventor . . . [i]nsofar as defining an inventor is concerned, reduction to practice, per se, is irrelevant [except for simultaneous conception and reduction to practice] . . . .”) (citing Fiers v. Revel, 984 F.2d 1164, 1168 (Fed. Cir. 1993)). 208) 심지어, 발명자가 완성한 착상(발명)을 변리사가 청구항으로 표현하는 과정에서 새로운 발명(착상)을 하는 경우도 많다. 특히, 발명자가 착상한 바를 독립항으로 표현한 후 그 독립항에 부가될 종속항을 설계하는 과정 에서 새로운 착상을 하게 된다.

그와 관련하여 법원은 조성물에 관한 발명의 착상(완성)은 그 조성물의 화학구조를 특정하는 것과 동시에 그 조성물을 합성(제조)하는 방법을 특정하여야 한다는 법리를 제시하였다.550) 그 법리에 따르면 신규한 합성법을 제공한 자와 그 합성법을 사용하여 신규한 조성물을 합성한 자는 공동발명자가 될 수 있을 것이다. 물론, 합성법이 이미 알려진(공지의) 것이라면 그 합성법을 제공한 자가 공동발명자가 될 수는 없다.551) 그 런데 대상 사안에서는 원고의 합성법은 신규한 것이었고 공개되지 않은 것이었다.

기여의 정도는 일반적으로 “(가) 기술적인 불가결성의 정도, (나) 기술수준, (다) 유 용한 것으로 고려된 정도, (라) 특허발명에서 기여한 특징적인 구성요소의 수(예: 청구 항의 수), (마) 구성요소의 특징 정도 (바) 신규성, 진보성의 정도와 같은 요인을 갖춘 것으로 생각된다.”182) 간접적으로 가담의 주관적 관여는 “상담 → 의견교환 → 조언 → 지도 → 교시 및 관여의 정도는 강해진다. 이 기술내용은 위의 일반적인 요인 외에, 특히 “가담”의 성 격에서, 일반 또는 개별, 추상적이나 구체적하거나 관여 기간, 관여의 효과 정도 등을 고려하게 될 것이다. 결국, 관여의 형태와 내용을 고려하여 기여 정도가 결정된다. 결 합적 기여에는, 직접적인 기여와 간접적으로 가담을 맞춘 기여에 대한 기여 정도가 결 정된다.” 183) 또한 원리 또는 모델에만 불가결한 기여를 했다고 해도 다른 관계자의 발명 전체 에 대한 기여와의 관계에서 공평의 견지에서 발명자가 될 수 없는 것도 있다고 생각 된다.184) 원리·모델에의 직접적인 기여는 간접적인 가담에 비해 명확하기 때문에, 직접적인 기여의 정도를 먼저 고려하게 된다. 간접적으로의 가담의 정도는 직접적인 기여의 정 도도 고려하여 구한다.185) の両方に相当な寄与をした者について、原理またはモデルのウェイトが小さい方のみへ寄与した者との関係で、 発明者としてよい場合が生じ得ると思われる）。”). 182) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“寄与の程度は、一般に、 (イ)技術的な不可欠性の程度、（ロ）技術レベル、(ハ）有用と考えられる程度、に特許発明であれば、寄与した 特徴的な構成要素の数（例、請求項の数）、(ホ）構成要素の特徴の程度、A新規性、進歩性の程度のような要因 から成ると考えられる。”). 183) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“。間接的加担における主観 的関与については、相談→意見交換→助言→指導→教示（第6章p.88）と関与の程度は強くなる。一般に、相談で は不十分であるが、助言・指導ではその技術的内容により、教示では関与はより十分と考えられる。この技術的 内容は、上記の一般的な要因の他に特に「加担」の性質から、一般的か個別か、抽象的か具体的か、関与の期 間、関与の効果の程度などを考慮することになろう。結局、関与の態様と内容を考慮して寄与の程度が決せられ る。結合的寄与では、直接的寄与と間接的加担を合わせた寄与について、寄与の程度が決せられる。”). 184) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“また、原理またはモデルの みに不可欠な寄与をしたとしても、他の関係者の発明全体への寄与との関係で、公平の見地から発明者となり得 ないこともあると思われる（例えば、原理またはモデルの一方のウエイトが極めて小さい発明で、ウェイトが小 さい方に不可欠な寄与をした者について生じ得ると思われる）。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 100 각 발명자의 발명에 대한 기여(정도) = 원리에 대한 기여 + 모델에 대한 기여 = 원리 중요도 × 원리에 기여 정도 + 모델의 중요도 × 모델에 대한 기여 정도 <표 8> 지분율 산정기준(影山) (2) 지분율 산정기준 위 언급한 원리 모델의 중요도, 원리·모델에 대한 기여에 맞춰 공동발명의 경우 각 발명의 발명에 대한 기여(정도)를 다음 공식과 같이 정량적으로 구한다.186) 관계자의 주관적 관여에 의하여 기여 정도는 알기 어렵기 때문에, 객관적 측면에 직접적으로 기여한 다른 관계자의 기여와의 비교를 적절히 고려한다. 또한, 상기의 기 여비율은 발명자의 인정의 당부를 되돌아보는 의미도 있다. 187) 3) 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차 대상 발명에 대한 발명의 특정에 따라서 다르게 판단한다. 그래서 물체계 또는 물 질계 발명을 분류하고, 발명자의 인정을 향해서, 정량적으로 발명자의 지분율 산정방 법을 제시한다. 이하는 기본적인 절차에 대한 影山책 123~126면을 요약 정리한 것이 다.

<연방대법원의 판결> 상고심은 원고의 상고를 인용하였다. 연방대법원은 항소심 판결을 파기하고 새로 심리하도록 사건을 원심법원으로 환송하였다. 즉, 항소심이 법적 잘못 없이 확정한 사 실관계에 따라 특허에 대한 단독권리의 이전을 구하는 원고의 청구는 이유가 없지만, 원고에게 공유에 기초한 지분이전청구권이 있다는 점을 배제할 수 없다고 판시하였 다.

대상 발명 5의 발명자는 P8만이다. (iii) 피고 A가 이 사건 특허발명을 무단으로 출원한 것인지 여부 원고는, 원고가 이 사건 본약정과 추가약정에 따라 피고 A에게 2억 원을 지급하였 으므로, 피고 A는 원고에게 이 사건 특허발명을 양도하였어야 함에도 그 의무를 다하 지 아니한 채 무단으로 위 발명을 탈취하여 피고 주식회사와 특허출원을 하였다는 취 지로 주장하였지만 법원은, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명은 이 사건 본약정 당시 피고 A가 원고에게 양도하기로 한 서지보호기술에는 포함되지 않는 것으로 보 이므로,717) 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다고 판단하였다.

첫째, ‘특허를 받을 수 있는 자’에 대해 규정하고 있는 특허법 제33조를 개정하여, ① 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정 당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점, ② 피모인자와 모인자의 공 동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하 여 규정하고, 관련 조문을 이에 따라 정비하는 방안이 가능할 것이다. 둘째, 무권리자 특허출원에 대한 특허요건 특례 규정을 두고, 무권리자에 대해서는 예외적으로 비공지 모인대상발명을 진보성 판단의 선행기술로 활용하도록 하는 방안 결 론 429 인데, 무권리자 출원 특허에 대해서는 ① 모인대상발명만을 근거로 진보성 판단을 허 용하는 방안과 ② 모인대상발명 단독으로 또는 모인대상발명과 다른 공지 선행기술의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

15) 중기부/산자부/공정위/특허청, 중소기업 기술탈취 근절대책, 18. 2., 7-9면. 이와 같은 내용 중, ① 영업비밀 요 건을 완화하고(‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’ → ‘비밀로 관리된’) ② 영업비밀 침해행위 등에 대한 벌칙 강화하는(부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 지정된 장소 밖 으로 무단유출하거나 영업비밀 보유자로부터 영업비밀의 삭제 또는 반환을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위 등도 영업비밀 침해행위로서 처벌하도록 하고, 영업비밀 침해행위에 대한 벌칙을 종전에는 원칙적으로 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 한 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금, 그 밖의 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금으로 하던 것을, 앞으로는 각각 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금, 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금으로 상향함) 내용의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(의안번호: 17079)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가 결되었다.

다. 구체적 방안 1) 방안 1(해석론으로 해결: ‘실질적 기여’ 기준) 2011년 개정 전 미국 특허법(pre-AIA) 제102조(f)항 및 제103조를 제외하면 주요국 특허법 규정 중 비공지 모인대상발명을 진보성 판단의 선행기술로 포섭하는 입법례는 없는 것으로 보인다. 출원 시 통상의 기술자가 활용가능한 선행기술을 전제로 한 진보 성 판단의 틀을 유지하는 측면에서는 미국식 입법이 바람직하다고 보긴 어렵다.