부츠> [책]_김영하_7년_만_장편소설_‘작별_인사’…밀리의_서재서_선공개 | 군포철쭉축제

676) 서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 선고 2013가합517131 판결에서 발명자 지분율을 산정하며 법원이 작성한 표 를 참조한 것이다.

공동발명자 간의 지분율을 산정하는 (실무에서 도움이 될 수 있는) 방법은 影山光 太郎(카게야마 코우타로우) 이론이 주목된다. 그 이론은 발명의 과정을 원리를 정립하 는 단계 및 그 원리를 실현하기 위한 모델을 설정하는 단계로 나누고 그 두 단계에 창 작적 기여를 한 정도를 고려하여 지분율을 산정하게 한다. 다소 이해하기 어렵다는 점, 기여의 정도를 판단하기가 명확하지 않다는 점 등이 그 이론의 단점으로 지적될 수 있으나, 적어도 화학분야의 발명에 대해서는 동 이론을 적용할 여지가 있다고 평가 된다.

“① 우선, 정한이 작성한 내용 중 많은 부분이 원고의 제안에 의하여 이루어 진 것이라면, 이 사건 특허신고서의 핵심내용으로 보이는 종래기술의 동작설 54) 부산고등법원 2005. 10. 14. 선고 2004나1486, 1493 판결(“오히려, 갑 제66호증, 을 제2 내지 5호 증, 을 제6호 증의 1 내지 3, 을 제7호증의 1, 2을 제 19, 20호증, 을 제 36 호증의 1, 2의 각 기재와 제1심 증인 □, □, 당 심 증인 □의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 □ 설립시인 1987년경부터 제조·판매하던 화인 드럼 스크린 프레스 (Fine Drum Screen-Press)와 □이 1995, 12. 20.자 계약에 의하여 경남 사천환경사업소에 납품한 종합 처리장치 (을 제24호증)를 서로 연결하여 사용하면서부터, 이들을 하나의 기계에 결합시키고 거 기에 여액저장조를 부가하여 그 크기를 축소 시키면 하나의 효율적인 종합 전처리기계가 될 수 있겠다는 착 상을 하였고 (이러한 착상은 이 사건 특허출원의 범위에 기재되어있는 발명 구성요건과 대체로 일치한다), □ 의 기술개발팀에 그러한 장치의 개발방향을 제시하거나 개발 과정에서 개선하거나 보완해야 할 점 등을 세부 적으로 지시하였고, 원고는 피고의 지시에 따라 기술 개발팀 소속□, □등과 함께 피고의 착상에 따른 제품 개발을 위해 스케치, 설계 도면 작성 등의 실무 정리 작업을 한 사실, 피고는 1997. 5. 22. □변리사에게 이 사 건 발명품의 특허 출원을 위임하면서 특허출원비용 또한 스스로 부담 한 사실, 피고는□ 이사건 발명품의 특 허출원 당시 변리사 □으로부터 장차 한국환경기계(주)와의 특허권 분쟁이 발생할 경우, 피고가 분쟁에 지나 치게 개입되어 □의 운영에 지장이 있을 것이 우려되는 바, 원고를 발명자로 출원하면 이러한 우려에 대비할 수 있을 뿐만 아니라, 피고의 특허권 보유에도 아무런 문제가 없다는 설명을 듣고 원고를 발명자로 특허출원 한 사실, 원고는 2001. 6. 30. □을 퇴사한 후(퇴사 이전 인 1998. 30.과 1999, 30, 합계 40,000,000원의 퇴직금을 중간 정산 명목으로 이미 받았다) 2002 11. 18, 이 사건 소를 제기하기까지 16개월 이상 특허권 양도에 따른 보상을 요구한 적이 전혀 없었던 사실 등을 인정할 수있는 바,”). 55) 부산고등법원 2005. 10. 14. 선고 2004나1486, 1493 판결(“위 인정 사실에 의하면, 이 사건 특허출원의 범위에 기재되어있는 발명 구성요건의 전부 또는 일부에 대하여 구체적이고 새로운 착상을 한 자, 즉이 사건 발명품 의 특허 발명자는 피고 라 할 것이다.”). 56) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 61 명과 이 사건 발명의 동작설명 등에 관한 내용 및 그러한 내용에 관한 도면 이 기재되어 있는 이 사건 특허신고서의 1 내지 6면, 9 내지 12면에 많은 수 정이 가해졌을 것으로 보임에도 불구하고, 그러한 부분은 정한이 작성한 그대 로인 채 전혀 수정된 흔적이 없고, 단지 'How', ‘Why?' 등 이 사건 발명에 대 한 설명과정에서 부가된 것으로 보이는 내용만 추가로 기재되어 있는 점, ② 이 사건 발명의 핵심은 오디오를 모노음이 아닌 스테레오음으로 출력시키는 것이고, 이 사건 특허신고서에도 그러한 내용이 수기로 명확히 기재되어 있는 바, 이 사건 발명이 이루어질 당시 연구부서가 아닌 특허부서에서 특허출원업 무를 담당하고 있던 원고가 이 사건 발명의 실질적인 아이디어를 제공하였다 면, 그러한 아이디어가 기재된 부분 및 아이디어를 실현하는 내용이 기재된 부분 혹은 전체 내용을 자신이 직접 작성하거나 아니면 정한으로 하여금 수 정된 청구항을 다시 기재하도록 하여 모든 내용을 정한이 작성하도록 한 후, 정한으로부터 공동발명자임을 확인받는 형식으로 자신이 이 사건 발명의 공 동발명자라는 증거를 남길 수 있는 여지가 많았다고 보여짐에도 불구하고, 원 고가 특허부서의 본래 업무인 청구항의 수정과 관련하여서만 자신이 직접 수 기로 이를 수정한 점.” 마. 발명자의 기재 추정력 특허신고서에 기재된 발명자는 공동발명자로 추정된다는 사건을 소개한다. “가라 오케-콤팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치” 발명의 사건에서57) 법원은 “원 고가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된 다고 할 것이다”라고 설시하였다. 본 사건에서 법원은 발명자의 기재에 추정력을 인 정하면서 원고는 특허신고서에 공동발명자로 기재되지 않았고 “단지 특허출원과 관 련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창작 행위라고는 볼 수 없으므로, 원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것 이다”라고 판시하였다.58) 박막증착장치 및 그 방법 등 발명의 사건에서 법원은 원고가 박막증착장치 및 그 방법에 관한 특허발명의 출원서에 발명자로 기재된 점을 인정하고, 원고가 대상 발명 의 “공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 대상 발명의 공 동발명자로 추단하였다.”59) 57) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 58) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 62 반면, 발명자 기재의 추정력을 인정하지 않은 판례도 존재한다. 피리벤조심 등 발 명의 사건에서60) 원고는 특허출원서에 발명자로 기재되었지만 법원은 추정력을 부정 하고, 대상 발명의 발명자는 “실체적·객관적” 기여에 따라 판단하여야 한다고 설시한 후 원고를 공동발명자로 인정할 수 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.61) “특허출원 시 실제로 발명자가 아님에도 같은 연구팀의 팀원들을 공동발명자 로 기재하는 경우가 많고 발명자 기재에 대해서는 근거자료를 제출하지 아니 하고 심사관 또한 이를 심사하지 아니하여 특허출원 시 발명자로 기재되어 있다고 하더라도 실제 발명자로 추정되는 것은 아니므로 직무발명 보상을 받 을 수 있는 발명자는 특허출원서 발명자란의 기재 여부와 관계없이 실체적·객 관적으로 정하여져야 한다. 특히 관리자의 경우 구체적인 착상을 하고 부하에 게 그 발전 및 실현을 하게 하거나 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가 한 자, 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로 운 착상을 가하여 발명을 완성한 자, 소속 부서내의 연구가 혼미하고 있을 때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 자 등은 공동발명자에 해당하지만 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자, 구 체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자, 부하의 착상에 대하여 단지 양부의 판단을 한 자 등은 공동발명자에 해당하지 않는다.” 위 판결은 ① 실무에서 발명자 기재가 정확하지 않은 사례가 많다는 점 및 ② 심사 관이 발명자 기재의 진실성에 대하여는 심사를 하지 않는다는 점을 이유로 발명자 기 59) 서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결(“원고가 이 사건 제1특허의 출원서에 발명자로 기재된 점은 앞서 인정한 바와 같고, 원고가 이 사건 제1특허의 발명제안서를 작성한 사실은 피고도 다투지 않으므로 원고 가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 이 사건 제1특허의 공동 발명자로 추단할 수 있다. ... 그러나 원고가 피고 회사를 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관 련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 앞서의 추단을 뒤집고 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자가 아니라고 인 정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.”). 60) 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결. 61) 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결(“원고는 이 사건 제1특허발명에 포함되는 3%, 5% 유 제를 개발하였다고 주장하나 유제의 농도는 각 나라별로 관행적이고 일반적인 살포물량이 존재하는 경우 저 절로 결정되고 그 조성과 관련하여 새로운 착안이 필요한 것은 아닌 점을 더하여 보면, 원고 입사 이전부터 피고 회사는 피리벤족심 제제의 제품화를 위하여 연구를 진행하여 왔고 그 제제를 유제로 하는 실험까지 하 여 왔으므로 원고가 피리벤족심 제제의 조성을 청구범위로 하는 이 사건 제1특허발명과 관련하여 새로운 착 안을 한 바 없고 실험 과정에서 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 것에 불과하다고 보인다. 원고는 이 사건 제1특허발명과 관련하여 실제적인 발명 자에 해당하지 않는다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 63 재에 대하여 추정력을 인정하지 않았다. 대상 판결은 발명자 기재에 추정력을 인정한 선행 판결들과 상충하는 것이고 이러한 상충은 향후 대법원 판결에서 해소되어야 할 것이다.

이러한 점에 비추어 보면, 제99조의2 적용에 있어 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위에 대해서는 판결례의 축적이 필요한 상황이 아닌가 생각된다.

나. 影山光太郎(카게야마 코우타로우) 이론 1) 발명자의 법리 가) 발명의 개념 발명의 성립에 대하여 종래의 2단계론(藤幸朔)에 따르면 그 목적을 달성하기(과제 를 해결하기) 위해 ① 착상을 하고; ② 그 착상을 구체화함으로써 발명이 완성된다고 한다. 실무에서 많은 판례도 2단계론(藤幸朔)을 적용하고 있다.121) 影山론은 그 2단계 론보다 진일보한 구체적인 주장을 하는데, 이하에서 그 이론을 소개한다.

한편 대법원 2009후2463 판결에 대해 학설은, 모인의 성립 범위 측면에서 실질적 동일성 기준보다는 넓은 의미로 보는 것으로 이해되는데, 다만 그 외연에 대해서는 견 해가 일치하는 것 같지는 않다.

667) 東京地方裁判所 平成30年5月29日 平成27年(ワ)第1190号 判決(“こうした共同発明者各自の発明に対する貢献の 程度は，特段の事情がない限り均等であると認めるのが相当であるところ，本件の証拠上，上記各発明者のうち 本件実施発明の着想から特許取得までの過程において有意に主体的に関与した者がいることを裏付ける客観的な 証拠はない。原告は，発明者以外にも開発に携わった者の氏名を発明報告書や特許出願の願書における発明者と して記載する慣習が被告にあり，発明完了後のコーディングをした者や開発の長にある者が記載されていると供 述する（原告本人〔３，４〕）が，これを直ちに裏付ける証拠はないし，本件発明に係る発明報告書（乙２７～ ３６）において必ずしも開発の長にある者が記載されていないことに照らせば，上記供述を採用することはでき ない。そうすると，本件において，共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は均等であると認めるのが相当で ある。”). 668) 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決(“本件発明１等については，本件特許１等の出願 時に「発明者」とされた原告，Ｄ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｇ及びＨの７人が実際に発明者であること自体は当事者間に争 いがないところ，前記イないしエの検討結果によれば，本件発明１等の特徴的部分への創作的貢献に関しては， （１）着想段階では，〔１〕Ｈが重合禁止剤を●（省略）●から変更する契機を作った上で，〔２〕●（省略） ●が●（省略）●としてソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を用いるという本件発明１等の特徴的部分を着 想，提案し，〔３〕本件プロジェクトのチーム（上記「発明者」では●（省略）●以外の６人）においてそのよ うに着想が固まっていき，（２）着想を具体化する段階では，〔４〕原告がペーストを作成して岡山樹脂生産部 に送付し，〔５〕岡山樹脂生産部において，Ｂ及びＦが，実機と同様の方式による実験をして，●（省略）●と してソルビン酸を用いた場合の色相改善効果を確認し，〔６〕その後も岡山樹脂生産部において，Ｂらが実機に よる実験をして，上記効果を再確認した，と認められる。”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 227 청구한 대상 발명 출원서 발명자 기재 제1 발명 X1 제2 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제5 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허1 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허2 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허3 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 고안 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ <표 20> 知財高裁 平成19年(ネ)第10056号 判決의 사안 “D 및 B의 공헌이 현저하고, H 및 F의 공헌이 그 다음으로 보여지지만 원고 의 지분율이 다른 발명자의 평균적인 공헌보다 높다고는 인정되지 않는다. 원 고는 실험보조자적 역할을 한 것을 포함하여 피고에서 프로젝트 팀을 중심으 로 연구개발 중에 대상 발명에 관여했음이 틀림없다. 그러나 특허청구의 범위 에 근거해 정해지는 특허발명의 기술적 범위에 관계된 사상의 창작에 대한 공헌이라는 의미에서는 핵심적인 공헌을 했다고는 인정되지 않지만 다른 발 명자 6명의 평균을 넘은 적극적인 공헌을 한 것으로는 인정하기에 부족하다 .”669) 아. 知的財産高等裁判所 平成21年6月25日 平成19年(ネ)第10056号 判決(16.7%=1/6) 원고는 X1, X2이고, 피고 회사는 브라더 공업회사이다. 이하 표는 출원서에 기재된 발명자이다.

특허법상 모인(冒認) 법리 259 상발명의 발명자로 보기는 어렵다고 판단하였다. 또한, 원고가 이 사건 모인대상발명 의 개발을 위해 연구 장비를 임대하여 지원하였다하더라도, 이러한 사정만으로는 원 고의 직원들이 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것 으로 볼 수 없다고 하였다.