복합기> 관광택시_각_지역_넘어_다닐까…ICT_규제샌드박스_8차_심의 | 군포철쭉축제

“착상 자체가 새로운 것이라면 그 착상을 한 자가 진정한 발명자이고, 새로운 착상을 구체화한 자 역시 그 구체화가 통상의 기술자에게 자명한 것이 아닌 이상 발명자로 평가하여 공동발명자로 취급하되, 위 착상은 상당한 정도로 구 체적인 것이어야 하며 추상적으로 기술적 문제점을 해결하는 ‘방향성’만을 제 시한 정도로는 발명에 창작적으로 관여한 것으로 평가할 수 없다.”426) 422) 李素華, “專利法之發明人主義及發明人之認定”, 月旦法學教室, 163期, 2016, 34-35頁(“循此脈絡，對發明之完成 有「實質貢獻之人」，乃爲完成發明而進行精神創作之人其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」 （conception），並進而提出具體而可達成改構想之技術手段。”). 423) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須 就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。 惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段 實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。”). 424) (“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是 在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究 或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付 諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際 驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計 畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研 發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴 儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工 程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人。”). 425) 陳秉訓, “論共同發明人之認定與管理”, 全國律師 19卷10期, 2015, 12頁. 426) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 226-227면 참조. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 155 o 새롭고 구체적 착상 = 발명 - 새롭지 않은 착상 ≠ 발명 - 구체적이지 않은 착상 ≠ 발명 o 그 착상의 자명하지 않은 구체화 = 공동발명427) - 그 착상의 자명한 구체화 ≠ 발명 <표 11> 착상과 구체화(조영선 교수 설명) 위 조영선 교수의 설명은 다음과 같이 요약될 수 있다.

6) 서울고등법원 2011. 1. 20.자 2010라1665 결정(항고 기각); 대법원 2011. 5. 26. 2011마276 결정(심리불속행 기 각). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 28 사업자에게 미리 주도록 하는 내용(제12조의3제2항 신설)과 함께, ② 원사업자가 기술 자료를 유용하여 손해가 발생한 경우 발생한 손해의 3배까지 배상할 수 있도록 하고, 기술자료 탈취․유용에 대한 고의․과실의 증명책임을 원사업자에게 지우는 내용이 마련되었다(제35조 신설).8) 나아가 2018년 개정법(2018. 4. 17. 법률 제15612호로 일부 개정된 것)에서는 ① 원사업자 및 제3자에 의한 기술유용 행위를 원천적으로 차단하 고 수급사업자의 기술자료에 대한 보호를 강화하기 위해 원사업자가 수급사업자로부 터 취득한 기술자료를 제3자에게 유출하는 행위 또한 기술자료 탈취행위의 별도의 유 형으로 추가하였고(제12조제3항), ② 원사업자의 부당한 기술자료 요구 및 유용으로부 터 수급사업자를 장기간 동안 보호하기 위해 기술자료 요구·유용행위에 한해서는 조 사 시효를 현행 ‘거래종료 후 3년’에서 ‘거래종료 후 7년’으로 확대하였다(제23조제1 항). 나. 기술자료의 의미 하도급거래 공정화법에 기술자료 요구 금지 규정이 마련된 2011년 개정법에는 기 술자료에 대해 “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로 서 대통령령으로 정하는 자료”라고 정의하고 있었는데, 2018년 1월 개정(2018. 1. 16. 법률 제15362호로 일부개정된 것) 시 비밀관리성과 관련하여 ‘상당한 노력’이 ‘합리적 인 노력’으로 변경되었다.

- 69 - 므로 공표하였음 - 변리사 및 특허업무법인의 처분에 관한 운용기준(2016. 3.17) 변리사 및 특허업무법인의 처분에 관한 운용기준 평성(헤세이)24년 3월 26일 개정 평성(헤세이)28년 3월 17일 제1 처분에 관한 기본적인 사고방식 1. 일본변리사회의 처분 변리사 및 특허업무법인 처분에 대해서는, 회칙 제49조에서, 「회원이 법 혹은 법에 근거하는 명령 또는 회칙 혹은 회령을 위반한 경우, 또는 변리사답지 않은 중대한 비행이 있었을 경우에 있어서, 본회의 질서 또는 신용을 해쳤을 때」에, 회장이, (1) 「계고」 (2) 「본 회칙에 의해서 회원에게 주어진 권리 2년을 한도로 하는 정지」(이하 「권리정지」라고 한다) (3) 「경제산업대신에 대한 징계 청구」(이하 「징계청구」라고 한다) (4) 탈회 중 어느 하나의 처분을 행할 수 있다,고 하고 있다. ※상기(2)에서 말하는 권리란, 회칙 제34조에서 정하는 회원의 권리를 말한다. 이 하 같음. 또한, 변리사가 회칙 제57조 제2항 혹은 제3항, 제57조의 2 또는 제57조의 2의 2에 위반하고, 계속연수의 필요 단위수 또는 필수과목을 이수하지 않았을 때(계 속연수의무불이행)은, 회칙 제49조의 특례인 회칙 제54조의 2에서, 회장이, (1) 「계고」 (2) 「권리정지」 (3) 「징계청구」 중 어느 하나의 처분을 행할 수 있다,고 하고 있다. 2. 행위 종류, 기본양정의 설정, 가중, 경감 상기 처분에 대해서는, 미리, ①구체적인 행위의 종류와 그에 대응하는 양정(기본 양정)을 정한다(첨부자료). 게다가, ②처분과 관련된 사안마다 개별사정 등을 감안해, 기본양정에 가중 또는 기본양정으로부터 경감하여, 구체적인 사안에 적용하는 것으로 한다. 이러한 적용의 기준은, 처분의 실효성 등을 높이고, 또는 그 적절한 실시(공평성, - 70 - 투명성 등)을 담보하는 관점에서 유효하며, 또 이러한 기준의 존재는, 변리사에 대한 유저로부터의 신뢰성 등을 확보하는 것에 연결된다. 3. 중대한 처분의 적용 구분 회장으로부터 경제산업대신에의 징계청구 이상의 무거운 처분은, 문제가 되는 행 위 내용에 따라서 다음과 같이, 적용을 구분한다. ① 변리사법에 위반하고, 또는 변리사답지 않은 중대한 비행이 되는 행위로서, 의 뢰자에게 직접적으로 불이익을 주는 행위에 대해서는, 「징계청구」를 적용하고, ② ①이외로, 일본변리사회의 자치 관점에서 중대한 문제가 있는 행위에는 「탈 회」처분을 적용한다. 4. 기본양정표의 적용 기본양정표는, 종래의 심사위원회가 취급해 온 처분사례 등을 기초로 경제산업대 신에 의한 징계처분의 기본양정을 참고로 하여 책정했다. 단, 기본양정표는 어디까지나 심사위원회의 동심사부 및 복심부, 또 계속연수 이 수 상황 관리위원회의 판단을 참고로 해야 할 기본이며, 이러한 위원회 등의 양 정판단을 구속하는 것은 아니다. 현실에 발행하는 개별사례는, 사안마다 내용이나 배경이 다르고, 각각에 특징이 있기 때문에, 획일적으로 처분기본양표를 적용하는 것이 곤란 또는 적절하지 않는 경우가 상정되기 때문이다. 제2 처분대상이 되는 행위와 기본양정 처분의 대상이 되는 행위에 의해서, 기본이 되는 처분의 양정을 정한다. 또는, 「징계청구」는 의뢰자에게 직접적으로 불이익을 주는 행위나 법령위반 등을 대 상으로 하고, 「탈회」을 포함한 처분은 회내 자치 범위에서 완결하는 행위를 대 상으로 한다. 1. 행위의 종류와 기본양정의 설정 (1) 회칙 제49조 및 동제54조의 2에서 정해진 처분은, ①　문제가 되는 행위의 내용이나 정도에 따라서 단계적으로 적용될 것, 및 ②　같은 행위에는 어떠한 사정이 없으면 원칙으로서 같은 처분이 적용되는 것이, 처분의 실효성 등을 높이고, 또 그 적절한 실시(공평성, 투명성 등)을 담보하기 위해서 필요하다. 때문에, 구체적인 문제행위의 내용과 이에 대응하는 처분의 양 정(처분기본양정)을 정해, 변리사에 대한 신뢰성 등을 확보하는 것으로 한다. (2) 「행위 종류」에는 처분대상으로 해야 할 행위를, 변리사관련법규로부터 픽 업하여 열기하고, 더욱이, 해당행위에 위반한 경우의 「기본양정」을 4종류의 처 분항목 중 어느 것으로 할지를 정한다. 기본양정을 결정하는데 있어서는, 작년 사 - 71 - □ 제도 비교 및 시사점 ㅇ 변리사와 관련된 위원회에 대하여, 우리나라는 변리사법 제16조 (2014. 1. 31)에 의하여 「변리사자격․징계위원회」가 설치되어 있고, 일본은 경제산업성설치법 제6조 및 제7조(2013. 7.)에 의하여 「산업 구조심의회」가 설치되고 그 하부조직으로 「지적재산정책부회」가 설치되고 또 그 하부조직으로 「변리사제도소위원회」가 설치되어 서 변리사와 관련된 법률 및 정책, 제도의 심의를 하고 있는 점이 차이가 있음 - 이는 우리나라가 변리사 시험 및 징계 위주로 운영되고 있는 것에 비하여, 일본은 변리사의 제도 및 업무 등을 위주로 운영하고 있고 이를 통하여 제4차 산업혁명시대 등에 적극적으로 대응할 수 있는 변리사의 역할 및 업무를 고려하고 있는 점이 특이함 ㅇ 변리사와 관련된 위원회의 운영/정책방향에는 (ⅰ) 변리사 자격취득 과 관련된 사항, (ⅱ) 변리사 징계와 관련된 사항, (ⅲ) 변리사 제도 개선의 정책 또는 방향설정에 관한 사항을 고려하여야 하는데, 이에 회 정세, 특히 지적재산업무의 전문가를 표방하는 변리사에 대한 유저로부터의 시선을 배려하면서, 과거의 회원 처분의 실정을 밟은 후, 객관적인 시점에서 정해 야 한다. (3) 처분 적용에 대해서는, 「계고」와 「권리정지」는, 문제가 된 행위의 내용 에 관계없이 문제행위의 경중의 관점에서 적용하지만, 그것들보다 무거운 처분 적용에 있어서는, 변리사법에 위반하는 행위 및 변리사답지 않은 중대한 비행에 의해서 출원이나 특허권 실효 등 의뢰자에게 불이익을 준 경우에 대한 처분으로 서는 「징계청구」를 적용하고, 이에 해당하지 않는 중대한 것에 대한 처분으로 서는 「탈회」를 적용하는 것으로 한다. 2. 개별사안의 사정에 의한 처분의 가중과 경감 처분대상이 되는 사안은, 사안마다 다른 배경이나 경위를 가지고 있으므로, 그러 한 개별사정이나 주변사정(악의 정도, 위반기간의 길이, 반성의 유무, 피해회복 의 정도 등) 을 감안해, 기본양정에 가중 또는 기본양정으로부터 경감할 수 있는 것 한다.

다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 일본의 현행 특허법에 따르면, 자신의 발명이 모인자에 의해 출원된 경우 진정한 권리자는 신규성 상실의 예외규정(일본 특허법 제30조 제2항)의 적용을 받아 별도의 출원을 할 수는 있지만 당해 출원의 출원일이 모인출원일로 소급되지는 않는다. 구 특 특허법상 모인(冒認) 법리 293 허법(大正10年法)에서는 진정한 권리자의 출원이 모인자 출원의 출원일까지 소급되는 규정이 있었지만(大正10年法 第10条、第11条), 모인자의 출원 후에 출원한 제3자의 이 익보호를 중시하여 현행법에서는 해당 규정이 삭제되었다.777) 일본의 경우 종래 모인출원 등에 대한 진정한 권리자의 구제수단으로서 출원인 명 의변경이나 특허권 이전에 관한 특허법상 명문의 규정은 없었고, 판례상 ① 진정한 권 리자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다는 점에 대한 확인소송의 확정판결을 받음 으로써 단독으로 모인출원 등의 출원인 명의를 변경하는 것과778) ② 진정한 권리자가 스스로 출원한 후 제3자에 의해 양도증이 위조되어 출원인명의가 변경된 사안에서 특 허권의 이전등록을 청구하는 것이 인정된779) 바 있었다.780) 하지만 최근 모인 등이 발생하기 쉬운 상황임에도 불구하고 진정한 권리자가 자신 의 발명에 관한 특허권을 취득할 수단이 충분하다고 할 수는 없다는 점, 산업계로부터 도 모인 등에 관한 진정한 권리자의 구제수단으로서 진정한 권리자에 의한 특허권의 이전청구가 인정되길 희망하고 있다는 점, 독일 영국 프랑스 등 제외국에서는 진정한 권리자가 출원하지 않았던 경우에도 특허권의 이전청구를 인정하는 제도가 존재한다 는 점 등을 고려하여 2011년 특허법 개정(平成23年 法律第63号)에 의해 이전청구제도 를 도입하였다(일본 특허법 제74조).781) 라. 모인자 기여의 취급 1) 학설 개관 모인대상발명을 변경 개량한 발명이 모인출원으로 인정되지 않더라도 공동발명으 로 인정할 수 있는지 여부를 정면으로 다룬 판결례는 확인하지 못했고, 관련 학설상 논의는 다수 존재한다.

그러므로 실무에서 발명자 여부를 판단하는 것이 어려운 작업이 되었다.71) 나. 학설 발명은 사실행위이며 법률행위가 아니다.72) 특허법 제2조에 따르면 발명은 자연법 칙을 이용한 기술적 사상의 착장으로서 고도한 것을 말하기 때문에, “진정한 발명자 로 되기 위해서는 ... 기술적 사상의 창작행위에 현실에 관여하는 것(창작적 관여)이 필요하다. 그리고 어느 발명에 대하여 특허가 이루어지는 것은 출원 시점에 있어서 신 규성 및 진보성이 있는 발명을 공개한 대상이며, 특허법이 보호하려고 하는 발명의 실 질적 가치는 종래기술에서는 해결할 수 없었던 기술적 과제를 해결할 수 있는 신규한 것으로서, 구체적 구성을 가지고 공개된 해결 수단에 있는 것이다. 그렇게 하면, 진정 한 발명자로 되기 위해서는, 해당 특허의 청구범위에 기재된 발명의 구성 가운데, 종 전의 기술적 과제의 해결 수단과 관련되는 부분(발명의 특징적 부분)의 완성에 실질적 으로 관여하는 것이 필요하다.”73) 발명자와 관련하여 ‘착상’과 ‘구체화’의 개념을 정확히 설정하는 것이 중요하다. 그 와 관련하여 일본에서는 착상과 구체와의 개념에 대하여 구분이 명확하지 않은 것으 로 보인다. ‘새로운 착상’의 제공자가 발명자라는 설명이 있다.74) 그렇다면 (새로운) 착상이 완성된 경우 발명이 완성된 것으로 보는 것이다. 그런데 그 착상이 완성되지 않은 중간 상태에서 공개된 경우 그 착상자는 발명자가 될 수 없다. 일본에서는 완성 71) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年（ネ） 第10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント, Vol. 62　 No. 9, 2009, 102頁(“上記のとおり，「発明者」の認定は重要な問題であり，誰が真実の発明者であるか判断する ことは慎重に行われなければならない。しかしながら，特許法には「発明者」の意義・要件に関する規定は存し ない。そこで，「発明者」の意義・及び要件について判示した判例が重要な意味を持つことになる。”). 72) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 227면 참조. 73) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一 外2, 「知的財産法の理論と實務」, 新日本法規出版, 2007, 276頁(“真の発明者とさ れるためには、技術的思想の創作行為に現実に関与すること（創作的関与）が必要である。そして、ある発明に つき特許がされるのは、出願時点において新規かつ進歩性のある発明を公開した代償であって（中山信弘編 『注 解特許法上巻（第3版）I 230-240頁（青林書院、2000年））、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は従来 技術では解決できなかった技術的課題を解決し得る新規なものとして、具体的構成をもって公開された解決手段 にあるものである。そうすると、真の発明者とされるためには、当該特許発明の特許請求の範囲に記載された発 明の構成のうち、従前の技術的課題の解決手段に係る部分（発明の特徴的部分）の完成に現実に関与することが 必要である（三村・前掲）。”) 74) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁(“발명의 성립 과정을 착상의 제공(과제의 제공이나 과제해결의 방향부여)과 착상의 구체화의 이단계로 나누고, 각 단계에서 실질적인 협력 유무를 다음과 같이 판단한다(공동발명의 경우에 위와 같이 나누는 것이 편리한 경우가 많다). 제공한 착상이 새로운 경우 착상(제공)자는 공동발명자이다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 70 되지 않은 착상(미완성 발명)을 완성하는 행위를 구체화라고 보며 그 구체화를 한 자 를 발명자로 본다.75) 산업구조심의회 지적재산정책부회의 한 자료가 발명자 관련 판례의 인정기준을 제 시한다.76) 발명자는 “당업자가 실시할 수 있을 정도의 구체적인 착상을 한 사람이다.” 착상이 미완성의 단계가 아니라 구체적인 단계이면 그 구체적인 착상(완성 발명)을 한 자가 발명자가 되는 것으로 이해된다. 그런데 약간 다른 표현도 존재한다. 발명자가 “발명의 특징적인 부분에 대한 착상을 얻고, 이를 구체화하는 사람”이라고 표현한 바 에 의하면77) 발명자가 되기 위해서는 착상만으로는 부족하고 구체화까지 하여야 한 다. 구체적인 착상을 발명과 동일하게 보는데, ‘구체화’가 그 ‘구체적인’과 어떻게 다른 것인지 궁금하다. 다른 용어를 사용하여야 할 장면에서 유사한 용어를 사용하게 헷갈 리게 하는 예라고 생각된다.

754) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 282 원고의 출원(10-2010-21941) 청구항 1 피고의 특허(제813410호) 청구항 1 상기 이동통신 시스템과 무선 데이터를 송/ 수신하는 통신부; 상기 통신부를 통하여 통화 호의 착/발신을 처리하는 제어부; 단말기의 부가 기능 데이터를 저장하는 메 모리; 및 상기 이동통신 시스템에서 부여한 기본 전 화번호 및 추가 전화번호에 각각 대응되어 단말기에 출력되는 화면과 단말기의 기능 을 독립적으로 제어하는 다중 인터페이스 를 제공하는 인터페이스부;를 포함하고, 상기 추가 전화번호에 대응하는 인터페이 스는, 호 발신시 해당 호가 추가 전화번호로 발 신된 것임을 상기 이동통신 시스템에서 인 식할 수 있도록 착신자 전화 번호에 자동 으로 식별코드를 추가하는 것을 특징으로 하는 다중 인터페이스를 갖는 이동통신 단 말기. 상기 이동통신 시스템과 무선 데이터를 송/ 수신하는 통신부; 상기 통신부를 통하여 통화 호의 착/발신을 처리하는 제어부; 단말기의 부가 기능 데이터를 저장하는 메 모리; 및 상기 이동통신 시스템에서 부여한 기본 전 화번호 및 추가 전화번호에 각각 대응되어 단말기에 출력되는 화면과 단말기의 기능 을 독립적으로 제어하는 다중 인터페이스 를 제공하는 인터페이스부;를 포함하고, 상기 추가 전화번호에 대응하는 인터페이 스는, 호 발신시 해당 호가 추가 전화번호로 발 신된 것임을 상기 이동통신 시스템에서 인 식할 수 있도록 착신자 전화 번호에 자동 으로 식별코드를 추가하는 것을 특징으로 하는 다중 인터페이스를 갖는 이동통신 단 말기. 이 사건은 정당한 권리자라고 주장하는 자(원고)가 모인출원이라고 주장하는 출원 (피고의 출원) 명세서 기재와 동일한 내용으로 출원한 경우로 만일 모인이 인정되었다 면 출원일 소급효 인정에는 특별한 문제가 없었을 사안으로 볼 수 있다.

영국은 무권리자 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 이전청구제도 와 출원일소급제도를 모두 마련하고 있고, 정당한 권리자와 모인자의 공유로 하는 것 을 포함하여 다양한 구제가 가능하다.