나) 관련 판례
앞서 본 바와 같이 정당한 권리자가 모인에 관한 특허를 유효한 것으로 하여 돌려
받는 것은 미국특허법에서는 인정되지 않지만, 계약위반, 영업비밀침해라고 하는 주
법상, 형평법상의 구제를 받고자 특허권의 권리귀속이 다투어진 사례는 있다.830)
① Kennedy v. Hazelton, 128 U.S. 667 (1888)
특허권 양도청구를 부정한 연방대법원 판례로서 Kennedy 사건이 있다. 이 사안은,
비발명자에 의한 특허출원의 양도를 받은 정당한 권리자인 피고에 대하여, 원고가 계
약에 기초하여 특허권의 양도를 구한 사례에 있어서, 비발명자가 한 특허출원은 후에
발명자에게 양도되었다고 하더라도 특허무효라는 것은 변함없다고 하여, 원고에 대한
형평법상의 구제를 부정하고, 보통법상의 손해배상청구의 가능성만을 인정한 사안이
다. 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙에 따른 판
결이다.
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1) 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決
대상 판례는 모인특허권자와 진정한 발명자를 공동발명자로 인정할 수 있음을 법
원 차원에서 처음으로 인정한 것이다.
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다. 3단계: 각 신규요소에 대한 공헌도 결정
해당 청구항의 해당 신규요소에 공헌한 공동발명자를 결정하고 그 공동발명자의
공헌도(지분율)를 결정한다. 즉 청구항 제1항의 C 요소에 대하여 갑, 을 및 병이 공헌
하였다고 결정한 후, 갑, 을 및 병이 C 요소에 공헌한 정도를 결정하는 것이다. 여기서
갑, 을 및 병의 지분율의 합은 100%가 되어야 한다.
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넷째로, 공동발명자 지분율 산정의 견지에서 살핀다. 진보성이 인정되지 않는 발명
은 결과적으로 특허되지 못하고 재산권으로서의 가치를 가지지 못한다. 공동발명자
지분율이 종국적으로는 직무발명보상금, 특허권 등의 재산권의 배분을 위한 것이므로
그 지분율도 특허라는 재산의 형성에 기여한 정도에 따라 배분되는 것이 타당하다. 그
런 견지에서 진보성 인정에 기여한 자를 공동발명자로 인정하고 그 정도에 따라 지분
율을 산정하는 것이 합당하다. 두 연구원이 창출한 신규요소의 각각이 진보성을 인정
받지는 못하나 그 두 신규요소의 합이 진보성을 인정받는 경우에는 그 두 신규요소의
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
167
중요도에 따라 지분율을 산정하게 될 것이다.
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특허법상 모인(冒認) 법리
261
원고와 피고 A의 공유가 되어야 하고, 피고 A가 원고의 이사로 재직하면서 원고의 직
원들과 협의하는 등 피고 A에게 이 사건 특허발명의 창작에 사용된 장비와 인력을 제
공하였으므로, 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다는 취지로 주장하였
지만, 원고 주장과 같은 사정만으로는 원고가 피고 A에게 연구 설비와 인력을 제공하
여 발명의 완성을 후원한 것으로는 볼 수 있을지언정 기술적 사상의 창작에까지 실질
적으로 기여하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같고, 달리 원고가 이 사건 특허발명
의 공동발명자에 해당한다는 점을 인정할 증거가 없다는 이유로, 법원은 원고의 위 주
장 역시 받아들이지 않았다.
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68) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007,
684면.
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
68
II. 일본의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법
1. 발명자의 인정기준
일본에서 발명자가 자연인이라는 기본적 명제를 말하며, 직무발명 보상금 소송에
서 공동발명자 사이의 지분율이 중요하다는 점을 말하는 글이 존재한다.69) 그러나, 작
금은 중요성을 인지하는 단계가 아니라 그 중요한 쟁점을 해결할 수 있는 방안을 제
시하여야 할 단계이다. 그럼에도 불구하고 일본에서 조차 아직까지 해결방안을 제시
하지 못하고 있는 것으로 보인다. 공동발명자 인정이 쟁점이 되는 사건은 예를 들면,
“모인출원에 관한 소송, 직무발명 보상금 청구소송, 발명자 지위의 확인, 발명자의 기
재의 보정 청구 등 소송 또는 특허권침해소송에 권리 불행사의 항변” 등이 있다.70) 그
렇게 여러 소송에서 공동발명자 인정이 중요함에도 불구하고 그 판단 법리는 아직 정
립이 되지 않고 있다. 이하에서는 먼저 ‘발명자’를 판단하는 일본의 법리를 살핀다.
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나. 影山光太郎(카게야마 코우타로우) 이론
1) 발명자의 법리
가) 발명의 개념
발명의 성립에 대하여 종래의 2단계론(藤幸朔)에 따르면 그 목적을 달성하기(과제
를 해결하기) 위해 ① 착상을 하고; ② 그 착상을 구체화함으로써 발명이 완성된다고
한다. 실무에서 많은 판례도 2단계론(藤幸朔)을 적용하고 있다.121) 影山론은 그 2단계
론보다 진일보한 구체적인 주장을 하는데, 이하에서 그 이론을 소개한다.
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다) 기술분야 구별
기술분야별로 발명자를 판단하는 상황이 다를 수 있다. 기계분야에서는 착상을 제
공한 자가 발명자가 될 수 있는 가능성이 높은 반면에 화학분야에서는 착상을 제공한
것만으로는 발명자가 되기 어렵고 그 착상을 구체화 한 자만이 발명자가 되기도 하고
또는 착상을 제공한 자와 구체화 한 자가 공동으로 발명자가 되기도 한다.99)
97) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123頁(“そのような者が複数いる場合には、それらの者
は、いずれも発明者(共同発明者)となる。ここでいう「発明の特徴的部分」とは、特許請求の範囲に記載され
た内容のうち、従来技術に見られない部分-当該分野における技術的課題の解決手段として当該発明において初め
て開示された内容をいう。”). “발명의 특징적 부분이라는 것은 특허청구의 범위에 기재된 내용 중 종래기술에
서 발견되지 아니한 부분, 즉 당해 분야에서 기술적 과제의 해결수단으로서 당해 발명에서 처음으로 개시된
내용을 말한다.”
98) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123頁(“特許権は、従来の技術では解決することのでき
なかった課題を、新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものであ
るから(特許法29条参照)、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技
術的課題の解決を実現するための、従来技術には見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的構成
をもって公開した点にある。したがって、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手
段の構成、すなわち発明の特徴的部分の完成に関与した者でなければ、発明者とはいえない。”).
99) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“これに対して、当該特許発明特有の解決手
段の構成 - 発明の特徴的部分を着想した者や、当該着想を具体化した者は、発明の完成に至る過程に創作的に関
与した者として、発明者と評価され得る。しかし、具体的な事案において、発明者の範囲を画することは、しば
しば困難を伴う。一般的にいえば電気の分野においては、ある程度抽象的な着想であっても、それ自体が課題の
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
78
라) 발명자 기재 추정력
三村은 발명자 기재의 추정력에 대하여 다음과 같이 설명한다: 회사가 어떤 종업원
을 발명자로 기재하여 특허를 출원한 경우, 그 자가 진정한 발명자인 것이 사실상 추
정되어야 하고, 회사나 다른 제3자가 그 사실을 다투는 경우 그 추정을 복멸할 증명책
임을 부담하여야 한다.100) 三村은 회사가 특허출원서를 스스로 작성하였으므로 금반
언의 원칙에 따르더라도 그 발명자 기재가 맞는 것으로 보아야 하고, 회사가 그 기재
가 사실이 아니라고 주장하는 경우 회사가 아님을 증명하여야 한다고 보았다. 타당한
설명이다. 회사가 그 기재가 사실이 아니라고 주장하는 경우 금반언의 원칙까지 적용
되어 강한 추정력을 인정해야 할 것이다.101) 다만, 제3자가 그 기재가 사실이 아니라
고 주장하는 경우에는 금반언의 원칙까지 적용되는 것은 아니다. 그러나, 그 제3자가
직무발명신고서에 같이 서명한 자 중 한 명이라면 그 자에게도 금반언의 원칙이 적용
될 것이다.
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614) 권태복, “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연구”, 嘉泉法學 제5권 제1호 2012.
615) 정차호 등, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 680면
(“공동발명자간 자율적 결정은 (1) 객관적인 기준이 없어 공동발명자간 결정된 공헌도에 대하여 만족하기가
어렵다는 점, (2) 직급, 나이 등 공헌도와 직접적으로 관련 없는 요소가 개입되어 일부 공동발명자의 불만을
야기하기 쉽다는 점, 청구항의 보정, 정정, 무효 등으로 인하여 발명이 변하는 상황에 적절히 대웅하기 어렵다
는 점 등의 단점을 내표하고 있다. 이하에서 그러한 단점을 최소화할 수 있는 공동발명자간 공헌도 산정방법
을 제시하고자 한다.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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소이고 어떤 요소가 신규요소인지를 구별하기가 그렇게 간단하지 않다. 그러나 당해
발명을 공동으로 완성한 공동발명자라면 그 구성요소 중 어떤 것이 신규요소에 해당
하는지를 구별하는 작업이 그다지 어렵지 않을 뿐 아니라 당해 발명의 출원에 대한
심사과정에서 공지요소가 자연스럽게 드러나게 될 것이다. 구분된 구성요소 중 공지
요소는 지분율 산정과 관련이 없다. 이러한 개념을 유추할 수 있는 판례가 있는데 연
구자의 착상이 신규성 및 진보성을 갖추지 못하는 정도, 즉 공지기술의 범주에 속하는
경우 그 착상은 공동발명자가 되기 위한 착상에 미치지 못한다고 판단한 사례가 있다.