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3) 법원 판단 증거 및 변론의 전 취지에 의하여 대상 발명의 발명자는 대상 발명 1-4 및 대상 발 명 11에 대하여 원고 및 소외 제3자 B이고. 대상 발명 5, 6, 및 9는 원고, 소외 B, D 총3명이 발명자이고, 대상 발명 7은 원고 및 소외 제3자 E 및 B, 총 3명이 발명자이고, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 226 대상 발명 8은 소외 C, F, 원고, A의 총 4명이 발명자이다.

하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신 의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않다. 즉, ① 정당한 권리자의 발 명(A)을 기준으로 모인이 성립하는 범위의 문제(‘실질적 동일성’ 기준 또는 ‘실질적 기 여’ 기준), ② 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위의 문제, ③ 모인의 성립 범위와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일한 것인지의 문 24) 긍정설로는 송영식 외 6인, 「송영식 지적소유권법(상)(2판)」, 육법사, 2013, 411면; 정상조 박성수 공편, 앞의 책(김운호 집필부분), 487-488면 등이 있고, 부정설로는 조영선, 앞의 책(제4판), 238-239면; 손천우, “무권리자 의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준”, 「사법논집」 제58집, 법원도서관, 2015, 559면 등이 있다.

114) 이러한 태도도 연구기간을 중요하게 보는 태도와 연결된다. 필자는 연구원의 수, 연구기간 등은 지분율 산정 과 무관하다고 본다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 388 <발명자 정의 규정이 있는 나라> 발명의 정의 규정(창작의 개념에 대한 언급)을 두고 있는 국가는 다음과 같다(8개국).1005) ① 중국: 발명의 실질적 특징에 창작적 기여를 한 사람(any person who makes creative contributions to the substantive features of an invention) ② 체코(Czech Republic): 창작적 작업에 의해 발명을 한 사람(the person who made the invention by its creative work) ③ 에스토니아(Estonia): 자신의 발명적 행위의 결과로 발명을 창작한 사람(person who has created an invention as a result of his or her inventing activities) ④ 헝가리(Hungary): 발명을 창작한 사람은 발명자로 본다(the person who has created the <표 38> 발명자의 의의(AIPPI 보고서) 비밀 침해행위에 대한 구제나 불법행위에 기초한 손해배상청구 등에 의해 해결하는 방법이 가능할 것으로 보고 있는데, 우리나라의 경우에도 이러한 방법들이 가능할 것 으로 보이는 점을 고려하면 모인자 기여의 취급에 대한 별도의 규정 마련의 필요성은 낮다고 볼 수 있다. 또한, 모인자의 기여에 관한 취급에 대하여는, 구체적 사안 당사자 의 희망 등에 따라 유연하게 대응할 수 있는 것이 바람직하다는 점도 이러한 결론을 뒷받침한다.

다. 신규사상을 기준으로 하는 공동발명자 판단 발명자가 되기 위해서는 신규사상을 창출하여야 한다.232) 공동발명자라고 주장하 는 자의 기여가 선행기술에 이미 존재하였다는 이유로 공동발명자를 인정하지 않은 판결로는 Swanson v. Alza,233) Elmotec v. Visteon,234) Eli Lilly v. Aradigm235) 등이 존재 한다.236) Pannu v. Iolab 판결에서 CAFC는 공동발명자가 되기 위해서는 대상 기여가 230) Ultra-Precision Mfg., Ltd. v. Ford Motor Co., 411 F.3d 1369, 1383 (Fed. Cir. 2005). 231) 232) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998) (novel aspect). 233) Swanson v. Alza Corporation, 2015 WL 1304436, *7-*14 (N.D. Cal. 2015). 234) Elmotec Statomat, Inc. v. Visteon Corp., 2009 WL 1034929, *3–*4 (E.D. Mich. 2009). 235) Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004). 236) 유사한 판결들을 모아놓은 자료: Robert A. Matthews, Jr., 4 Annotated Patent Digest § 26:119 (“Not joint inventor if only contribute what is already in the art”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 111 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상이어야 한다고 설시하였다.237) 라. 사상의 창출 v. 신규사상 현행 발명의 정의에 따르면 어떤 기술적 사상을 (copy 하지 않고) 창출하기만 하면 그 창출한 자는 발명자가 된다.238) 즉, 비록 선행기술과 동일한 기술적 사상을 창출하 였다 하더라도 자신이 스스로 창출하였다면 발명자가 될 수 있다. 그러나, 그 자를 이 론적으로는 발명자라 볼 수 있으나, 기술발전에 기여한 바가 없다는 점에서 현실적으 로 그를 발명자로 보지 않아도 무방하다. 달리 말하면, 신규하지 않은 기술적 사상을 창출한 자를 지분율 0%를 가지는 발명자라고 칭할 수 있는데, 지분율 0%를 가지는 발명자도 이론적으로는 발명자라고 보아야 할지 모르지만 실질적으로는 발명자가 아 니라고 보아도 무방한 것이다. CAFC의 Pannu 기준도 어떤 자의 기여가 질적으로 미 미하지 않아야 한다고 설시한 바도 0%에 가까운 기여를 한 자를 발명자로 인정하지 않아도 무방한 것으로 보는 것이다.239) 그래서 ‘발명자는 신규사상을 창출한 자’라고 정의할 수 있다.240)241) 마. 진보성을 구비한 기술사상 v. 신규성을 구비한 기술사상 진보성을 구비한 기술적 사상을 창출한 자가 발명자라는 설명은 당연히 지당한 것 이다.242) 그러나, 해당 기술적 사상이 신규하기만 하고 진보성을 갖추지 못한 경우에 도 그 기술적 사상을 창출한 자가 공동발명자가 될 수도 있다고 생각한다. 예를 들어, 237) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 238) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 79 (2013) (“Accordingly, it appears that originality of inventors is still a requirement for obtaining a patent, notwithstanding the elimination of § 102(f).”). 239) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 240) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 96 (2012) (“It would seem that a collaborator who contributed nothing more than information or designs well known in the art would not qualify as an inventor unless the application of that prior art to the problem at hand would have been nonobvious.”); at 102 (“One does not invent merely by repeating public information or using ordinary skills; the contribution must go beyond well-known prior art.”). 241) Bd. of Educ. ex rel. Bd. Of Trustees of Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, Inc., 333 F.3d 1330, 1340 (Fed. Cir. 2003) (“general knowledge regarding the anticipated biological properties of groups of complex chemical compounds is insufficient to confer inventorship status with respect to specifically claimed compounds.”). 242) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 96 (2012) (“It would seem that a collaborator who contributed nothing more than information or designs well known in the art would not qualify as an inventor unless the application of that prior art to the problem at hand would have been nonobvious.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 112 갑이 a를 창출하였는데, 그 자체로는 진보성을 충족하지 못하고, 을이 b를 창출하였는 데 그 자체로는 진보성을 충족하지 못한다. 그런데, 갑과 을이 협력하여 (a+b)를 창출 하였고 그것이 진보성을 충족하는 경우 갑과 을은 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

윤리 전반적으로 기업의 특허에 대한 중요성 인식이 낮고, 수요공급 법칙에 따른 업계포 화 상태로 사무소 무한경쟁이 이루어지고 있음 저가 경쟁으로 스스로를 깍아 먹는 업체가 너무 많음(특히 상표) 변리사로서 자존심을 지키며 일할 수 있는 최소한의 가이드라인을 제시할 필요가 있 어 보임 시장질서가 갈수록 문란해져서 먹고살기가 갈수록 힘들어지는 것 같습니다. 덤핑 행 위 감시, 직역침탈 방어 등의 조치가 절실합니다. 과대 또는 허위 광고 금지 필요 징 벌 적 손해배상 특허 명세서 수가 상승은 그냥 원한다고 해서 이루어지지는 않음. 근본적으로 특허 침해배상액 인상 등의 사회적 합의와 노력이 있어야 함. 특허 보호 강화를 위한 손해배상액 현실화 필요합니다. 정부과제 정부 과제 진행에 있어서 파악된 문제를 잘 해결해 주시기 바랍니다.

공동발명자 판단방법을 구체적으로 제시한 유일한 사례가 있다. 그 글은 공동발명 은 “발명의 구성요소 중 공지의 구성요소를 제외한 나머지 구성요소(특징적 부분)의 형성에 2인 이상이 실질적으로 공헌한 발명을 말한다”고 정의한다.42) 그 글은 공동발 41) 강흠정, “공동발명자의 권리보호”, 「특허판례연구」(개정판), 2012, 박영사, 342면. 42) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 56 명자는 “하나의 직무발명신고서, 특허출원 또는 특허에 포함된 발명(청구항) 중 적어 도 하나의 발명의 구성요소 중 공지의 구성요소를 제외한 특징적 부분의 형성에 실질 적으로 공헌한 발명자가 2인 이상인 경우 그 발명자 중 1인 또는 그 발명자 전체를 말 한다”고 약간 달리 정의하기도 한다.43) 그 정의는 더욱 구체적으로 발명(청구항)의 구 성요소에서 특징적 부분에 대하여 실질적으로 공헌한 자를 공동발명자라고 정의한 것 이다.

나. 東京地方裁判所 平成27年2月26日 平成23年(ワ)第14368号 判決(대상 발명1: 100%, 대상 발명2: 100%, 대상 발명3: 70%) 출원서의 기재에 따르면 대상 발명1의 발명자는 원고이며, 대상 발명2의 발명자도 원고이고, 대상 발명3의 발명자는 원고 및 B이다. 원고는 대상 발명 1 및 2에 대하여 는 (기재에 따라) 100% 지분율을 주장하면서, 대상 발명 3에 대하여는 공동발명자 B 가 주로 데이터의 취득, 명세서 작성 등 창조성이 낮은 작업을 하였다는 이유로 자신 의 지분율을 70%로 주장하였다.