시 _ [리뷰] ‘하이에나’부터 ‘킹덤2’까지…바야흐로 주지훈의 계절 | 군포철쭉축제

기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 35 보호 대상 위반 행위 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받 을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었 거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다. 성과 타인의 상당한 투자나 노력으 로 만들어진 성과 등 <부정경쟁행위(카목)> 타인의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영 업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타 인의 경제적 이익을 침해하는 행위 하도급법 기술자료 (합리적인 노력에 의하여 비밀 로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자 료, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치를 가지 는 것으로서 아래 어느 하나에 해당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 시공 또는 제품개발 등을 위 한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산ㆍ영업활 동에 기술적으로 유용하고 독 립된 경제적 가치가 있는 정보 ① 정당한 사유 없는 기술자료 제공 요 구 ② 기술자료 유용 - 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술에 대해 수급사업자가 출원을 하기 전에 원사업자가 선(先)출원하여 해당 기 술에 대한 특허권, 실용신안권을 선점하 거나, 수급사업자가 제공한 기술을 일부 수정하여 원사업자가 선(先)출원하는 경 우(공정위 심사기준 예시) 상생협력법 기술자료 (물품등의 제조 방법, 생산 방 법, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치가 있는 것으로서 아래 어느 하나에 해 당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 제조ㆍ생산방법과 판매방법 등 그 밖의 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 ① 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하는 행위 ② 기술자료의 임치를 요구한 수탁기업 에 불이익을 주는 행위 ③ 위탁기업이 위 ① 또는 ②의 행위를 한 경우 해당 수탁기업이 그 사실을 관 계 기관에 고지하였다는 이유로 수탁· 위탁거래의 물량을 줄이거나 수탁·위탁 거래의 정지 또는 그 밖의 불이익을 주 는 행위 중소기업기 술보호법 중소기업기술 (중소기업 및 중소기업자가 직 접 생산하거나 생산할 예정인 제품 또는 용역의 개발ㆍ생산 <중소기업기술침해행위> ① 공공연히 알려져 있지 아니하고 합리 적인 노력에 의하여 비밀로 관리되는 중 소기업기술(침해대상 중소기업기술)을 부 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 36 보호 대상 위반 행위 ㆍ보급 및 사용에 필요한 독립 된 경제적 가치를 가지는 기술 또는 경영상의 정보) 정한 방법으로 취득ㆍ사용 또는 공개(비 밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것 을 포함한다)하는 행위 ② 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 알고 침해대상 중소기업기술을 취 득ㆍ사용 또는 공개하는 행위 ③ 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 중대한 과실로 알지 못하고 침해대 상 중소기업기술을 취득ㆍ사용 또는 공 개하는 행위 관련 법률 위반행위에 대한 제재 부정경쟁방지법 ① 부정경쟁행위 금지청구권(제4조 제1항) (부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행 위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예 방을 청구할 수 있음). ② 부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임(제5조) (고의 또는 과실 에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐). ③ 부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복(제6조) (법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 신용을 실추시 킨 자에게는 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해 된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해 배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있음). ④ 부정경쟁행위 등의 조사 등(제7조) (특허청장, 특별시장·광역시 장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(시·도지사) 또는 시 장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로 는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영 업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사 하게 할 수 있음). ⑤ 위반행위의 시정권고(제8조) (특허청장, 시·도지사 또는 시장· 군수·구청장은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위가 있다고 인정되 면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위 <표 3> 기술탈취 관련 법규(위반행위에 대한 제재 비교) 한편, 각 법규에 규정된 위반행위에 대한 제재를 비교해 보면 다음과 같다.

나. 발명자의 발명 v. 청구항의 발명 적어도 공동발명자 판단의 견지에서는 발명자의 마음 속에, 연구일지 속에 있는 발 명은 중요하지 않다. 그 발명 중 일부를 사회에 기여하고 나머지 부분만을 청구할 수 도 있다. 혹은 발명자가 실제로 발명한 내용을 초과하여 청구할 수도 있다. 물론, 그런 과도하게 넓은 청구항은 심사과정에서 거절되어야 하고 무효심판에서 무효되어야 하 겠지만, 거절 또는 무효되지 않은 과도하게 넓은 청구항의 발명은 그 거절 또는 무효 전까지는 그 청구항을 기준으로 발명을 확정하여야 한다.

“착상 자체가 새로운 것이라면 그 착상을 한 자가 진정한 발명자이고, 새로운 착상을 구체화한 자 역시 그 구체화가 통상의 기술자에게 자명한 것이 아닌 이상 발명자로 평가하여 공동발명자로 취급하되, 위 착상은 상당한 정도로 구 체적인 것이어야 하며 추상적으로 기술적 문제점을 해결하는 ‘방향성’만을 제 시한 정도로는 발명에 창작적으로 관여한 것으로 평가할 수 없다.”426) 422) 李素華, “專利法之發明人主義及發明人之認定”, 月旦法學教室, 163期, 2016, 34-35頁(“循此脈絡，對發明之完成 有「實質貢獻之人」，乃爲完成發明而進行精神創作之人其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」 （conception），並進而提出具體而可達成改構想之技術手段。”). 423) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須 就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。 惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段 實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。”). 424) (“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是 在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究 或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付 諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際 驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計 畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研 發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴 儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工 程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人。”). 425) 陳秉訓, “論共同發明人之認定與管理”, 全國律師 19卷10期, 2015, 12頁. 426) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 226-227면 참조. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 155 o 새롭고 구체적 착상 = 발명 - 새롭지 않은 착상 ≠ 발명 - 구체적이지 않은 착상 ≠ 발명 o 그 착상의 자명하지 않은 구체화 = 공동발명427) - 그 착상의 자명한 구체화 ≠ 발명 <표 11> 착상과 구체화(조영선 교수 설명) 위 조영선 교수의 설명은 다음과 같이 요약될 수 있다.

나. ‘실질적 동일성’의 의미 특허법상 동일성이 문제되는 장면은 신규성 판단, 선출원 판단, 확대된 선출원 판 단, 분할출원 적법성 판단, 우선권 주장 인정 여부 판단, 모인출원 여부 판단 등 다양 하다. 종래 실무에서 특히 문제가 되었던 것은 신규성, 선출원, 확대된 선출원 판단에 서의 ‘실질적 동일성’ 판단에 동일한 기준이 적용되는지 여부였다.

요약서(Summary) 5 미국에서는 어떤 자가 (공동)발명자인지 여부가 해당 출원 또는 특허의 권리에 큰 영향을 미치므로 공동발명자 여부를 판단한 판례는 많다. 그런데 정작, 그 공동발명자 사이의 지분율을 따진 판례는 발견되지 않는다. 이론적으로는 1%의 지분만 가져도 그 발명 전체를 아무런 제약없이 실시할 수 있고, 또 제3자에게 실시허락을 (다른 공동발 명자의 동의도 없이) 할 수 있으므로, 굳이 1%인지, 10%인지를 따질 실익이 없는 것 이다.

갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을이 b 요소를 추가하였고, 그 후 병이 c 요소 를 추가하여 결과적으로 (진보성이 인정되는) (a+b+c) 발명을 창출한 경우, 비록 b 요 소 및 c 요소만으로는 진보성이 인정되지 않으나 그 두 요소가 한꺼번에 a 요소와 합 쳐짐으로써 진보성이 인정되는 경우 을과 병은 공동발명자가 되는 것이다.

가. 구체적 방안 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 420 현행 특허법 특허법 개정안 권 ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에 도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

한편, 각각의 기여도는 발명의 과제 해결에 실제로 기여하였는지 여부의 관점에서 검토되어야 하며, 전체적인 성공에 실질적으로 영향을 미치지 않은 기여(과제해결에 중요하지 않은 사소한 기여)만이 공동발명에 대한 기여로 인정되지 않는다.

“판례법에 따르면 청구항에 의하여 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 있어야 한다고 제시하고 있다. 그리고 이 판결에 의하면, 종속청구항도 발명자를 인정하는 판 단의 대상이 된다. 물론, 이 경우에서도, 공동발명자가 될 수 있는 사람의 기여가 창조 적인 것이 불가결한 전제 조건이다.”379) 378) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 34頁(“連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件116の判例法によると、発明に対して創造的な寄与をした者 は何人も共同発明者となり、寄与自体に特許性があるか、又は発明的であるかということは、要件とされない。 この創造的な寄与は、当業者の通常の技能を超えるべきものである。例えば、ドイツの判例法により、発明者と して認められる者は、その寄与が最終的な成功の原因となったか、発見された解決策に決定的な影響を及ぼした 者、根底にある課題を解決する方法の基本概念を考案した者、又はその概念を実行に移した者である。もちろ ん、これは通常の技能を超えていることが条件とされる。全体的な成功に影響を及ぼさなかった、すなわち、発 見された解決策とは無関係な寄与のみによっては、共同発明者としての要件は満たさず、発明者又は第三者に よって与えられた具体的な指示に従って行われた寄与のみによっても、同様にみたさない。さらに、発明を実行 に移した者又は発明を試験した者は、通常その仕事が特定の課題にかかわるものでない限り、発明者とはみなさ れない。」”). 379)財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 35頁(“本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件121の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者 が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の 対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件 である。」との見解を示している。”), 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구 4 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 147 제4장 발명자 공동발명자 판단 법리에 대한 연구 I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구 1. 서론 어떤 자가 발명자인지 여부를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이 글에서는 그 판단을 위 하여 필수적으로 필요한 관련 쟁점을 정리하여, 결과적으로 발명자 판단 법리의 발전 을 도모하고자 한다. 이 글은 발명자 판단 법리와 관련된 쟁점으로 ① 착상과 구체화 개념. ② 발명의 완성 시점, ③ 청구항의 신규사상을 기준으로 하는 법리 등을 검토한 다.