나. 인지: 쌍방(two-way) 인지 v. 일방(one-way) 인지
갑이 먼저 연구를 하고 퇴사를 한 후 을이 그 연구를 이어받아 연구를 하는 경우
갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발
명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.560) 선행 발명자가 그의 발명이 후행 발명자
에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성립할 수 있
다.561) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하여 을과 공
560) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new
cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”).
561) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12,
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
188
동발명자가 되는 것이다. 여기서 갑은 을의 존재 또는 공동연구에 대한 인지를 가지지
않았으나, 을은 적어도 갑 또는 누군가의 선행연구를 이어받아 연구한다고 인지한 것
이며, 그렇다면 쌍방인지가 없어도 적어도 일방인지가 있다면 공동발명자성을 인정하
여야 할 것이다.
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기술탈취 관련 법규의
현황 및 문제점 2
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한
특허법의 공동발명 개선안 연구
기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점
25
제2장 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점
I. 특허법 외의 관련 법규
기술탈취 문제에 대해 일정한 내용을 규정하고 있는 법률로는 ‘부정경쟁방지 및 영
업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)‘, 하도급거래 공정화에 관한
법률(이하 ’하도급법‘이라 한다)’, ‘대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률(이하 ’상
생협력법‘이라 한다)’, ‘중소기업기술 보호 지원에 관한 법률(이하 ’중소기업기술보호
법‘이라 한다)’ 및 ‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(이하 ’산업기술보호법‘이
라 한다) 등이 있다. 이들 법률 중 산업기술보호법의 경우 국가핵심기술 등 산업기술
의 해외유출 방지를 목적으로 하는 것이어서2) 대기업에 의한 중소기업 기술 탈취 문
제에 직접 관련된 것은 아니므로 나머지 법률들을 중심으로 주요 내용을 간단히 살펴
본다.
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2) 우리 심사지침서의 혼동
우리 심사지침서는 발명자에 해당하는 자로서, “발명의 기술적 과제를 해결하기
위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자”와 “실험 등을 통하여 새로운 착
상을 구체화한 자”를 예시한다.384) 심사지침서의 설명에 따르면 그 양자가 각각 발명
자가 되는 것으로 이해된다. 새롭고(novel) 구체적인(definite) 착상을 한 자가 발명자
가 되는 점은 납득이 되는데, 그 새로운 착상을 구체화하는 행위가 어떤 면에서 발명
380) 대법원 2011다67705, 67712 판결.
381) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고
조언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을
착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.”).
382) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“구 디자인보호법 제3조 제1항에서 정한 ‘디자인을
창작한 자’는 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착
상을 구체화한 사람을 의미하고 ...”).
383) 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결(“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실
질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조), 단순히 발명에
관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이
터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도
등에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․
보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수
단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작
행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하
는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실
현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가
많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는
지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참
조).”).
384) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2018년 8월, 2103면.
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
149
의 행위가 되는지는 쉽게 납득되지 않는다. 또, 새롭고 구체적인 착상을 한 자도 발명
자이고, 그 착상을 구체화한 자도 발명자인지도 의문스럽다.
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대법원 2003후373 사건에서 갑이 명확하고 통상의 기술자가 실시 가능한 착상을
한 후 도면까지 작성하였고, 그 도면을 을에게 전달하였는데, 을은 단순히 그 도면대
로 실물을 제작하는 선에서 그치지 않고 그 착상의 세부적인 문제점을 개선하여 새로
운 착상으로 개선하였고, 그 새로운 착상이 청구항에 반영되었다. 그 사안에서 대법원
은 을을 발명자로 인정하고 갑과 을의 공동발명자 관계를 인정하였다.435) 을이 갑의
착상(발명)을 구체화 하는 과정에서 새로운 그리고 더 나은 착상을 하였고 그 나은 착
상은 갑의 착상을 기초로 하는 것이므로 갑과 을은 그 새로운 착상(발명)에 대하여 공
동발명자가 되는 것이다.
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(5) 원리 또는 모델의 관여자(간접적 가담자 포함) 중 이들에게 불가결한 기여를 하
지 않은 자를 제외한다.
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2) 피모인자와 모인자의 공동발명 성립 여부에 대한 학설
이 문제에 대해서는, ① 특허발명이 선행발명을 이용하였거나 모방하였다는 사정
만으로 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수는 없
고, 선행발명과의 관계에서 모인출원발명이 되는 것을 면하게 한 특허발명의 개량 또
는 변경 부분(특허발명의 기술적 특징부)의 완성에 관하여 선행발명자와 특허발명의
발명자 사이에 실질적인 협력관계가 있어야만 특허발명을 선행발명자와 특허발명의
체적인 기준의 제시가 필요하다.”)도 비슷한 견해로 이해된다.
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Ⅴ. 대만의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법
발명자 판단과 관련하여 대만은 미국의 착상 및 구체화 법리를 도입하여 운용하고
있다. 다만, 미국의 conception을 구상으로 번역하여 구상 및 구체화 법리로 운용하고
있는 것이다. 그 외 대만은 미국의 not-all-claims 원칙을 도입하여 해당 출원 또는 특
허의 적어도 하나 이상의 청구항에 실질적으로 기여한 자를 발명자로 인정한다. 다만,
공동발명자 인정을 위하여 주관적 의사교환이 필요한지 여부에 대하여는 명확하게 설
명하는 글이나 판례를 발견하지 못하였다.
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가. 구체적 방안
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420
현행 특허법 특허법 개정안
권
③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의
지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에
도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지
아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.
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그런데 공동발명인 경우에는 공동발명자 전원의 합의에 따라 지분율을 결정하기
어려운 경우도 있고 심지어 지분율이 애당초 불명확한 경우도 적지 않다. 그래서 관련
된 경우 공동발명자 각자의 지분비율을 어떻게 결정할 것인지가 문제가 된다.120)
사) 소결
小林健男론은 일본에서 공동발명자 간의 지분율 산정방법을 최초로 제시한 것으로
보인다. 1975년의 이론이라는 점에서 나름 의의를 가진다. 두 회사 사이의 공동연구개
발계약에 있어서는 그 결과물인 특허의 지분을 미리 결정함에 있어서 투여인력, 투여
경비, 기자재 등을 중요하게 볼 수 있다. 그러나, 공동발명자 결정 및 지분율 산정은
그러한 비창작적 요소와는 무관한 것이다. 이런 견지에서 필자는 小林健男의 이론을
격렬하게 반대한다. 小林健男의 이론은 두 회사 사이에 특허의 지분을 결정함에 있어
서는 활용될 수 있으나, 발명자 지분율을 결정함에 있어서는 활용될 수 없는 것이다.
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738) 이 부분 법원 판시를, ① 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하거나, ② 통상의 기술자가
보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에
특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 ③ 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다
는 것으로 나누어 보면, ① 또는 ②와 같은 경우에는 실질적 기여가 인정되지 않는다는 의미로 볼 여지도 있
으나, 이와 같은 판단 부분의 목차인 ‘이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 발명의 동일성이 인정되는지
여부’를 함께 보면, 그 의미가 반드시 분명한 것은 아니다. 한편, ‘B가 이 사건 특허발명의 발명자인지 여부’
판단에서는, ① B가 모인대상발명과 무관하게 독자적인 연구·개발 등을 통해 모인대상발명과 실질적으로 동일
한 이 사건 제1항 및 제2항 발명에 이르게 되었다고 보기 어렵고, ② B가 모인대상발명에 근거하여 주지관용
기술 등을 참작하여 이 사건 제3항 및 제4항 발명에 이르렀다고 하더라도 앞서 본 바와 같이 이는 통상의 기
술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 불과한 것으로 특별한 작용효과를 발생시
키는 것으로 보기도 어려워 기술적 사상의 창작에 실질적인 기여를 하였다고 할 수도 없으므로, B는 이 사건
특허발명에 대하여 구 특허법 제33조 제1항의 ‘발명을 한 자’에 해당하지 않는다고 보았는데, ① 부분은 실질
적 동일 기준을, ② 부분은 실질적 기여 기준을 적용하여 발명자 판단을 한 것으로 볼 수도 있다.
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구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
426
다. 하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신
의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않은데 이에 대해 세 가지 쟁점
을 중심으로 우리나라와 주요국의 법리를 비교 검토한 다음 제도개선방안을 제시해
보았다. 세 가지 검토 쟁점은, ① 정당한 권리자의 발명(A)을 기준으로 모인이 성립하
는 범위의 문제, ② 정당한 권리자의 구제에 있어 출원일 소급효나 이전청구가 인정되
는 범위의 문제, ③ 일정한 경우 모인특허를 피모인자와 모인자의 공유로 볼 수 있는
지의 문제 등이었다.
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주관설에 의하면 ‘공동저작물에 대한 권리제한을 수인하겠다는 의사’이지만 객관설에 따르면 이는 ‘공동하여
창작행위를 하려는 의사’라고 볼 수 있다.”).
272) Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and
amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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재한다. 법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 Monsanto v. Kamp 판결
을 인용한 후,273) 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력
이 시작되었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너
지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동발명자라고 판단하였다.274)
4. 미국의 공동발명자 판단 관련 여러 기준
공동발명자 판단과 관련하여 여러 논문에서 기준을 모색한 바가 있는데, 이하는 그
중 3가지를 요약한 것이다. 그 기준들도 공동발명자 판단에 큰 도움이 되지 못하는 것
으로 생각된다.
TAG_C4TAG_C5
949) Id. (“v) Parties to these disputes should realise, that if fully fought, they can be protracted, very very
expensive and emotionally draining. On top of that, very often development or exploitation of the
invention under dispute will be stultified by the dead hand of unresolved litigation. That may be the case
here: there has not yet been any exploitation by either side, some eight years after the original PCT
application. It will often be better to settle early for a smaller share than you think you are entitled to—a
small share of large exploitation is better than a large share of none or little.”).
950) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpah 60 (“Throughout the case the real issue was
identifying the inventive concepts behind the invention.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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거절이유 무효사유 모인 여부(동일성) 판단 기준
우리나라 ◯ ◯
① 협의의 실질적 동일성(2003후2218)
② 실질적 기여(2009후2463)
일본 ◯ ◯ 실질적 동일성(명확한 의미 정립 X)
미국 ◯ ◯
① (pre-AIA) 모인대상발명(제102조(f)항)이 진보성
(제103조) 판단 선행기술로 활용됨. ② (post-AIA) 실질적 동일(substantially the same)
(명확한 의미 정립 X)
독일 ☓
◯
(이의신청)
① 본질적 내용(essential contents) 모인 여부
② 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경‧개
량은 동일성에 영향을 미치지 않음(대법원 판결).
영국 ◯ ◯
① 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의
존부가 문제로 됨. ② 통상의 기술자의 기술상식에 불과한 구성의 부
가는 동일성에 영향을 미치지 않음(하급심 판결)
<표 33> 모인 출원‧특허의 거절‧무효(주요국 비교)
출원일 소급제도 특허권 이전청구제도
우리나라 ◯ ◯
<표 34> 모인 출원‧특허에 대한 정당한 권리자의 구제(주요국 비교)
2. 모인 출원 특허의 거절 무효
독일의 경우 모인을 거절이유로 하지 않고 이의신청 무효사유로만 하고 있는 점이
다른 주요국과의 차이점이며, 모인을 이유로 거절 무효로 하는 범위(모인 성립 범위)
는 독일과 영국이 상대적으로 넓은 것으로 보이며, 우리나라의 ‘실질적 기여’ 기준은
독일 영국의 법리와 유사한 측면이 있다.
TAG_C6TAG_C7
나. 東京地方裁判所 平成27年2月26日 平成23年(ワ)第14368号 判決(대상 발명1: 100%,
대상 발명2: 100%, 대상 발명3: 70%)
출원서의 기재에 따르면 대상 발명1의 발명자는 원고이며, 대상 발명2의 발명자도
원고이고, 대상 발명3의 발명자는 원고 및 B이다. 원고는 대상 발명 1 및 2에 대하여
는 (기재에 따라) 100% 지분율을 주장하면서, 대상 발명 3에 대하여는 공동발명자 B
가 주로 데이터의 취득, 명세서 작성 등 창조성이 낮은 작업을 하였다는 이유로 자신
의 지분율을 70%로 주장하였다.