(7) Woolley v Up Global Sourcing UK Ltd106
이 사건에서 피고 UPL은 제3자인 HCL의 상표 ‘HENLEYS’를 시계에 사용하기로 하면서
라이선스 계약을 맺었고 그와 동시에 원고와 원고의 상표인 ‘HENLEY’를 시계에 사용하
는 라이선스 계약을 맺었다. 피고 UPL은 원고와의 계약을 종료했고 제3자 HCL의 상표인
‘HENLEYS’는 계속 사용하여 시계를 도매업자에게 판매하였다.
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339
실무상, 당사자가 비용, 필요경비에 대한 증명이 어려울 때 재정부의 ‘동업 이윤 표준(同
337 劉尙志 외 2인, “專利評價與損害賠償”, 元照岀版公司(2018), 123-124.
338 沈宗倫, “專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構”, 科技法學評論, 第8卷 第1期(2011), 11.
339 李素華, “專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心臺大法學論叢”,
第42卷第4期(2013)), 1441-1442.
95
业利润标准)’을 그 증명으로 인용한다. 동업 이윤 표준은 세무당국이 영리사업 소득세 사
건을 조사하는 데 쓰는데, 세무당국은 소득세법 제83조 제1항의 규정에 따라 영리사업의
장부나 문서를 제시하지 못하거나 이미 제시했지만 자료가 완전하지 못하고 적합하지 않
아 매입과 매출에 대해 여전히 계산이 안되는 자에 대해 조사하여 취득한 자료나 동업
이윤 기준에 의거하여 그 소득액을 심사 결정해야 하며 그 계산에 비영업이익과 손실은
포함하지 않는다.
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다만, 분할한 이익 역시 증분이익 접근법(incremental approach)를 통해서 감액 혹은 가
중이 가능하며 이익 조정에 있어서 추가적인 이익이 실제로 특허받은 부분을 이용하여
만들어졌는지를 고려한다고 하였다. 예를 들어, 특허받은 부분이 최종 제품에 실질적인
변경을 가하지 않지만, 전체 시스템 또는 제품에 더 많은 이익을 가져오는 효율성을 도
입함으로써 이익에 이례적인 영향을 미친다면, 증분이익에 대해서는 기본적인 할당 이익
(base allocated profit)으로 취급된다.
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내화 찰흙을 구워서 가루로 한 것. 샤모트라고 불리는 내화 벽돌의 재료, 혹은 내화 벽돌 쌓기 줄눈
재료로서 쓰인다
☞ 샤모트벽돌[chamotte brick]
샤모트(내화재료의 晋燒物을 분쇄한 것)를 원료로 하여 만든 산성의 내화벽돌로 점토질 내화물로는
가장 다량으로 생산된다. 샤모트의 원료로서는 내화점토 외에 보크사이트나 석탄버력 등도 사용된
다. 생점토가 적을수록 수축과 기공률이 낮고, 강도와 내화도(耐火度)는 높아지므로 유리하지만, 이
렇게 하기 위해서는 샤모트의 입자(粒子)를 가득 채워 넣어야 한다. 점토질 내화물로는 가장 다량으
로 생산된다. 샤모트의 원료로서는 내화점토 외에 보크사이트나 석탄버력 등도 사용된다. 샤모트는
8% 정도의 기공률(氣孔率)이 남을 정도로 구우면, 나중에 넣게 되는 생점토(生粘土)와의 배합이 잘
이루어진다. 건식 압축 성형에는 5∼15%, 반건식(半乾式)에는 20∼40%, 가소상태(可塑狀態)로 만들
어 압출 성형(押出成型)하는 데는 30∼50%의 생점토를 가한다.
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다만 이 경우에 원고는 피고가 장부나 자료들을 소지하고 있기에 현실적으로 이익액을
입증하기가 쉽지는 않을 것이나 판례가 제시하는 것 처럼 국세청이 보유하는 세무 자료
나 동업 이윤 표준을 참작하여 이익액을 입증할 수 있을 것이다. 또한 앞서 본 것처럼
특허법, 상표법에서 명문으로 손해배상청구시 차액에 의한 산정, 실시료 상당액, 침해자
340 劉尙志 외 2인, “專利評價與損害賠償”, 元照岀版公司(2018), 124.
341 李素華, “專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心臺大法學論叢”,
第42卷第4期(2013), 1445.
96
이익반환 등 여러 산정방식을 마련해두고 있으나 대만 지식재산권 침해 손해배상청구 소
송에서 2009년에서 2015년까지 기간 중 ‘총 이익액에 의한 계산방식’이 가장 적극적으로
활용(2009-2011년: 47.06%, 2012-2013년: 42.5%, 2014-2015년: 77.27%)이 되었음을 확인했
는 바 이는 매출액에 대해서는 권리자가 입증하고 공제 비용에 대해서는 피고인 침해자
가 입증책임을 지게 함으로써 침해자 이익반환에 의한 손해배상액 산정이 실질적으로 활
용이 가능하였다고 보인다.
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115
마. 소결
영국의 지식재산권 법률이나 판례를 통하여 알 수 있는 지식재산권에 있어서 침해자 이
익 침해 반환에 관한 시사점은 다음과 같다.
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52 Mark A. Thurmon, “Federal Trademark Remedies: A Proposal for Reform”, 5 Akron Intell. Prop. J.
137,168 (2011),.
53 Mark A. Thurmon, “Confusion Codified: Why Trademark Remedies Make No Sense”, 17 J. Intell.
Prop. L. 245, 249 각주 12 (2009),
26
요건을 완화하기도 한다고 한다. Conway-Jones 교수는 상표권 침해시 침해자의 이익 반
환을 소구하기 위하여 악의적 침해가 요구되는지에 관한 법원의 입장을 3가지로 분류하
였는데, (1) 제4, 제5, 제7, 제9, 제10, 제11, 연방 순회 항소법원은 악의적 침해를 침해자
의 이익 반환의 필요 요건은 아니자만 중요한 하나의 요소로 판단하고, (2) 제1 순회 항
소법원의 경우에는 상표권자와 침해자의 상품이 직접적인 경쟁관계에 있는 경우에는 악
의적 침해를 요구하지 않지만 경쟁관계에 있지 않은 경우에는 악의적 침해를 요구하며,
(3) 나머지 제2, 제3, 제6, 제8, DC 순회 항소법원은 악의적 침해의 경우에만 침해자의 이
익 반환을 허용한다고 분석하였다.
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78
77 Deming Liu, “Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights”,
European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017),,.
78 Deming Liu, “Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights”,
European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017).,,
36
예를 들어, Peter Pan 사건에서 기밀 정보에 대한 피고의 부정한 사용없이는 침해 상품이
존재하지 않았을 것이며 Potton v Yorkclose 사건79에서는 원고의 저작권 및 디자인 침해
없이는 해당 디자인으로 된 집은 지어지지 않았을 것이기에 해당 기밀정보, 디자인의 사
용은 필수적인 요소에 해당한다고 볼 것이다. 따라서 양 사건에서 침해한 저작권, 디자인
권, 기밀 정보 모두 모두 필수적인 요소에 해당하는 상황이기에 침해자는 관련된 전체이
익에 대해서 반환하여야 할 것이라는 설명이 필수적 요소로 판단하는 견해의 입장이다.
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TAG_C2
153 이와 관련하여, 침해자가
오직 침해품을 판매하였기 때문에 이러한 관련 물품을 판매할 수 있었다는 점이 입증되
어야 한다고 설명된다.
TAG_C3TAG_C4TAG_C5TAG_C6
229
223 中山信弘· 小泉直樹, 注解特許法 〔第2版〕, 靑林書院 (2017), 1640면.
224 大阪地判 平8・5・30判時1591호 99면,113면; 大阪高判 10・1・30(平9(ネ)2307호)
225 中山信弘· 小泉直樹, 注解特許法 〔第2版〕, 靑林書院 (2017), 1641-1642면.
226 東京地判 平11・10・29 (平10(ワ))5700호), 名古屋地判 11・12・22判例工業所有権法〔第2期版〕
2293의415의2면．2293의415의14면 등.
227 中山信弘· 小泉直樹, 注解特許法 〔第2版〕, 靑林書院 (2017), 1642-1643면.
228 東京地判 平19・12・25判時2014호 127면, 144～147면; 東京地判 平20・3・27判タ1298호269
면, 304면 등.
229 東京地判 平21・10・8 (平10(ワ))493호 등.
74
(2) 피고의 비용 공제
판례가 변동비 또는 직접고정비로서 공제를 허용한 침해자의 비용은 다음과 같다:
⚫ 원재료비, 부품비, 매입비용
⚫ 개발비230
⚫ 외주비231
⚫ 가공비232
, 분급비용233
, 조립조정비234
, 직접작업노무비235
, 총조립비중 연장근무시
간분236
⚫ 제조원가 중 비례부분237
, 제조원가중 변동비 (수도난방비, 동력비, 소모품비, 수선
비)
238
, 제조원가중 해당분239
⚫ 금형의 감가상각비240
, 제작비용중 해당분241
, 직접상각설치비242
, 제조원가중 고유
비중 해당분243
, 가공단가중 제조간접비중 해당분244
, 제조관리비용중 해당분245
230 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 331면 등
231 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면 등
232 静岡地判 平6・3・25 判例工業所有権法 [第2期版] 2623의 47면, 2623의 100면 등
233 東京高判 平15・10・29(平14(ネ)2232호)
234 大阪地判 平16・9・30(平13(ワ)1334호)
235 大阪高判 平12・12・22(平11(ネ)2603호등)
236 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 154면
237 東京地判 平12・11・30 判例工業所有権法 [第2期版] 2411의 96면, 2411의 104면
238 大阪地判 平16・5・27(平14(ワ)6178호)
239 大阪地判 平12・9・26(平8(ワ)5189호)
240 東京地判 平13・2・8 判時 1773호 130면,142면 등
241 知財高判 平20・9・29(平19(ネ)10098호)
242 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호)
243 東京地判 平12・11・30 判例工業所有権法 [第2期版] 2411의 96면, 2411의 104면
244 大阪高判 平12・12・22(平11(ネ)2603호등)
245 東京高判 平15・10・29(平14(ネ)2232호)
75
⚫ 포장비246
, 포장용기 제작비247
, 출하수수료중 포장비 해당분248
⚫ 포장재료비249
⚫ 보관료250
⚫ 하역비251
, 하조운임중 해당분252
, 운송비253
⚫ 광고선전비 중 해당분254
, 전시회비용중 장식비용255
⚫ 출장비중 교제비256
, 판매원여비 및 급여257
, 판매원 여비258
, 판매원 급여중 해당분
259
, 영업경비260
, 판촉비중 해당분261
, 무상교부 샘플 상당가액262
⚫ 판매인건비중 해당분263
, 판매관리비중 해당분264
, 판매비중 해당분265
, 판매수수료
266
246 静岡地判 平6・3・25 判例工業所有権法 [第2期版] 2623의47면, 2623의100면 등
247 東京地判 平18・12・22 判タ1262호 323면, 340면
248 東京地判 平19・12・25 判時2014호 127면, 145면
249 大阪高判 平12・12・22(平(ネ)2603호등)
250 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호) 등
251 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호) 등
252 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면
253 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호)
254 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면 등
255 東京地判 平19・12・25 判時2014호 127면, 145면
256 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 154면
257 知財高判 平17・9・29(平17(ネ)10006호)
258 東京地判 平19・4・24(平17(ワ)15327호등)
259 東京地判 平19・4・24(平17(ワ)15327호등)
260 大阪高判 平12・12・22(平11(ネ)2603호등)
261 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면 등
262 東京地判 平19・11・19(平18(ワ)6536호등) 등
263 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 331면
264 東京高判 平15・10・29 (平14(ネ)2232호)
265 静岡地判 平6・3・25 判例工業所有権法 [第2期版] 2623의 47면, 2623의 101면, 東京地判 平12
・1・28(平6(ワ)14241호) 등
266 大阪地判 平21・10・29(平19(ワ)13513호)
76
⚫ 수리종업자인건비 및 운임 중 해당분267
, 메인터넌스 종업원비용268
⚫ 일반관리비중 해당분269
반면 법원이 공제를 허용하지 않은 경우는 다음과 같다:
⚫ 연구개발비270
⚫ 직접 노무비271
, 총조립비중 연장근무시간 이외분272
⚫ 법용제조기구 구입비용273
, 제조원가중 배치비 무 감가상각비 등274
⚫ 판매비 및 일반관리비275
, 판관비276
, 일반관리비277
, 일반고정비278
, 판매비 및 일반
관리비 (운임, 임원보수, 급여 및 상여, 복리후생비, 조세공과, 감가상각비, 지대가
임 등)
279
, 판매비 및 일반관리비중 고정비 (지불보수, 감가상각비, 임원보수 등)
280
,
판매비중 판매원급여 및 후생비281
, 고정비(보험, 세금등)·원가상각비·리스료·보조관
267 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면
268 知財高判 平17・9・29(平17(ネ)10006호)
269 静岡地判 平6・3・25 判例工業所有権法 [第2期版] 2623의 47면, 2623의 101면, 東京地判 平12
・1・28(平6(ワ)14241호) 등
270 静岡地判 平6・3・25判例工業所有権法 〔第2期版〕 2623의 47면, 2623의 102면
271 大阪地判 平16・5・27(平14(ワ)6178호)
272 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 154면
273 大阪地判 平14・4・11(平11(ワ)3857호)
274 東京地判 平12・11・30 判例工業所有権法 〔第2期版〕 2411의 96면, 2411의 104면
275 大阪地判 平11・9・16 判タ1044호 246면, 252면
276 大阪地判 平16・9・30(平13(ワ)1334호)
277 大阪地判 平14・4・11(平11(ワ)3857호)
278 東京地判 平20・3・27 判タ1298호 269면, 304면
279 大阪地判 平12・7・11(平8(ワ)11623호)
280 東京高判 平12・4・25 判例工業所有権法 〔第2期版〕 8111의 157면, 8111의 160면
281 大阪地判 平14・4・11(平11(ワ)3857호)
77
리비282
, 점포가임283
, 점두판매위탁인건비284
, 출장비중 교제비285
, 통신교통비286
, 수
주 납입 인건비287
, 관리비288
⚫ 침해품의 보수비289
⚫ 영업외손실 및 특별손실290
, 영업외비용 및 법인세291
라. 소결
우리나라 특허법과 상표법상 침해자의 이익 규정의 직접적인 모태가 된 일본의 특허법상
상표법상 해당 규정들은 법문 그대로 침해자의 이익을 특허권자 또는 전용실시권자의 손
해액으로 추정하는 손해배상액 산정의 특별 조항이다. 따라서 그 해석 역시 민법상 일반
불법행위책임의 테두리 안에서 이루어지고 있다. 예컨대 피고가 원고의 손해가 없다거나
손해액이 침해자의 이익액보다 적은 것을 입증하는데 성공하면 추정이 전부 또는 일부
복멸되는 것이 그것이다. 다만 실무상 추정의 일부 복멸을 인정할 것인지는 법원의 재
량이 있는 것으로 보이므로, 이를 통하여 침해자의 이익 조항이 실질적으로는 영미법상
이익반환제도와 유사하게 운영될 소지가 충분하다.
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