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나. 모인출원 특허의 거절 무효 1) 제도의 개요 2011년 특허법 개정 전에는 제102조(f)항에 따라 발명자 자신에 의한 특허출원이 요구되었고 심사관은 특허출원에 관한 발명이 발명자가 아닌 자에 의해 이루어진 것 을 지지하는 증거가 있으면 그 특허출원을 거절할 수 있었다. 다만, 이의신청제도나 무효심판제도는 없었고 재심사(Reexamination) 제도에서 모인은 청구이유에 해당하 지 않았다. 한편, 특허권의 유효성 또는 침해에 관한 소송에 있어서 피고는 모인을 이 유로 하는 특허무효의 항변을 할 수 있다(35 U.S.C. 282). 2011년 특허법 개정에 의해 비록 pre-AIA §102(f) 규정이 삭제되었지만, 헌법 및 AIA §101 규정에 의하여 여전히 발명자만이 특허를 받을 수 있다는 점에는 변함이 없는데,808) ① 일부 예외는 있지만 원칙적으로 발명자가 특허출원해야 하는 점(35 807) 社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 102頁. 808) Janice M. Mueller, Patent Law 5th edition, Wolters Kluwer, 2016, p. 289 (“Although 102(f)(2006) was eliminated by the AIA, the fundamental concept of originality continues to apply whether one is operating under pre- or post-AIA rules(footnote 228).”). 특허법상 모인(冒認) 법리 311 U.S.C. 111(a)(1)(2006)), ② AIA가 발명자 정의 규정을 신설한 점(35 U.S.C. 100(f) (eff. Mar. 16, 2003), ③ 특허출원 시 발명자 선언서(자신이 진정한 발명자라고 믿는다는 취 지)를 제출해야 하는 점 등을 그 근거로 보고 있다.809) 또한, 2011년 특허법 개정 이후 마련된 IPR, PGR 중 IPR의 경우 특허 간행물에 근 거한 신규성 비자명성 결여만을 다툴 수 있으나, PGR의 경우 모든 무효사유(best mode 요건 제외)에 대해 다툴 수 있으므로 모인을 이유로 한 무효 주장도 가능하다.

항소심 법원은, 등록된 특허의 경우 원고의 발명과 동일성이 인정되지 않아 모인에 해당하지 않는다고 보았지만 당초 출원의 청구항 1부터 3에 대해서는 유사성을 인정 하였고 원고의 손해배상 청구를 받아들였다.

또한, F는 그 후 E와 협의 중, 사용 시에 체인커버가 좌우로 흔들릴지도 모른다는 문제를 깨닫고, F는 그것을 해결하는 수단으로서 커버피스의 톱커버부 내면부에 좌우 의 안쪽 링크플레이트 사이에 슬라이딩이 자유롭게(摺動自在) 돌출시킨 위치결정용 돌기를 마련하여, 체인의 안쪽 링크플레이트를 기준으로 하여 커버피스가 좌우로 흔 들지 않도록 하는 것을 생각해 냈다. F는 그 때 E에게 위 돌기를 마련하는 위치를 표 주박형상(瓢箪型)을 하고 있는 체인의 가장 높은 곳에 마련하는 것이 유효하다고 전하 였다.

2) 법원 판단 가) 판단 법리 법원은 직무발명 보상금 소송에서 발명자 인정에 대한 판단법리를 제시한다. 즉 “특허출원된 발명의 발명자에 대하여 출원서에 첨부된 청구범위의 기재를 기준으로 하여 그 발명의 기술적 사상을 파악한 후에 해당 기술적 사상의 창작에 공헌한 자였 는지 여부에 의하여 판단하여야 한다”고 설명하였다.661) 나) 공동발명자 판단 (1) H의 공헌에 관하여 대상 특허발명의 과제 및 작용효과에 대하여 H가 행한 시험에서 원고의 교사를 받 았다. 그리고 H가 실험하는 과정에서 대상 발명 구성요소에서 특허성을 판단하여 H 를 대상 특허발명의 공동발명자로 인정할 수 있다. 법원은 대상 발명의 구성요소에서 기술적 정보는 H가 밝혀진 것이 아니므로, H보다 원고의 지분율이 크다고 판단한다.

① “창조적 활동을 통하여 발명의 요지를 만들어낸 인간만이 발명자가 될 수 있다는 해석이다. 실제 발명자를 고용하고 있는 회사 등의 법인은 발명자 자 체가 될 수 없다. 이 규칙은 회사의 공식 대표자로 활동하고 있는 사람이 발 명을 이룬 경우에도 적용된다.” ② “발명은 외부에서 인식되어야 한다는 것이 다. 발명이 발명자의 머릿속에 있는 한 발명은 발명자를 위해 어떠한 권리도 창출하지 않는다. 발명이 알려진 것만 발명이 구체적으로, 동시에 다른 것과 구별되어 존재하게 되며, 이에 따라 발명은 독일특허법에 의해 발명자를 위한 권리 및 보호를 발생시키는 법적 효력을 갖게 된다.” ③ “발명에 대한 기여가 창조적인 것이다.”366) 363) 이하는 일본 및 한국의 자료에서 독일의 공동발명자 법리에 대하여 소개한 것들을 정리한 것이다.

설문에 끝까지 응답해주셔서 대단히 감사합니다. 다. 구체적 방안 1) 방안 1(해석론으로 해결: ‘실질적 기여’ 기준) 2011년 개정 전 미국 특허법(pre-AIA) 제102조(f)항 및 제103조를 제외하면 주요국 특허법 규정 중 비공지 모인대상발명을 진보성 판단의 선행기술로 포섭하는 입법례는 없는 것으로 보인다. 출원 시 통상의 기술자가 활용가능한 선행기술을 전제로 한 진보 성 판단의 틀을 유지하는 측면에서는 미국식 입법이 바람직하다고 보긴 어렵다.

3) 실무 <실질적 협력을 요구한 사례> 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결에서 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야” 한다고 판시하였다. 그 후 특허법원 2003. 5. 30. 선고 2001허7141 판결에서 법원은 “공동발명자에 해당하는지 여부의 판단은 발명에 나타난 기술적 사상의 창작 및 발명의 구성에 실질적으로 협력 하였느냐를 기준으로 판단하여야 한다”고 제시하였다. 앞에서 말한 바와 같이 실질적 으로 협력한 자가 공동발명자라는 법리가 중요한 것이 아니라 어떤 행위가 실질적으 로 협력하는 행위인지가 중요하며, 특히 주관적 요건이 필수적인지 여부가 해결되어 야 한다.

자. 東京地方裁判所 平成28年4月28日 平成24年(ワ)第21035号 判決(10%=1/10) 대상 발명5에 대하여 특허공보에서 발명자는 원고를 포함하여 총 10명이 기재되었 다.