사회 _ ‘복면가왕’ 호피폴라 아일 “형 노민우 1라운드 탈락…설욕위해 출연 결심” | 군포철쭉축제

바. 선행 연구원의 거부가 없는 경우의 공동발명자 인정 공동창작의 의사에 관하여 주관설과 객관설이 존재하는데, 어떤 설에 의하든 양방 이 공동저작물임을 부정하지 않으면 대상 저작물을 공동저작물로 볼 수 있다는 점에 동의한다.270) 그렇다면 모인대상발명의 발명자가 모인발명의 발명자가 완성한 발명에 대하여 공동발명자가 되기를 거부하지 않는 경우에는 해당 발명에 대하여 두 발명자 가 공동발명자가 되는 길을 막을 필요가 없다. 공동발명자, 공동특허권자가 되면 그러 한 권리의 공유로 인하여 권리행사에 여러 제약이 따르게 되는데 그러한 “권리제한을 수인하겠다는 의사”가 존재하는 경우 공동발명자임을 인정할 수 있는 것이다.271) 사. 주관적 의사교환이 없는 경우에 공동발명자를 인정한 사례: Clairol v. Save-Way 판결272) 선발명자가 발명의 앞 부분을 완성하고 그 결과를 후발명자에게 넘기고 그 후발명 자가 발명의 뒷 부분을 완성하였으며, 그 두 발명자 사이에 아무런 의사교환이 없었음 에도 불구하고 그 둘을 공동발명자로 인정한 사례로는 Clairol v. Save-Way 판례가 존 269) 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결(김수로 공동저작물 사건)(“선행 저작자에게 [공동창작의] 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작 자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정·증감 등에 의하여 분리이용 이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었다고 하더라도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다. ... 따라서 이 사건 전체 극본은 피해자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적 저작물 로 볼 수 있을지언정 피해자와 위 작가들의 공동저작물로 볼 수 없다.”). 270) 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판 결 -”, 계간 저작권 제29권 제4호, 한국저작권위원회, 2016, 85면(“객관설에 의하면 일방이 부정한다고 하더라 도 행위의 공동성으로부터 공동의사의 존재가 추단되면 공동저작물로 판단하지만, 주관설에 의하면 공동창작 의 의사는 곧 공동저작자가 되려는 의사로 볼 수 있기 때문에 일방이 부정하면 공동저작물이 될 수 없게 된 다.”). 271) 우원상, 앞의 논문, 86면(“생각건대, 주관설과 객관설이 대립되는 것은 ‘공동창작의 의사’의 의미로 보인다.

실무에서 실질적 특징에서 대상 발명의 “구성한 요점 또는 매우 중요한 기술적 특 징을 가리킨 것이고, 대상 발명과 현행성과에 대비하여 기술적 차이 있는 것을 구현한 294) 專利法 第二十三条 第二項(授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区 别.). 295) 專利法實施細則(2010年)第二十八条 第一項(디자인의 간단한 설명에는 디자인 제품의 명칭, 용도, 디자인의 요점을 명확히 기재하고 디자인요점을 가장 잘 표현하는 도면 또는 사진 1부를 지정해야 한다. 투시도 또는 색채에 대해 보호를 청구할 경우, 간단한 설명에 명확히 기재해야 한다.

2) 피모인자와 모인자의 공동발명 성립 여부에 대한 학설 이 문제에 대해서는, ① 특허발명이 선행발명을 이용하였거나 모방하였다는 사정 만으로 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수는 없 고, 선행발명과의 관계에서 모인출원발명이 되는 것을 면하게 한 특허발명의 개량 또 는 변경 부분(특허발명의 기술적 특징부)의 완성에 관하여 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이에 실질적인 협력관계가 있어야만 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 체적인 기준의 제시가 필요하다.”)도 비슷한 견해로 이해된다.

1014) 우리나라의 민법 규정(“제760조(공동불법행위자의 책임) ①수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가 한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다. ②공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다. ③교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.”)이나 형법 규정(“제 30조(공동정범) 2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다.”)도 ‘공동’의 의미 에 대해 판례에 맡기고 있다.

모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 379 우선 장점으로는, ① 모인 여부 판단도 결국은 진정한 발명자 판단의 일환이므로 일반적인 발명자 판단 기준인 ‘기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여’라는 기준이 동일하게 적용될 수 있고 또한 적용되는 것이 바람직하다는 점, ② 기술탈취 문제에 대한 대응에 있어 ‘실질적 동일성’ 기준보다 효과적인 측면이 있다는 점(즉, 모인의 성 립 범위가 확대되고 정당한 권리자의 구제 범위도 넓어지는 점) 등을 들 수 있다.

428) Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295 (Ct. Cust. & Pat. App. 1930) (“the complete performance of the mental part of the inventive act” and “the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 429) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 102–03 (2012) (“Similarly, non-technical contributions to the invention, such as suggesting a desirable goal of research (unless identifying that goal is technically difficult and not obvious) and providing management or financing, are not contributions to conception.”). 430) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 90 (2013) (“Finally, it has been found that merely explaining the current state of the art is an insignificant contribution to conception.”). 431) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004). 432) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁(“발명의 성립 과정을 착상의 제공(과제의 제공이나 과제해결의 방향부여)과 착상의 구체화의 이단계로 나누고, 각 단계에서 실질적인 협력 유무를 다음과 같이 판단한다(공동발명의 경우에 위와 같이 나누는 것이 편리한 경우가 많다). 제공한 착상이 새로운 경우 착상(제공)자는 공동발명자이다.”). 433) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁(“단, 착상자가 착상을 구체화하지 못하고 그대로 공표하였을 때에는 그 후에 다른 사람이 이것을 구체화시켜 발명을 완성하 였다고 하여도 착상자는 공동발명자가 될 수 없다. 양자 간에는 일체적⋅연속적인 협력관계가 없기 때문이다.

4. "대상기관"이란 산업기술을 보유한 기업·연구기관·전문기관·대학 등을 말한다. 다음으로 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개 량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, ① 해당 개량발명이 정당 916) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(3) Where a question is referred to the comptroller under subsection (1)(a) above and - . . . (c) any such application is refused under any other provision of this Act or is withdrawn before the comptroller has disposed of the reference, (whether the application is refused or withdrawn before or after its publication) the comptroller may order that any person by whom the reference was made may within the prescribed period make a new application for a patent for the whole or part of any matter comprised in the earlier application or, as the case may be, for all or any of the matter excluded from the earlier application, subject in either case to section 76 below, and in either case that, if such a new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the earlier application.”); 37 (“(4) Where the comptroller finds on a reference under this section that the patent was granted to a person not entitled to be granted that patent (whether alone or with other persons) and on application made under section 72 below makes an order on that ground for the conditional or unconditional revocation of the patent, the comptroller may order that the person by whom the application was made or his successor in title may, subject to section 76 below, make a new application for a patent - (a) in the case of unconditional revocation, for the whole of the matter comprised in the specification of that patent; and (b) in the case of conditional revocation, for the matter which in the opinion of the comptroller should be excluded from that specification by amendment under section 75 below; and where such new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the application for the patent to which the reference relates.”). 917) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 76 (“(1) An application for a patent which -(a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted, and (b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application, as filed, or the application for the patent, as filed, may be filed under section 8(3), 12 or 37(4) above, or as mentioned in section 15(9) above, but shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.”). 918) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 81-82頁에 소개된 현지대리인의 답변 내용을 정리한 것이다. 권리부여절차에 있어서 특허청장 (Hearing Office)이 내린 구제명령의 내용은 법적 그리고 본래적으로는 특허청장(Hearing Office)이 갖는 넓은 재량에 기초한 것이므로, 실제로는 권리부여절차에 있어서 특허청장(Hearing Office)은 다종다양한 사정을 고 려하여 다종다양한 적당한 조치(이론적으로는 권리자로부터의 출원비용 등의 상환도 포함하여)를 명하는 것이 가능하다고 한다.

Y는 X로부터 팩스송신된 갑 7 도면 중에 이너 슬리브(inner sleeve)에 설치한 条溝 와 그 단면 형상으로 기재를 하고, 이것을 평성 7년 10월 26일 송부처는 명확하지 않 지만 피고의 사내로부터 팩스송신하였다. 대상 발명 4의 발명자는 P10만이다. 3) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결(100%) 1심 법원인 서울중앙지방법원의 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결에서 법원 은 당사자 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피 고 회사의 이사인 E가 공동으로 발명한 것으로 인정하고, 대상 고안을 구상하고 현실 화하기 위해 원고와 E가 한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 판시하였다.

이처럼 ‘실질적 기여’ 기준을 적용할 경우, A1과 A2에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 甲의 단독 권리로, A3에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 甲과 乙의 공유로 되며, 발명자 판단 기준(실질적 기여)과 모인 판단 기준(실질적 기여)이 다르지 않기 때문에 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준을 적용할 때 발생하는 어색한 결론은 도출되지 않는다. 다만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공유관계도 인정하는 것으로 하면, 모인자 乙로서는 피모인자의 실질 적 기여가 인정되는 모인대상발명(A)을 어떤 수준으로 변경 개량하더라도 일단 특허 를 받아 권리가 불가분 상태가 되면 피모인자 甲의 선택에 따라, (i) 해당 특허가 무효 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 406 모인출원‧특허 거절‧무효 범위 출원일 소급 범위 이전청구 범위 협의의 실질적 동일성 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ A3 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ 실질적 기여 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A3 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ <표 44> 종합검토(피모인자와 모인장의 공유 불인정 시) 로 되거나, (ii) 특허권을 공유로 하는 방법밖에 없게 되는데, 피모인자 보호에 너무 치 우친 접근법이라는 비판도 있을 수 있지만 기술탈취 방지라는 목표를 효과적으로 특 허법에서 구현하기 위해서는 불가피한 측면이 있다. 다만, 이러한 접근법이 지나치다 면 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우에도 공유관계는 인정하지 않는 방법도 있지만 아래에서 살펴보는 바와 같이 피모인자 보호에 충실하지 못한 점 이 있게 된다.