부동산- 핀크 대출비교서비스에 BNK경남은행 참여…총 9곳과 제휴 완료 | 군포철쭉축제

나) 知財高裁 平成18年1月19日 平成17年(行ケ)第10193号 모인출원임을 이유로 한 특허청의 무효심결에 대해 특허권자인 원고가 A, B, 또는 D가 진정한 발명자라고 주장하며 심결취소의 소를 제기한 사안이다. 법원은 본건 특 허발명과 피고발명을 비교한 후 양 발명은 극히 유사하며 본건 발명의 발명자는 C이 며 D는 C로부터 본건 발명의 개시를 받은 것(발명의 기초가 된 실험데이터가 C로부 터 D에게 전달됨)에 지나지 않아 발명자가 아니라고 판단하였다(A와 B도 발명자가 아니라고 판단함). 이 판결에서는 양 발명이 ‘극히 유사하다’라고 표현하고 있지만 위 ①번 판결과 마찬가지로 ‘실질적 동일성’ 기준하에 모인출원 여부를 판단하고 있는 것 으로 보인다.

원고의 주장은, (i) 원고는 이 사건 특허발명의 특허출원 당시 이미 특허등록된 선 행발명과 다른 비공개기술로서 볼 밸브용 볼의 라이닝 작업 시 볼을 지지하는 연결핀 에 액츄에이터를 연결하여 강제적으로 퇴출시키는 모인대상발명을 보유하고 있었고, (ii) 모인대상발명과 이 사건 특허발명은 실질적으로 동일한 발명이며, (iii) B는 이 사 건 특허발명의 기술적 창작에 별도로 기여한 바 없이 원고의 모인대상발명을 모인한 자로서 발명자에 해당하지 아니하므로,735) 발명자가 아닌 B로부터 특허를 받을 수 있 는 권리를 승계 받아 이 사건 특허발명에 대한 특허를 출원한 피고는 무권리자라는 것이다. 반면 피고의 주장은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명은 액츄에이터의 연 결핀에 대한 기능 및 자동 제어부의 구성에서 현저한 차이가 있어 동일한 발명이라고 보기 어렵고, (ii) 원고 선행발명의 문제점에 관한 해결을 구상하던 B가 독자적으로 이 사건 특허발명을 개발하였다는 것이다.

ⓒ 분쟁특허는 기술사업체의 특허대상이 된 구조설계부를 포함하고 있다.

나. 관련 판례 모인 성립 범위에 대해 ‘실질적 기여’ 기준을 판시한 대법원 2009후2463 판결의 사 안은 피모인자의 영업비밀인 모인대상발명을 모인자가 변형하여 특허출원하고 등록 을 받은 것인데,3) 관련하여 영업비밀 침해 행위에 대한 형사 사건과 민사 가처분 사건 3) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결(갑이 경영하는 개인업체 연구개발부장 을이 병 회사로 전직하여 갑 의 영업비밀[이하 ‘모인대상발명’이라 한다]을 병 회사 직원들에게 누설함으로써 병 회사가 갑의 모인대상발명 을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 27 이 있었다.

1052) 손해액이나 침해행위 증명의 곤란으로 인한 한계. 1053) 앞서 본 바와 같이 ① 영업비밀 요건을 완화하고(‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’ → ‘비밀로 관리 된’) ② 영업비밀 침해행위 등에 대한 벌칙 강화하며, ③ 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해 로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하는 내용(징벌적 손해배상제도) 의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(의안번호: 17079)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가결되어 영업비밀에 해당하는 기술의 탈취행위에 대해서는 제재가 강화된 측면이 있다.

3) 중국 법리 중국에서는 발명의 ‘실질적 특징’(实质性特点)의 창출에 공헌한 자를 발명자로 본 다.474) 그 실질적 특징이 ‘진보성’과 연결되는 개념이라고 보면,475) 중국에서는 그 실 질적 특징이 신규성은 물론 진보성까지 구비한 특징이라고 이해할 수도 있다.476) 중국 특허청의 심사지침도 그렇게 설명한다.477)478) 한편, 판례에서 신규성만으로 실질적 특 징을 인정한 사례도 발견된다.479) 4) 호주의 법리 호주에서도 발명의 특징적 효과(material effect)에 기여한 자를 공동발명자로 본 다.480) 선행기술의 과제를 해결한 부분이 특징적 효과가 될 가능성이 높다.481) %3A+employeeinvention>. 474) 中华人民共和国专利法实施细则 第十三条(“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创 造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他 辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”). 475) 專利法 第22條 第3項(创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具 有实质性特点和进步.). 476) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“上述规定从正反两个方面界定了发明人或者设计人 的范围。其中的实质性特点”，对发明或者实用新型而言，应当与《专利法》第二十二条第三款规定的“与现有技术相 比该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中提到的“实质性特点”具有同样 的含义”) 477) 中华人民共和国国家知识产权局，「中国专利审查指南」，知识产权出版社，2010，第二部分第四章，170页 (“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的.如果发 明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的， 则该发明是显而易见的，也就是不具备突出的实质性特点。”). 478) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014년, 58면 참조. 479) （2013）沪高民三(知)终字第30号(“根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正，以下简称《专利法》）第十七 条第一款的规定，发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；根据《中华人民共和国专利 法实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 165 5) 우리 특허법원의 마스크 디자인 사건 우리 특허법원의 마스크 디자인 사건에서 법원은 ‘실질적 기여’를 한 자가 공동창 작자라고 설시하며, “디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부 분의 착상”에의 기여를 실질적 기여라고 보았다.482) 발명이나 디자인의 중요한 부분 또는 지배적인 부분을 창작한 자가 공동발명자가 되는 점에는 쉽게 동의할 수 있다.

4. 모인자 기여의 취급 피모인자 甲의 발명 A를 모인자 乙이 임의로 A’ 형태로 개량한 뒤 乙 명의로 출원 하였고, A’가 A에 비해 진보성이 인정될 정도인 경우, 甲이 발명 A’에 관하여 자신이 ‘공동발명자’임을 주장할 수 있는지가 문제된다.

앞서 본 바와 같이, 대법원 2009후2463 판결 선고 후 특허법원 판결을 대상으로 조 사해 본 결과951) 모인의 성립 범위 판단 기준으로 ‘실질적 동일성’ 기준(대법원 2003후 2218 판결)을 인용한 것이 4건, ‘실질적 기여’ 기준(대법원 2009후2463 판결)을 인용한 것이 9건으로 나타난다. 다만, 실질적 기여 기준(대법원 2009후2463 판결)을 적용하고 951) 2018년 12월에 출시된 법고을 LX 2018에는 “모든 특허법원 판결을 PDF파일로 새롭게 구축해 수록”하였다 고 소개되어 있는데, 법고을 LX 2018에서 검색한 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 22건(관련 성 없는 판결 11건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 8건이 있었고, 대법원 2009후2463 판결 선고 이후로 범위를 좁히면 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 8 건이다(법고을 LX 2018 출시 전 특허법원 홈페이지 판결서 인터넷열람에서 2018년 10월말까지를 대상으로 검 색한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 9건(관련성 없는 판결 5건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 2건이 있었고, 그 중 관련성이 없는 판결을 제외한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 2건이었다). 한편, 2018. 12. 10.자 특허법원 주요판결속보에 소개된 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결의 경우 대법원 2009후2463 판결을 인용하고 있는데 이 판결까지 포함하면, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건은 총9건이다.

특허공보의 기재에 추정력을 부여하는 경우, D가 공동발명자가 아니라는 사실 또 는 원고가 단독발명자라는 사실을 원고가 증명할 책임을 부담하여야 한다. 그런데, 법 원은 피고가 공동발명자라는 사실을 증명할 증거가 부족하다는 이유로 피고를 발명자 로 인정하지 않고 있다. 증명책임에 대한 법리적용의 오류를 범한 판결인 것으로 생각 된다. 대법원 2011다77313 판결은 공동발명자 사이에 지분에 관한 별도의 약정이 없 는 경우 균등한 지분율이 추정된다고 설시하였는데,685) 그렇다면 발명자가 한 명이 단 독발명자의 경우에는 그 자의 지분율이 100%인 것으로 추정된다고 보아야 한다. 그러 한 대법원 판결에도 불구하고 하급심 법원들이 그러한 추정력을 인정하지 않고 있다 고 생각된다.

2) 창조성 있는 공헌 ‘창조성 있는 공헌’이란 “창조성 있는 지력노동”이라고 한다.301) 창조성은 특허법 제22조가 규정하는 창조성과 같은 의미인가? 발명자 인정에서 말하는 창조성은 특허 성립요건에서 말하는 창조성과 판단각도에서 다르다는 견해가 있다.302) 따라서 발명 자 자격요건에서 말한 ‘창조성 있는 공헌’은 “2인 이상의 자연인이 하나의 발명을 완 성할 때 모두 공헌한 경우에 그 중 누군가 발명의 실질적 특징의 형성에 공헌하였는 지는 평가하는 것이다.”303) 따라서 각 청구항에서 실질적 특징을 가진 청구항을 구별 한 후, 당해 청구항에서 모든 기술특징이 당해 청구항에 실질적 특징에 공헌한 것이 아니라, 당해 청구항 중에서 어떤 기술특징으로 인한 효과를 판단한 것이다.304) 3) 소결 다시 정리하면, 발명자는 대상 청구항이 특정한 발명을 완성할 때 그 발명의 실질 적 특징에 공헌한 자를 말한다.305)306) 대상 발명의 발명자는 대상 발명의 출원에 대하 300)（2013）沪高民三(知)终字第30号(“根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正，以下简称《专利法》）第十七条 第一款的规定，发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；根据《中华人民共和国专利法 实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对 发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；”). 301) 2013）沪高民三(知)终字第30号(“所谓创造性贡献是指创新性的智力劳动。”). 302) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(““创造性贡献”中的“创造性”与《专利法》第二十二条 规定的“创造性”虽是同一措辞，但各自的评判角度有所不同。”). 303) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“以评判两者在实现方式和产生效果方面的差别大小; 作为确定发明人或者设计人资格的“创造性贡献，是指当有两个以上自然人对一项发明创造的完成都作出了贡献的情 况下，评判其中哪些人对形成发明创造的“实质性特点”作出了贡献。”). 304) 任广科, “无合作意图共同完成发明创造的专利权利归属 ”, 电子知识产权 , 2010, 54-55页(“在确定专利的某项权 利要求具有实质性特点之后，需进一步确定组成该权利要求的某项技术特征所起的作用， 并不是权利要求中的每一 项技术特征都对该权利要求的实质性特点有创造性贡献。从权利要求的组成分析，独立权利要求的实质性特点是由 其特征部分的某些技术特征所决定的;从属权利要求的实质性特点是由其限定部分的某些技术特征所决定的。是否可 以认定具有实质性特点的独立权利要求中特征部分的所有技术特征和从属权利要求中限定部分的所有技术特征均对 实质性特点有创造性贡献？这种认识不正确，理由很简单：申请人在书写权利要求时，有可能将应放在前序部分的 技术特征写入独立权利要求的特征部分或从属权利要求的限定部分， 但只要专利整体具备新颖性和创造性，在专利 审查中，并不会以此而不授予其专利权。”). 305) （2013）沪高民三(知)终字第30号(“根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正，以下简称《专利法》）第十七 条第一款的规定，发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；根据《中华人民共和国专利 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 125 여 서명권을 가진다.307) 실무에서 서명자는 발명자로 인정한다.308) 2. 공동발명자의 법리 가. 공동발명자의 정의 특허법 및 특허법실시세칙에서 공동발명자에 대해 규율하고 있지 않다. 학설에서 공동발명자는 한 발명에 대해 2인 이상이 공동으로 합작하여 완성한 발명이 공동발명 이고 그들 모두가 공동발명자라고 말한다.309) 합작·위탁하여 완성한 발명자는 공동발 명자로 볼 수 있다. 특허(전리)법 제8조에서 특허출원의 권리 및 특허권의 귀속에 대 해 규정하고 있다. 즉 “2인 이상의 단위 또는 개인이 합작하여 완성한 발명창조, 한 단위 또는 개인이 다른 단위 또는 개인의 위탁을 받아 완성한 발명창조는, 별도 협약 이 있는 경우를 제외하고, 특허출원의 권리가 발명창조를 완성한 또는 공동으로 완성 한 단위 또는 개인에게 귀속되며, 출원이 등록된 후에는 출원한 단위 또는 개인이 특 허권자가 된다.”310) 그러나 현실에서 발명을 창작할 때 주체 간에 협력한 의사 없이 완성한 발명인 경우가 있는데, 이러한 경우에도 공동발명자로 볼 수 있는지에 대하여 는 후술하겠다.

판례는 발명자를 “실질적으로 창작에 종사하여 기술사상에 대해 창작적으로 기여 339) 專利法 第二十一條(“發明，指利用自然法則之技術思想之創作。”). 340) 經濟部智慧財產局, 專利審查基準 第二篇 發明專利實體審查, 2013年版, 2–2–1頁(“依專利法第21條發明之定 義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，專利法所指之發 明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發 明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科 學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義。”). 341) 李素華, “專利法之發明人主義及發明人之認定”, 月旦法學教室, 163期, 2016, 34-35頁(“循此脈絡，對發明之完成 有「實質貢獻之人」，乃爲完成發明而進行精神創作之人其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」 （conception），並進而提出具體而可達成改構想之技術手段。”). 342) 李素華, “專利法之發明人主義及發明人之認定”, 月旦法學教室, 163期, 2016, 34-35頁(“實質貢獻之意涵，係指對 於發明的申請專利範圍（claim）有貢獻者;若其貢獻僅屬發明說明之內容，仍有不足。例如：關於解決技術課題之手 段已有雛型，就此進行測試及取得數據資料，僅對實施例之完成有貢獻者，非發明人。另外，對於技術思想創作之 完成未有貢獻，單純之指導者（supervisor）或提供建議，僅指出技術困難或問題，資金或設備提供者，不構成發明 人。同樣的，僅依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事熟練之技術事項而無創造行爲於內之工作，抑或其貢獻 係將已完成之發明轉化爲商品，亦非發明人”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 134 (contribute)한 자이며, 과제를 해결해야 함과 기술수단으로 해결하는 것을 구상한” 자 라고 말한다.343) “발명자는 실제 발명을 연구진행한 자이고 발명자의 성명표시권은 인격권의 한 종류이다.”344) 2. 공동발명자의 인정기준 법리 가. 공동발명자 판단기준 1) 학설 대만의 한 자료가 공동발명자와 관련하여 미국의 법리를 소개하고 미국의 법리를 참조하면서 개선한 정도를 소개하고 있다.345) 이러한 소개는 대만의 법리가 상당 부분 미국의 법리와 유사하다는 점을 말한다.346) 2) 판례 공동발명자 판단의 기준을 최초 제시한 대표적인 판례를 소개한다. 법원은 “발명 자가 특허출원범위에 기재된 기술적 특징에 대하여 실질적으로 공헌한 자여야 한다.

상기 이유에서 발명은 통상의 기술자가 그것을 용이하게 실시할 수 있는 단계에서 완성된 것이다.438) 그 발명의 효과가 목적하는 바에 미치지 못하는 사실 또는 그 효과 가 정확하게 인식·측정되지 않았다는 사실 등은 발명의 완성 여부에 영향을 미치지 않아야 한다.

714) 상고미제기로 확정. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 258 당3888호로 심리한 다음, 2016. 11. 22. 이 사건 특허발명은 모인출원이 아니고, 공동출 원 규정에 위배되어 등록된 것도 아니며, 그 특허 출원 전에 공지 또는 공연히 실시된 것도 아니라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

① 다른 연구원이 인지하지 못한 과제를 특정하거나 해결한 자(identified or solved an unrecognized problem within the team) ② 다른 연구원이 해결하지 못한 과제를 해결한 자(solved a problem that other collaborators could not) ③ 미미하지 않은 장점을 더한 자(added a nontrivial advantage to the invention that other collaborators did not contemplate) ④ 다른 연구원이 보유하지 않았던 기술을 보유한 자(??)(possessed skills that other members did not have) 5. 공동발명자 여부와 모인 모인대상발명이 a인데 대상 발명이 (a와 다른) b인 경우 모인대상발명자가 b 발명 의 발명자가 될 수 없다.278) 저촉심판에서 청구인의 청구가 인용되기 위해서는 모인대 상발명과 모인발명이 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.279) 갑의 a를 착상하고 277) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 408-09 (2013). 278) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2004)(모인대상발명이 이방향 (two-way) 스풀밸브인데, 대상 특허발명이 삼방향(three-way) 스풀밸브이어서 두 발명이 다르다고 판단한 사 례). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 120 경우 청구항 처리 ① 1항: a + b o 공동발명자 불인정의 경우 - 을이 a 착상의 주인공이 아니므로 33조(발명자 요건) 불충족 o 공동발명자 인정의 경우280) - 공동특허권자 지분 인정 ② 1항: a 2항: b o 1항 특허와 2항 특허로 특허를 2개로 분리하는 방안 o 을이 보유한 특허에 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안281) ③ 1항: a 2항: b 3항: a + b o 3개 특허로 분리하는 방안, 즉, 1항은 갑이 단독특허, 2항은 을이 단독특허, 3항은 갑과 을이 공동특허 o 1개 특허로 유지하되 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안 ④ ? <표 10> 갑이 a를 착상하고 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가한 경우의 처리 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가하는 경우도 아래 표와 같이 여러 경우가 발 생할 수 있다. 특히, ③의 경우에 3개 특허로 분리하는 방안은 입법론적으로도 갈 길 이 멀다고 생각되고, 현실적으로는 1개 특허에서 갑을 공동특허권자로 추가하면서 지 분율을 책정해야 할 것이다.