문화일반 _ 이탈리아계 피아자 “코로나19 확산, 이탈리아인들의 실수…예방 힘써야” | 군포철쭉축제

(5) 원리 또는 모델의 관여자(간접적 가담자 포함) 중 이들에게 불가결한 기여를 하 지 않은 자를 제외한다.

대법원 2003후373 사건에서 갑이 명확하고 통상의 기술자가 실시 가능한 착상을 한 후 도면까지 작성하였고, 그 도면을 을에게 전달하였는데, 을은 단순히 그 도면대 로 실물을 제작하는 선에서 그치지 않고 그 착상의 세부적인 문제점을 개선하여 새로 운 착상으로 개선하였고, 그 새로운 착상이 청구항에 반영되었다. 그 사안에서 대법원 은 을을 발명자로 인정하고 갑과 을의 공동발명자 관계를 인정하였다.435) 을이 갑의 착상(발명)을 구체화 하는 과정에서 새로운 그리고 더 나은 착상을 하였고 그 나은 착 상은 갑의 착상을 기초로 하는 것이므로 갑과 을은 그 새로운 착상(발명)에 대하여 공 동발명자가 되는 것이다.

나. 기재의 추정력을 인정한 사례 특허신고서에 기재된 발명자는 공동발명자로 추정된다는 사건을 소개한다. “가라 오케-콤팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치” 발명의 사건에서 법원은 “원고 가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된다 고는 할 것이다”라고 설시하였다.677) 본 사건에서 법원은 발명자의 기재에 추정력을 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 235 인정하면서 원고는 특허신고서에 공동발명자로 기재되지 않았고 “단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창 작행위라고는 볼 수 없으므로, 원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것이다”라고 판시하였다.678) 한편으로는 특허신고서 기재에 추정력을 부여하면서도 나아가서 창작행위의 존부를 살펴 발명자 여부를 판단한 사례라고 생각된다.

좌우지간, 대상 사건에서 원고와 Kent 대학교 3명의 연구원은 대상 발명과 관련하 여 직접적으로 소통한 바가 없다. 그러나, 원고의 합성법이 그 3명의 연구원에게 전달 되었고 그 전달로 인하여 그들 사이에 연결고리가 형성된 것이다.

추정되는 사실과 다르게 주장하는 자가 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담하여야 한다. 특히, 직무발명보상금 청구 소송에서 회사가 (공동)발명자로 기재되어 있는 원 고가 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우에는 금반언에 버금가는 강한 추정력을 인정하여야 할 것이다. 2명이 공동발명자로 기재되어 있고 지분율의 기재가 없어서 각자 50%의 지분율이 추정되는데 원고가 자신의 지분율이 50%보다 낮은 (예를 들어) 30%를 주장하는 경우에는 자백의 법리를 준용하여 그 주장을 진실된 것으로 인정할 수 있을 것이다.

그러나, 동 이론이 적어도 실험의 과학인 화학분야에서는 적용될 가능성이 상당하 다고 생각된다.

그렇다면 현재와 같이 해석론으로 모인의 성립 범위를 정하는 방법이 있는데, 다음 과 같은 점들이 해결되어야 할 것으로 보인다.

나) 실질적 동일 기준 적용 및 모인자 기여 인정 시 공유 인정 출원일 소급제도와 특허권 이전등록청구제도에서의 발명의 동일성의 의미를 같게 보는지 다르게 보는지 여부 및 다르게 보는 경우 모인자의 기여가 인정되면 피모인자 와의 공유 관계를 인정할 것인지 여부에 따라, ① 출원일 소급제도와 특허권 이전등록 청구제도에서의 발명의 동일성의 의미를 같게 보는 입장(제1설), ② 출원일 소급제도 와 특허권 이전등록청구제도에서의 발명의 동일성의 의미를 다르게 보되, 전자를 후 자보다 넓게 해석하는 입장(제2설), ③ 기본적으로 제2설의 입장에 서되 모인출원발명 에서 변경 부가된 구성의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도 가능하다는 입장(제 3설)으로 구분한 다음, 모인자가 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가를 한 경우 정당한 권리자의 이전등록청구를 인용하되 모인출원자의 공유지분청구권을 인정할 수도 있는 제3설이 타당하다고 하는 견해가 있다.771) 770) 정차호, 앞의 책, 446면. 771) 손천우, 정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018. 4., 314-316면. 특허법상 모인(冒認) 법리 289 출원일 소급제도에 있어서 동일성 특허권 이전청구에 있어서 동일성 제3설 동일성 범위를 넓게 해석함. 동일성 범위를 좁게 해석함. 다만, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경･추가를 한 경우 피모인자와 모 인자의 공유로 처리. (이론 구성은 제1설과 동일함. 즉, 특 허법 제99조의2 유추적용). 乙 출원 모인으로 거절‧무효 여부(O, X) 甲의 이전청구 가부 제1설 제2설 제3설 제1설 제2설 제3설 A ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ A1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ A2 ◯ ◯ ◯ ◯ ☓ 공유 A3 ☓ ☓ ☓ 공유 ☓ 공유? <표 28> 동일성에 대한 학설 비교 甲의 모인대상발명(A)과 실질적으로 동일한 발명을 A1, 실질적으로 동일하지 않지 만 진보성은 부정되는 발명을 A2, 진보성도 부정되지 않는 발명을 A3라고 가정하고, 乙이 A, A1, A2, A3를 각각 출원한 경우 앞서 본 제1설부터 제3설을 적용해 보면 다 음과 같은 결과가 도출될 것이다.

주의할 것은, 직접적 기여를 먼저 산정하고, 간접적 가담은 직접적 기여도 고려하 여 요구한다.

가. 착상 미국에서는 (기술적) 착상(conception)이 완성되는 순간 발명이 완성된 것으로 보 고,190) 그 순간 특허를 받을 수 있는 권리가 자동적으로 생성된다.191) 그러므로 착상에 기여하지 않은 자는 발명자가 아니다.192)193) 착상의 완성은 발명을 완성한 것을 말하 며,194) 발명을 완성하는 중간 과정은 착상을 향하여 나아가는 과정이라고 보아야 한 다. 그런 견지에서 착상은 발명의 완전한(complete) 형태를 가진 것이어야 한다.195) 착 상이 완전한 형태를 가진다는 말은 그 착상만으로 통상의 기술자가 발명을 용이하게 실시할 수 있다는 말이다.196) 예를 들어, 기계분야에서는 발명자가 그 착상을 도면으 로 표현하고 약간의 설명을 더하면, 통상의 기술자가 그 도면과 간단한 설명에 근거하 189) 저작권법에서도 그러하다. Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1300 (1999) (“Finally, each of the contributions from putative authors must be copyrightable on its own.”). 190) Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295 (Ct. Cust. & Pat. App. 1930) (“the complete performance of the mental part of the inventive act” and “the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 191) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in J oint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 83 (2012) (“This subjective component of invention is inherent in the idea of ‘conception,’ which is integral to establishing the moment when the invention became entitled to a patent.”). 192) Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004) (a person is a joint inventor “only if he contributes to the conception of the claimed invention”). 193) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 194) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227-28 (Fed. Cir. 1994) (“Conception is the touchstone of inventorship, the completion of the mental part of invention.”). 195) Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) (“the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 196) Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1228 (“conception is complete . . . when the idea is so clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 105 여 발명의 효과를 확인하거나 실물로 구체화 할 수 있는 것이다. 그리고, 그러한 효과 확인작업이나 실물화작업은 발명과 무관하다.

나. 발명자의 발명 v. 청구항의 발명 적어도 공동발명자 판단의 견지에서는 발명자의 마음 속에, 연구일지 속에 있는 발 명은 중요하지 않다. 그 발명 중 일부를 사회에 기여하고 나머지 부분만을 청구할 수 도 있다. 혹은 발명자가 실제로 발명한 내용을 초과하여 청구할 수도 있다. 물론, 그런 과도하게 넓은 청구항은 심사과정에서 거절되어야 하고 무효심판에서 무효되어야 하 겠지만, 거절 또는 무효되지 않은 과도하게 넓은 청구항의 발명은 그 거절 또는 무효 전까지는 그 청구항을 기준으로 발명을 확정하여야 한다.

특허법 제99조의2가 규정하는 이전청구제도는 특허 전부의 이전이나, 그 특허의 일부 지분의 이전에 대하여만 허용한다. 즉, 현행 이전청구제도를 통해서는 특허 내 청구항을 분리하여 새로운 특허들로 분리하는 청구는 가능하지 않다. 그렇다면, 이러 592) 조영선, 앞의 책(2018), 192면(“모인출원을 이유로 등록특허 자체를 이전받기 위해서는 피모인 발명과 등록발 명이 서로 동일한 것이어야 한다. 그렇지 않다면 이전등록을 통해 다른 사람의 발명적 잉여를 차지하는 또 다 른 의미의 부당이득이 성립하기 때문이다.”). 593) 미국 특허법 제135조. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 196 한 특허분리를 가능하게 하는 모인심판제도를 신설하고 특허청 내에서 분리된 특허의 등록이 가능하도록 해야 한다. 특허등록은 특허청의 고유업무이므로 그 등록과 관련 된 분쟁도 특허청이 담당하는 것이 타당하다.

위와 법리를 사안에 적용한 결과 법원은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사 719) 대법원 2017. 5. 31. 선고 2017후288 판결에 의해 심리불속행 기각됨. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 262 이에 실질적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없고(특허법 제33조 본문 위반 아님, (ii) 甲과 乙은 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기 술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발 명자에 해당한다고 판단하였다(특허법 제44조 위반으로 무효).720) ③ 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결721) <사안의 개요> 원고는 피고를 상대로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원에 해당한다는 등 의 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명은 무권리자 에 의한 출원으로 볼 수 없다는 등의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2016. 4. 27.자 2015당5538 심결).722) 이 사건 특허발명은 원고의 직원인 A, 금형 설계업체 완정밀의 대표 B가 피고와 공동으로 발명한 것임에도, 피고의 아들인 C가 무단으로 출원하여 등록받은 것이라는 것이 원고의 주장이고, 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 C이고 C로부터 발명 내 용을 지득하여 알고 있던 피고가 그 내용을 원고에게 알려주었다는 것이 피고의 주장 이다. 한편, 모인대상발명은 (i) 금형 설계업체인 완정밀의 대표 B가 금형 수정·가공업 체인대흥와이어의 대표 D에게 보낸 이메일과 (ii) 피고가 원고 회사 재직 시 수행한 테스트 데이터에 관한 문서(원고 직원에 의해 작성됨)에 개시된 발명이다.

다시 정리해서 말하자면, 影山론에 따르면 발명자 인정의 판단요소는 발명을 구성 하는 원리 및 모델이 있는데, 원리 및 모델의 독창성(창작성)을 고려하여 각 중요도를 대비해서 판단하여야 한다. 이러한 인정기준은 원리 및 모델의 2단계 중 어느 한 단계 의 기여를 기준으로 하는 것을 명확하게 제시하고 이는 발명자 및 후술한 공동발명자 인정 체계의 출발점이 된다고 주장한다.150) 2) 공동발명자의 법리 가) 공동발명 및 공동발명의 유형 공동발명의 개념 공동발명에서도 상술한 발명에서와 같은 影山론의 2단계설을 적용한다. 공동발명 이란 “복수의 사람이 발명의 성립에 필요한 행위와 그 사람 사이의 주관적 관여를 가 지고 불가결하게 협력해서 성립시킨 발명”이라고 정의한다.151) 그 정의에 따라서 발 명의 성립에 불가결로 필요한 행위는 객관적 측면이고 사람 간에 주관적 관여는 주관 적 측면이라고 한다.152) 객관적 측면 및 주관적 측면이 공동발명의 필수적인 성립요건 148) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“原理を考えた着想からモデ ルの設定の予測が極めて容易な場合には、モデルの設定者は発明者とならないと考えられる（例、p.269の事 案）。”). 149) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“。なぜならば着想、着想の 具体化とも、オリジナリティ（創作性）が認められるべきものであるが、上記の場合、モデルの設定には、オリ ジナリティが認め難いからである。発明者認定の基準としてのモデルの設定にはあたらないともいえる。後に p.102〜で、発明を構成する原理とモデルの各価値から、原理とモデルのウェイトについて考えるが、上記の場 合、原理に比し、モデルのウェイトが極めて低いケースとも考えることができる。その意味で原理モデルの価値 の裏付けは、原理・モデルのオリジナリティといえる。”). 150) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34-35頁(“ー般の発明者認定の基準 は、上記原理、モデルの2つの段階のいずれかへの寄与を基準とすることにより議論が明確化する。以上は、筆者 の発明・共同発明の成立及び発明者、共同発明者認定の体系の出発点となる。”). 151) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“上記を少し具体化して、 「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させ た発明」と定義する。”). 152) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“この定義のうち、（4）「発 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 92 이 된다.153) 구체적으로 객관적 측면 및 주관적 측면을 제시한다.