분유> 코로나19틈타…WHO사무총장사칭이메일발견 | 군포철쭉축제

법원은 공동발명자 간의 지분율 산정과 관련하여 다음 사항을 제시하였다. 갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을이 b 요소를 추가하였고, 그 후 병이 c 요소 를 추가하여 결과적으로 (진보성이 인정되는) (a+b+c) 발명을 창출한 경우, 비록 b 요 소 및 c 요소만으로는 진보성이 인정되지 않으나 그 두 요소가 한꺼번에 a 요소와 합 쳐짐으로써 진보성이 인정되는 경우 을과 병은 공동발명자가 되는 것이다.

775) 일본 특허법 제29조 제1항 본문(“제29조 ① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는, 다음에 열거된 발명을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.”). 776) 일본 특허법 (거절사정) 제49조 (“심사관은, 특허출원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 특 허출원에 대하여 거절사정을 해야 한다. 1. (생략); 2. 그 특허출원에 관한 발명이 제25조, 제29조, 제29조2, 제 32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지 제4항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 경우; 3. 내지 6. (생략); 7. 그 특허출원인이 발명자가 아닌 경우에 있어서, 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 경우”); (특허무효심판) 제123조 (“특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 특허를 무효로 하는 것에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우, 이 이상의 청구항에 관한 것에 대하여는 청구항마다 청구할 수 있다. 1. (생략); 2. 그 특허가 제25조, 제29조, 제29조의2, 제32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지 제4항에 위반된 경우; 3. 내지 5. (생략); 6. 그 특허가 발명자가 아닌 자로서 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 특허출원에 대하여 된 경우; 7. 내지 8. (생략). ②항 내지 ④항 (생략).”). 특허법상 모인(冒認) 법리 291 시작품 발명 특허발명 본건 시작품은 좌우의 유 방을 별개로 보호, 보정 하는 좌우분리형 브래지 어를 좌우 한쌍으로 조합 시킨 브래지어로서, 각 브래지어는 ⓐ 유방을 보 호, 보정하는 캡부와, ⓑ 캡부의 하부에 접속하고, 가슴둘레를 한바퀴 돌아 장착하는 밴드부와, ⓒ 캡부의 상부에 일단측이 취부되고, 어깨부를 통과 한 등 가운데측에서 타단 측이 밴드부에 취부된 어 깨끈을 갖추고 있고, 좌 우의 브래지어의 밴드부 가 브래지어의 장착시에 가슴쪽에서 겹쳐지는 것 이다.

3) 일본에서의 혼동 일본에서도 착상 ‘및’ 구체화를 한 자가 발명자라고 설명하는 글이 있다.385) 어떤 판결은 착상이 구체적이어야 된다는 표현과 구체화라는 용어를 혼용하여 더욱 헷갈리 게 한다.386) 미완성(구체적이지 않은) 착상을 구체화(완성) 하는 것이 발명인지, 착상 이 구체적이면 발명이 완성된 것이고, 그 착상(발명)을 실물화(reduction to practice) 하는 것이 구체화인지를 구분해야 한다. 미국은 후자의 개념을 사용하고 있다. 미국에 서는 그 발명을 누가 착상하였는지라는 질문을 그 발명을 누가 완성하였는지와 유사 하게 이해한다.387) 일본의 착상과 구체화의 법리는 ‘구체적’이라는 용어와 ‘구체화’라는 용어가 같은 한자인 ‘구체(具體)’를 공유하여 비롯된 것으로 보인다. 착상이 신규할 뿐만 아니라 구 체적이어야 한다고 말하면서,388) 또 착상의 ‘구체화’라고고 말한다. 이렇게 헷갈리게 하는 비슷한 용어를 같은 장면에서 사용하지 않아야 한다. 미국에서는 “착상이 명확 하면(definite), 그 후의 구체화(reduction to practice)는 발명의 행위가 아니다”라고 표현하는데,389) 여기서 ‘명확한’이라는 단어와 ‘구체화’라는 단어는 완전히 다른 것이 어서 오해의 소지가 없다. 미국이 사용한 “definite”를 일본이 ‘구체적’이라고 번역하 면서 구체화(reduction to practice)와 혼동이 발생한 것으로 추측된다. 그 추측의 진위 와 무관하게 ‘구체적’이라는 용어와 ‘구체화’라는 용어는 혼동을 야기하므로 같이 사 용하는 것은 바람직하지 않다. 착상이 명확하다는 것은 통상의 기술자가 그 착상을 용 385) 影山 光太郎,　「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合 の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 35頁(“발명의 특징적인 부분에 대한 착상을 얻고, 이를 구체화하는 사람”). 386) 東京高等裁判所 昭和51年4月27日 昭和47年(行ケ)第25号 判決(“특허법에서 말하는 발명은 기술적 사상의 창 작인 것은 물론이지만, 여기에서 말하는 창작과는 단순한 착상만으로는 부족하며, 그 착상이 구체화된 것이어 야 함은 말할 필요도 없다. 발명은 착상의 구체화를 수반해야만 완성하는 것이다.”). 387) USPTO, MPEP § 2137.01 (8th ed. Rev. 8, July 2010) (“발명자를 판단하는 기초적인 질문은 누가 그 발명 을 착상하였는지이다.”). 388) 산업구조심의회 지적재산정책부회 「제6회 특허제도 소위원회 회의 순서 자료 7-1, 일본에 있어서 발명자의 결정」(2003)(발명자는 “당업자가 실시할 수 있을 정도의 구체적인 착상을 한 사람이다.”). 389) Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) (“the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 150 이하게 구체화 할 수 있는 정도를 말한다.390) 다. 미국의 착상(conception) 및 구체화(reduction to practice) 법리 1) 착상의 개념 미국에서 착상의 개념은 Mergenthaler v. Scudder 판결에서 처음 제시되었다.391) 동 판결에 의하면 착상의 완성은 완전하고 작동 가능한 발명의 아이디어가 명확하고 영 속적으로 형성된 상태를 말한다.392) 즉, 미국에서는 착상(conception)이 명확한 단계에 이르면 그 시점에서 발명이 완성된 것으로 본다.393) 그러므로 발명자 여부는 착상의 완성에 기여하였는지 여부에 의하여 결정된다.394) 착상이 완성된 때 발명의 완전한 형 태도 완성되는 것이다.395) 어떤 경우에는 발명이 종이에 표현될 필요도 없이, 발명자 의 마음 속에서 완성되기도 한다.396)397) 발명자가 명확하고 영속적인 발명의 아이디어 를 보유함을 보이는 당시에 발명이 완성된 것이며, 발명자가 그 발명이 의도된 바대로 작동할 것인지에 대해 합리적 기대를 가졌는지 여부는 무관하다.398) 발명자가 실험계 390) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1230-31 (Fed. Cir. 1994). 391) Kathleen Asher, The Doctrine of Simultaneous Conception and Reduction to Practice: An Argument for Its Repudiation, 2003 Syracuse L. & Tech. J. 2 (2003) (“A definition of conception was formulated in the leading case of Mergenthaler v. Scudder.”). 392) Mergenthaler v. Scudder, 11 App. D.C. 264, 276 (D.C. Cir. 1897). (“complete conception is “the complete performance of the mental part of the inventive act ... [i]t is, therefore, the formation in the mind of a definite and permanent idea of the complete and operative invention as it is thereafter to be applied in practice ...”). 393) Robert W. Harris, Conceptual Specificity as a Factor in Determination of Inventorship, 67 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 315 (1985) (discussing the kinds of contributions to invention that do not rise to the level of contributions to conception due to lack of sufficient specificity). 394) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“An inventor must contribute to the conception of at least one aspect of the invention described.”). 395) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“Conception requires the use of the ‘inventive faculties’; it is the creative formulation of a complete view of what the invention is.”). 396) Matthew W. Coryell, Patent Law As an Incentive to Innovate Not Donate: The Role of the U.S. Patent System in Regulating Ownership of Human Tissue, 36 J. Corp. L. 449, 453 (2011) (“Conception is the ‘formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.’”) (citing Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986)). 397) 물론, 발명자의 마음 속에 완전한 발명이 완성되었음을 ‘증명’하는 것은 또 다른 쟁점이 된다. 전자문서에 의 한 증명을 다룬 글: Lisa A. Dolak, Patents Without Paper: Proving A Date of Invention with Electronic Evidence, 36 Hous. L. Rev. 471 (1999). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 151 획 또는 연구의 목표를 설정하는 것은 착상의 행위가 아니며, 해당 과제(problem)에 대한 특정 해결책(solution)이 명확하게 형성되는 단계가 착상이 명확하고 영속적인 단계가 된다.399) 발명자가 그 발명이 기대된 바와 같이 작동될 것이라고 믿었는지 여 부는 무관하다.400) 2) 구체화의 개념 미국에서 ‘착상 후의 구체화’(reduction to practice)는 실물화 또는 효과 확인의 작 업이므로 그 자체로는 발명의 행위가 되지 못한다.401)402) 구체화가 대상 착상이 작동 하는지를 실험하는 것이라면 그 실험이 종료된 후에 대상 착상이 완성된 것인지가 검 증되겠지만(verified),403) 그 작업은 검증작업에 불과하며 그 실험을 한 자, 즉 구체화 를 한 자는 발명자가 되지 못한다.404)405) 물론, 구체화의 과정에서 명확한 착상을 새로 398) Jackie Hutter, A Definite and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutical and Chemical Sciences and the Determination of Conception in Patent Law, 28 J. Marshall L. Rev. 687, 687 (1995) (“the court ruled that an inventor completes conception of a pharmaceutical invention when the inventor shows possession of a definite and permanent idea of the invention, regardless of whether the inventor also held a ‘reasonable expectation’ that the invention would work as intended.”). 399) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) (“An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan he hopes to pursue.”). 400) Alan H. Gordon & Jon R. Trembath, Recent Developments in Patent Law, 3 Tex. Intell. Prop. L.J. 115, 123 (1995) (“The Federal Circuit disposed of the defendant's claim that the inventor's definite and permanent idea must include a reasonable expectation that the invention will work for its intended purpose, stating that ‘an inventor's belief that his invention will work or his reasons for choosing a particular approach are irrelevant to conception.’”). 401) Mark J. Buonaiuto, The Use of Derived Information As Prior Art Under Section 103 of the Patent Act, 79 Nw. U. L. Rev. 423, 459 (1984) (“Reduction to practice is a term of art denoting the two-step process of embodying the invention in physical form and testing the invention to ascertain its ability to achieve the desired result. Normally, reduction to practice follows conception of the invention.”). 402) Univ. of Pitt. v. Hedrick, 573 F.3d 1290, 1299 (Fed. Cir. 2009) (“Proof that the invention works to a scientific certainty is [the separate step of] reduction to practice.”). 403) William A. Drennan, A Method of Analysis for the Unlikely Asked to Perform the Amazing: Determining "Patentability" Without A Patent Application Under Section 1235, 22 Va. Tax Rev. 443, 511 (2003) (“Nevertheless, reduction to practice is important both as verification that the conceived invention is workable and as a step in putting the conceived subject matter in a form that will make it a permanent part of the art.”). 404) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 53–54 (2009) (“However, after further experimentation, the inventiveness of those original ideas would potentially be verified. Even though actual conception would not occur until the moment of reduction to practice, someone who merely contributes ordinary skill in the art in the reduction process would likely not be an inventor.”). 405) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 152 이 창출하게 되면 그 착상은 새로운 발명이 된다.406) 구체화는 통상의 기술자가 (창작 적 작업이 없이) 쉽게 할 수 있는 작업인 것이다.407) 구체화는 발명의 종류에 따라 다 를 수 있는데, Corona v. Dovan 판결에서 연방대법원은 다음과 같이 설시하였다.

3) 법원의 판단 법원은 원고가 대상 발명의 구성을 착상한 경위를 인정하였다. 비록 대상 발명은 원고 및 소외 제3자 D가 공동으로 개발한 것이지만, 공동발명자 간의 지분율 분배에 있어서 대상 발명은 원고가 기술적 사상의 특징적 부분에 대하여 착상 및 구체화 한 것이다. 소외 제3자 D는 비록 원고와 함께 대상 발명의 개발에 종사하고 출원 및 보 정 경과에서 일정한 기여를 한 것을 고려해서 원고의 지분율은 90%이고 D가 10%로 인정하였다.

이와 같은 점에 비추어 보면, 특허법상 동일성이 문제되는 모든 장면에서 동일한 기준을 적용할 필요는 없고 해당 조문의 취지에 비추어 판단하면 될 것이며, 모인 성 립 범위 판단에서도 마찬가지라고 볼 수 있다.

- 102 - ■ 사무소 규모 01. 귀 소(또는 법인)의 총 근로자 수는 몇 명 입니까? □ 5명 이하 □ 6~10명 □ 11~15명 □ 16~20명 □ 21~30명 □ 31~50명 □ 50~100명 □ 101명 이상 02. 귀 소(또는 법인)의 총 변리사 수는 몇 명 입니까? □ 1명 □ 2~3명 □ 4~6명 □ 7~10명 □ 11~15명 □ 16~20명 □ 21~30명 □ 31~50명 □ 50~100명 □ 101명 이상 03. 귀 소(또는 법인)의 총 변리사 중 직접 실무문서를 작성하는 변리사 수는 몇 명 입니까? □ 1명 □ 2~3명 □ 4~6명 □ 7~10명 □ 11~15명 □ 16~20명 □ 21~30명 □ 31~50명 □ 50~100명 □ 101명 이상 - 103 - 04. 귀 소(또는 법인)의 총 매출액은 얼마입니까? □ 2억 이하 □ 2억 초과 5억 이하 □ 5억 초과 10억 이하 □ 10억 초과 15억 이하 □ 15억 초과 20억 이하 □ 20억 초과 30억 이하 □ 30억 초과 50억 이하 □ 50억 초과 100억 이하 □ 100억 초과 ■ 사무소 업무 현황 및 범위 05. 귀 소(또는 법인)의 특허출원 1건 당 평균 투입시간을 출원 비용 구간별로 선택하여 주시기 바랍니다.

(주) 클레임, 발명의 상세한 설명에서 출발한다. 에기서 실험에 의한 발명의 경우, 185) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 頁(“109면 186) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 113頁(“各発明者について、発明へ の寄与（の程度）=原理への寄与+モデルへの寄与=原理のウェイト×原理への寄与の程度+モデルのウェイト×モデ ルへの寄与の程度上記の発明への寄与の程度を整理して各人の割合を算定すると、共同発明者間の寄与割合とな る。”). 187) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 113頁(“関係者の、主観的関与によ る寄与の程度は分かり難いの合わせて、で、客観面に直接的に寄与した別の関係者の寄与との比較を適宜考慮す る。なお、上記の寄与割合は、発明者の認定の当否を振り返る意味合いもある。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 101 클레임을 물의 발명에 있어서의 성과물, 물을 생산하는 방법의 발명에 있어서의 실험 조건을 단적으로 제시하고 있다.

결 론 7 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 결 론 425 제7장 결론 이 보고서는 기술탈취 문제에 효과적으로 대응함에 있어, ① 특허법 외의 관련 법 률(부정경쟁방지법, 하도급법, 상생협력법, 중소기업기술보호법 등)의 적용 가능성과 한계, ② 특허법 관련 규정(제33조부터 제35조, 제44조, 제99조의2 등)에 의한 대응 가 능성과 한계를 검토해 보고, ③ 주요국의 관련 법리 및 논의 동향에 대한 분석을 참고 하여, ④ 특허제도 개선의 필요성 및 제도개선방향에 대해 검토해 보았다.