X는 餡ルーダの試作機를 제작하고 평성 7년 11월 7일 이것을 피고 측에 지참하여
Y 및 피고의 종업원 등의 입회하에 시험을 실시하였다.
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이 경우에서는 모두 모델로 취급한다.651)
➈ 단계: 원리 및/또는 모델에의 기여 정도
를 요구한다. 652)
➈ 단계: 모델에만 기여 정도를 요구한
다.653)
<표 18> 원리 및/또는 모델의 관여자: 2가지 경우(影山)
➈ 단계에서 말하는 기여 정도는 “일반적으로 (가) 기술적인 불가결성의 정도, (나)
기술수준, (다) 유용한 것으로 고려된 정도, (라) 특허발명에 기여한 특징적인 구성요
소의 수(예: 청구항의 수), (마) 구성요소의 특징 정도, (바) 신규성, 진보성의 정도와
같은 요인을 갖춘 것으로” 판단하면 된다.654)
➉ 단계: 발명자의 지분율 산정방법655)
648) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁.
649) ➁ 원리를 추출할 수 없는 경우는 ➅-1 경우와 같은 경우로 구분한다.
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273) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“One may take a step at one time, the
other an approach at different times. One may do more of the experimental work while the other makes
suggestions from time to time. The fact that each of the inventors plays a different role and that the
contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the
invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the
problem.”).
274) Id. at 7 (“and the factual finding that the teachings and claims of the B-S patent are the synergistic
result of the inextricable efforts of Burian and Sempliner, the Court holds that Burian and Sempliner are
joint inventors.”).
275) Aaron X. Fellmeth, supra, at 105.
276) 1-2 Donald Chisum, Chisum on Patents §2.02 (2008).
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
119
- 단순히 결과 또는 목표를 제시한 자(Suggesting a desired end or result, with no
suggestion of means)
- 다른 자의 지시에 따라 실험한 자( Following the instructions of the person or
persons who conceive the solution without offering any “inventive act”)
- 완성된 발명을 구체화 한 자(Acting to reduce to practice or demonstrate the efficacy
of an already completely conceived invention)
- 선행기술에 대한 일반정보를 제공한 자(Providing general information on design
elements or the state of the art, with no knowledge of the ultimate goal or idea)
<표 9> 발명자 판단 기준(Chisum)
다. Eric Cohen이 정리한 CAFC 기준
Eric Cohen이라는 저자는 CAFC 판결 65개를 분석하여 다음과 같은 자를 발명자
로 예시하고 있다.277) 다만, ④번이 제시하는 요소를 가진 자가 발명자인 점은 납득하
기 어렵다.
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656) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
657) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
658) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
213
[그림 2] 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차(影山)
다. 평가
影山光太郎론에 대해 일본 내에서의 평가는 어떠할까? 아쉽게도 일본의 하나의 책
만이 그 이론을 평가한다. 그 평가마저도 그 이론이 한층 더 심화되기를 기대한다고만
말하고 있고, 그 내용에 대하여 구체적으로 평가하지는 못하고 있다.659) 影山光太郎론
은 논문의 차원이 아니라 책의 차원에서 장황하게 설명되었는데, 그 이론이 일본에서
외면받아 왔다고 생각된다.
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위와 같은 판단을 기초로 법원은, 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로
동일하거나, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추
가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니
하는 등 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다고 판단
하였다.738)
법원은 위와 같이 이 사건 특허발명과 모인대상발명의 동일성을 인정한 다음, B가
이 사건 특허발명의 발명자로 볼 수 없으므로739) 이 사건 특허발명은 모인출원에 해
736) 피고는 여러 가지 이유를 들어 원고의 모인대상발명 보유에 대해 다투고 있으나 법원은 피고의 주장을 받아
들지 않았다.
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복수 공동발명자의 각 기여는 정신적 공동 작업(gestage Mitarbeit)에 의거하여 기
여해야 한다. 그러나 이러한 공동 작업은 자금, 실험실, 기계기구 등을 제공하는 자는
공동발명자로 볼 수 없다.369) 따라서 “동일하게 타인의 실험 상황의 보고를 감독하는
사람, 측정치를 기록하는 자·실험 시설의 배치, 또는 시작 모델의 제작자 등도 단순히
발명자의 보조자일 뿐이고 공동발명자는 아니다.”370)
구체적으로 정신적 공동작업이란 “문제 해결(Problemlosung)에 대해 이루어져야
る者が発明を成した場合であっても適用される。
第2の重要な要素は、発明は外部から認識されなければならない、ということである。発明が発明者
の頭の中にある限り、発明は発明者のためにいかなる権利も生み出さない。発明が知られることに
よってのみ、発明が具体的に、かつ、他と区別されて存在することになり、これによって発明はドイ
ツ特許法によって発明者のための権利及び保護を発生させる法的効力を有することとなる。第3の重
要な要素は、発明への寄与が創造的なものであることである。」”).
367) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008,
33頁(“ドイツ特許法第6条の第2文に、2人以上の者が共同して発明を成した場合は、特許を受ける権利を共有す
る旨を規定している。そして、この第2文により、2人以上の者が共同発明者としてともに発明を成し得る旨が
明確になっている。ドイツ特許法第6条の第2文は、共同発明の特許を受ける権利は、すべての発明者に共有し
て割り当てられると規定している。”).
368) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報
1927号, 2006, 14-15頁.
369) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報
1927号, 2006, 14頁(“共同発明者たるの要件を左に要約列挙すれば、次の如くである。1各共同発明者の各寄与は、
精神的共同作業(geistige Mitarbeit)による寄与でなければならない。したがって、例えば資金・実験室・器械
器具等を提供するにすぎない者は、共同発明者ではない。”).
370) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報
1927号, 2006, 14頁(“同一様に、他人の実験状況の報告を監督する者、測定値を記録する者・実験施設の配置、ま
たは、試作モデルの製作者等も、単に発明者の補助者であるにすぎず、共同発明者ではない。”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
142
한다.” 그러나 단순히 과제가 설정될 뿐이고 문제해결 요건이 결여되어 있는 경우 과
제 설정자는 공동발명자가 아니고 적어도 기본적인 형태에서 신규 가능한 해결방법을
제공하는 자가 공동발명자가 된다고 한다.371)
“문제 해결”에 대한 정신적 기여는 독자성을 갖는 기여(selbstandiger Beitrag)여야
한다. 단순히 기술수준에 관한 정보권을 제공하거나 다른 사람의 지시에 따라 정신적
작업을 하는 자는 공동발명자가 아니다. 그러나 자신의 사고를 부가하는 경우 공동발
명자가 될 수 있다. 예를 들면, 타인의 지시에 변경을 가하거나 개량을 추진하거나 또
는 새로운 해결방법을 제시하거나 또는 공지부분의 신규한 결합으로의 방향을 제시하
는 등의 경우이다.
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E는 동년 9월 19일 원고에 대하여, 금형에 사이드커버부의 하연(下縁)이 평평한
(flat) 면으로 되도록 수정을 하고 금형을 다시 납입하였다(갑 4의1).
(8) 그 후 E는 F에 대해 위 금형에 의해 제작된 체인커버에 화체된 발명을 공동발
명으로 하여 특허출원하자는 제안을 하였지만, F는 그 발명은 자기의 단독발명이라고
생각하고 있었으므로 동 제안을 거절하였다. 그리고 F는 위 거절에 대한 대가로 위 금
형에 기초한 제품을 E에게 제조하도록 하고, E는 평성 8년 10월 9일 이후 원고에 대하
여 동 제품을 납입하고 있었다(갑 5).
(9) 피고는, 평성 8년 10월 3일 선원발명에 대하여 특허출원을 함과 동시에(갑 9),
동 9년 2월 3일, 선원발명에 기초하여 우선권을 주장하며 본건 제1발명에 대해 특허출
원을 하였다(갑 8)
다른 한편, 원고는 동 8년 11월 20일 본건 제2발명에 대해 특허출원을 하였다(갑
7).
<법원의 판단>
가. 공동발명 여부
(1) 전기 사실관계로부터 보면, 본건 발명의 계기로서 대동(大同) 샘플이 존재하고
있었다는 점으로부터 보면, 대동(大同) 샘플의 구성과 다른 점을 생각한 자가 본건 양
발명의 발명자라고 생각된다.
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③ BGH v. 22.01.2013, Az X ZR 70/11 -Bohrwerkzeug (드릴공구)
<사안의 개요>
피고는 드릴공구에 관한 분쟁특허의 권리자이며, 원고는 피고에 대하여 분쟁특허
의 이전을 청구하고 있다. 피고는 2002년 원고에게 특정의 드릴공구를 생산할 수 있는
기계를 제작해 줄 것을 의뢰하였는데, 2002년 8월 주문이 이루어지기 전까지 원고는
피고에게 여러 개의 시험용 드릴 샘플을 건네주었다. 한편 2003년 1월 피고는, 2002.
7. 18.을 선출원일로 하여 드릴공구를 유럽특허(분쟁특허)로 출원하고 그 종업원을 발
명자로 지정하였다.
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