서양사 _ [특징주]흥구석유,국제유가급등에강세 | 군포철쭉축제

906) UK Patent Act Section 7 (“(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another. (2) A patent for an invention may be granted (a) primarily to the inventor or joint inventors; (b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom; (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person. (3) In this Act ‘inventor’ in relation to an invention means the actual deviser of the invention and ‘joint inventor’ shall be construed accordingly. (4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.”). 907) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 76頁. 특허법상 모인(冒認) 법리 349 ④ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 전에 해당 권리에 관한 발명에 대한 특허출원의 위탁을 받은 자가 자기명의로 특허출원한 경우 ⑤ 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 사용자의 특허출원 전 에 해당 직무발명을 한 종업원이 자기명의로 특허출원한 경우 ⑥ 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자의 일방만이 자기명의만으로 특허출원한 경 우 나. 모인출원 특허의 거절 무효 모인의 존부는 특허출원의 심사에 있어서 심사관에 의해 인정판단되는 것은 아니 지만, 권리부여절차에 있어서 특허청장(히어링 오피스)에 의해 인정판단될 수 있고, 특허법은 제8조 제2항에서 특허청장이 특허부여 전의 권리부여 절차에서 해당 특허출 원에 관하여 예를 들면 출원의 거절을 명할 수 있다고 규정하고 있다.908) 재판례 및 학설상, 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의 존부가 문제로 되어 야 한다고 해석되고 있다.909) 즉, 모인 판단 시 청구항만을 검토하는 것이 아니라 발명 의 핵심(heart)을 파악하는 접근법을 취하고 있는데, 출원 전 단계에서 모인이 문제되 는 경우도 있고, 청구범위 없이 출원된 경우도 있으며, 청구범위가 출원 중 계속 변경 (일반적으로 감축)되기 때문이다. 발명의 핵심은 하나 이상 있을 수 있으며, 모든 청구 항이 각각 별개의 핵심으로 인정되어야 하는 것은 아니다.910) 나아가 모인의 존부의 908) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 90頁. 한편, 모인의 기준 시는 특허출원시가 아니라 특허부여 전의 판단 시 또는 특허부여 시 라고 해석되며 또한, 특허청장은 특허부여 전의 권리부여 절차에서 당해 특허출원에 관하여 예를 들면, 출원 인 명의변경을 명하거나, 출원의 거절을 명하거나 기타 적당한 조치를 명할 수 있으므로 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차에서 정당한 권리자로의 출원인 명의변경을 명한 경우에는 당연히 당해 출원의 거절이유는 문제로 되지 않게 된다.

“한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용 과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보 기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명 을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자 인지를 결정해야 한다.” 사. 발명의 완성 발명자로 인정하는 과정에서 ‘발명의 완성’이라는 용어에 대해 논의할 필요가 있 다. 대법원은 2013. 4. 11. 선고 2012후436 판결에서 발명의 완성 여부에 관해서 다음 과 같이 설명하고 있다.

➀ 단계: 대상 특허발명의 특징적인 구성요소 구별 먼저, 대상 청구항의 발명에서 출발한다.634) 비록 청구항은 발명의 구체적인 구성 을 기재하고 있지만 그 중에서 특징적인 구성요소를 선별한다. 특징적인 구성요소는 해당 발명이 ‘특허성’이 있게 하는 구성요소이다.635) 청구항이 원리를 적시하지 않는 경우가 많기 때문에 발명의 특징적인 구성요소는 모델을 중심으로 보아야 한다.636) 다 시 정리하면 ① 단계에서 대상 발명의 특징적인 구성요소를 선별한다.

다) 공동발명자의 지분율 산정기준 및 산정방식 (1) 공동발명자의 지분율 산정의 고려요소 공동발명자의 지분율을 산정하기 위한 影山론에 따르면 발명자, 공동발명자를 인정하는 사안정리의 요소로 원리·모델의 구분 가능성, 원리에서 모델의 예측 난이성 을 다룬다.167) 1) 원리, 모델의 구분 影山론에 따르면 발명의 성립과정에서 “‘원리를 고려한 착상’은 ‘착상’의 본질이 며, ‘모델 설정’(모델)은 ‘착상 구체화’의 중심이라고 한다.168) 즉 원리는 고려함(생각) 이며, 모델은 창안한 것으로 보여 원리와 모델 간을 대비하여 원리는 “추상적·무형적· 불가시적·증명이 어려움·관련한 비용이 적음·개인이 부담하는 측면을 가지는 반면, 모 델은 구체적·유형적·가시적·증명이 용이, 관련 비용이 많음·복수자나 조직에서도 가능 이라는 측면을 가지는 것이다.”169) 결국 원리와 모델의 구분은 구체적인 모델에서 추 상적인 물리·화학의 원리를 추출하는 것이라고 주장한다.170) 166) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 101頁(“（i）が、より明確である からである。ここで、客観面は原理モデルの他、実験による発明の場合には、一応の原理（p.56図4-2、4-3のB 1）の検討も含まれる。”). 167) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“。発明者・共同発明者認定 のための事案整理の要因として、原理・モデルの区分可能性、原理からモデルの予測難易性を採り上げた（p.120 図8.1はこれを採用）。”). 168) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“発明において、「原理を考 えた着想」（原理）は「着想」のエッセンスであり、「モデルの設定」（モデル）は「着想の具体化」の中心で ある。”). 169) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“原理は、「考える」ことで あり、モデルは「創るにとである原理とモデルを対比して見ると、原理は、抽象的、無形的・不可視的・立証が 困難・かかる費用が少ない、個人が負う、のに対し、モデルは、具体的有形的、可視的・立証が容易かかる費用 が多い複数人や組織でも可ということがいえよう。”). 170) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“結局、原理とモデルの区分 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 96 2) 원리, 모델의 중요성 및 예측 난이성 발명의 가치는 원리의 가치에 모델의 가치를 합한 것이다. 그리고 원리와 모델의 가치에 대한 독창성(창작성)을 통해서 확인할 것이다. 원리와 모델에서 각각의 중요도 (발명에 대한 중요성의 비율)를 고려하여야 한다. 171) 원리·모델의 중요도에 대하여, 이하 2가지 측면으로 고려한다. ① 원리·모델의 절 대적 가치 및 ② 원리·모델의 가치 사이의 상대적 규모이다.172) 影山론이 논한 발명의 가치에 대하여, 대상 특허발명에 대해 발명의 가치 자체에 대해서는 묻지 않고, 발명 자의 인정 및 공동발명자 사이의 지분율을 고려하기 때문에 원리와 모델의 중요도에 대해 고찰한 것이라고 한다.173) 이하에서 구체적으로 원리 및 모델의 중요도를 설명한 다.

가. 공동발명자 인정기준 발명자는 기술적 사상의 중요부분을 창작한 자라고 설명된다.599) 최근에는 특징적 599) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 26頁(“発明者の認定は、実務担当者の最も頭を悩ます問題の 1つである。ことに、職務発明において補償制度が実施されていると、発明者になるかならないかがその者の金銭 的利害に直接つながる。そればかりではない。当該研究者の能力評価や出世に影響し、さらには学位論文の基礎 になったりするので、実際問題として極めて重要である。ために、発明者の範囲を明確にしておくことは、従業 者の不平不満を避けるため、必要欠くべからざることとなる。のみならず、近時の共同研究開発などでは、多数 の者がグループとなって1つの発明の完成に参画する場合が多い。その結果、妥当な共同発明者の範囲を決めるこ とは、従来以上に重大かつ困難な問題となっている。発明者とは、さて、発明とは技術的思想の創作である。し たがって、一口でいえば少なくともこの技術的思想主要部分を創作した者をいう。そこで、その完成を単に補助 した者は発明者ではないこととなる。たとえば、用途発明のときは別として、化合物の有用性の発見者の如く、 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 199 부분에 기여한 자를 발명자라고 하는데, 여기서의 중요부분이 특징적 부분과 같은 개 념인 것으로 이해된다.

셋째, 실무에서는 공동발명자의 지분율이 이미 특정되어 있거나, 별도로 지분율이 특정되어 있지 않아서 균등지분이 추정된다. 그러한 경우 (특별한 경우를 제외하고는) 그 지분율 기재에 추정력을 부여하여 법적 안정성을 도모하여야 할 것이다. 그 경우, 추정을 복멸코자 하는 자가 위에서 제시한 산정방법으로 그의 지분이 기재된 지분보 다 더 크다는 점을 증명하게 될 것이다.

독일 판례의 입장인 객관적 공동 여부에 따른 공동발명 성립 판단을 입법화하는 것도 한 방법이 될 수 있지만, 공동발명이 모인자 기여 사안에만 적용되는 것은 아니 며1013) 모든 공동발명 사안에 적용될 수 있는 ‘공동’의 구체적 의미를 입법적으로 명 확히 하는 것이 반드시 용이한 것도 아니므로 신중한 검토가 필요하다고 볼 수 있 다.1014) 나. 해석론(제99조의2 유추적용) 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구를 인정하 는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 일본의 견해를1015) 수 1011) 飯村敏明, 審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟における冒認出願に関する審理について, 竹田稔先生傘寿記念, 発 明推進協会, 2013, 41頁. 1012) 대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2013.05.24. 선고 2011다57548 판결. 1013) ① 갑의 발명(A+B)을 을이 적법하게 개량하여(예를 들면, 출원 공개로 지득한 후) 개량발명(A+B+C)을 한 경우 발명(A+B)와 개량발명(A+B+C)의 관계는 이용관계로 처리하면 문제가 없을 것이다. 반면, ② 갑의 발명 (A+B)을 을이 모인하여 개량발명(A+B+C)을 한 경우, 발명(A+B)과 발명(A+B+C)이 분리하여 권리화 가능한 경우가 아니고 발명(A+B+C)에 갑과 을의 공동기여가 인정될 경우 갑과 을의 공유로 처리하고자 하는 것이 주된 목적이므로 ①의 경우와 ②의 경우를 구분하여 ②의 경우만 공동발명 또는 공동발명에 준하는 것으로 처리할 수 있는 정의 규정 마련이 필요할 것이다.

(ii) 특허권 이전 청구 부분 항소심 법원은, 특허발명의 본질적 부분은 높은 함량의 실리카를 단지 추가하는 것 이 아니라 제시된 비율로 성분들을 혼합하는 방법이라고 보고 모인대상발명과 특허발 명의 동일성을 부정하였는데, 연방대법원은 공동발명 판단 기준에 대해 다음과 같이 판시한 다음 이 사건 특허발명에 대한 원고와 피고의 기여도에 대해 명확한 판단을 하지 않은 원심 판결에 잘못이 있다고 하여 이 부분 원심 판결을 파기하였다.904) (iii) 공동발명 판단 기준 만일 피모인 구성과 모인자 부가 구성이 인과관계를 갖고 상호 작용하고 또한 두 부분이 발명의 과제 해결에 필요했다면 각각의 기여부분이 진보성 판단에서 별개로 고려되어서는 안 되며, 공동발명인지 혹은 정당한 권리자의 단독발명인지 여부는 발 명의 과제와 과제해결수단을 전체적으로 고려해서 판단해야 한다.