자기능력계발 _ 옥상 안가도 5G망 최적화…KT, 기지국 트윈 개발 | 군포철쭉축제

요약서(Summary) 11 모인자 기여의 취급 ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음. 일본 ① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기 여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12 年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구 를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 견해(田村善之) 있음. 미국 ① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구 하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일 ① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 제6장 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 I. 모인 시 거절 무효의 범위 ‘실질적 동일성’ 기준(대법원 2003후2218 판결)과 ‘실질적 기여’ 기준(대법원 2009후 2463 판결) 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점 도 공통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면 에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적에 부합하는 점이 있다는 것은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반 면, ‘실질적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제· 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경 우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으 로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립하는 범위가 넓어지 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 12 는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 실질적 동일성의 범위)인 경우, A2(모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 정도)인 경 우 및 A3(모인자의 실질적 기여를 인정받을 수 있는 정도)인 경우, 종래 ‘실질적 동일 성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으 로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동 일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실질적 동일성’이 종래 실질적 동일 성과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이 라고 이해하는 것이 타당할 것이다.

25) 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결; 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320(병합) 판결. 26) 김관식, “모인특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제-정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 「과학 기술법연구」 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015.2., 27-28면(대법원 2011다77313, 77320(병합) 판결에서는 ‘정당한 권리자의 출원 후 양도’라는 제한이 없는데, 종전 우리나라와 일본의 판례에 비해서는 완 화된 조건 하에서 정당한 권리자의 이전청구를 허용하고 있어 결국 정당한 권리자에 대한 실효적 보호를 강 화한 것으로 볼 수 있다는 견해). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 46 제, ④ 일정한 경우 모인특허를 피모인자와 모인자의 공유로 볼 수 있는지의 문제 등 이 있는데, 현재 우리나라의 법리는 이러한 문제들에 대해 분명한 답이 제시되어 있지 않은 것으로 보인다.

(i) 원고 회사(대표이사 甲)와 피고 회사(대표이사 乙)는 주관기관(중소기업진흥공 단)의 관여 하에 1차 협약(시제품 제작을 위한 위탁개발협약, 산출물에 대한 권리는 甲에 귀속)과 2차 협약(보완시제품 제작을 위한 위탁개발협약, 주요 내용은 1차 협약 과 동일)을 체결함. (ii) 모인대상발명은 아이디어개발계획서 및 1, 2차 협약에 따른 1, 2단계 결과보고 서의 산출물. (iii) 이 사건 특허발명은 乙이 모인대상발명을 변경한 것. <법원의 판단> 아래에서 자세히 살펴 볼 2015허8042 판결도, “발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는, 모인되었다고 주장되 어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일 성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조)”라고 하여 실질적 동일성 기준을 판시하고 있다.

이 문제에 대해 종래 모인출원은 특허법 제102조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없으 나 이 경우는 모인발명이 모인대상발명과 동일한 경우에 적용되므로 모인발명이 모인 대상발명을 다소 변경한 경우 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지 에 대해서는 논란이 있었는데, 1997년 연방관할항소법원(CAFC) Oddzon Products 판 결에서 이 문제가 검토되었다. 해당 판결에 따르면, 1984년 특허법 제103조의 개정을 통해 모인발명의 발명시를 기준으로 모인발명과 모인대상발명의 발명자가 동일하거 나 동일인에게 양도의무가 있는 경우를 제외하고는 모인대상발명도 진보성 부정의 근 809) Janice M. Mueller, supra, p. 289 footnote 228 (“For reasons that are not particularly clear, the AIA eliminated 35 U.S.C. 102(f)(2006). However, the AIA did not eliminate the requirement of originality. Specifically, the AIA did not change the requirement that, subject to certain exceptions, patent applications shall be made “by the inventor,” 35 U.S.C. 111(a)(1)(2006), and the AIA added a definition of “inventor” and “the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.” 35 U.S.C. 100(f) (eff. Mar. 16, 2003). The AIA also continued the requirement that a patent application’s oath include a statement that the applicant believes he is an “original” inventor. See 35 U.S.C. 115(b)(2) (eff. Mar. 16, 2013) (providing that “an oath or declaration under subsection (a) shall continue statements that . . . such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.”).”). 810) Janice M. Mueller, supra, p. 375 (“The current U.S. law is that all types of 102 prior art are available for purposes of establishing obviousness under 103. This rule applies to pre-AIA situations even though some categories of pre-AIA 102 prior art could not have been known to the PHOSITA at the time of her invention, and were thus temporarily “secret” prior art. (중략) Even trade secret communications that qualify as prior art under 35 U.S.C. 102(f)(2006) may be cited in a pre-AIA 103 obviousness rejection.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 312 거로 삼을 수 있다고 하였다.811) 한편, 2011년 특허법 개정에 따라 제102조(f)항이 삭제되었는데, 다른 관련 조항들 에 의해 제102조(f)항의 기본 취지는 개정 후에도 여전히 유지된다고 보고 있지만,812) 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지는 불명확한 것으로 보인다. 관 련 논의를 살펴보면, Post-AIA에서는 모인대상발명을 진보성 부정의 선행기술로 삼을 수 없다는 견해도 있는 반면,813) 제135조의 해석으로 자명성 판단이 가능하다는 견해 도 있다.814) 811) Oddzon Products, Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1402-1403 (Fed. Cir. 1997) (The statutory language provides a clear statement that subject matter that qualifies as prior art under subsection (f) or (g) cannot be combined with other prior art to render a claimed invention obvious and hence unpatentable when the relevant prior art is commonly owned with the claimed invention at the time the invention was made. While the statute does not expressly state in so many words that § 102(f) creates a type of prior art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f) subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise. That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute. This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure. The PTO's regulations also adopt this interpretation of the statute. 37 C.F.R. § 1.106(d) (1996) ("Subject matter which is developed by another person which qualifies as prior art only under 35 U.S.C. § 102(f) or (g) may be used as prior art under 35 U.S.C. § 103."). Although the PTO's interpretation of this statute is not conclusive, we agree with the district court that it is a reasonable interpretation of the statute.). 812) Janice M. Mueller, supra, p. 289 (“Although 102(f)(2006) was eliminated by the AIA, the fundamental concept of originality continues to apply whether one is operating under pre- or post-AIA rules.”). 813) Joshua D. Sarnoff, Deriavation and Prior Art Problems with the New Patent Act, 2011, Patently-O Patent Law Review, pp. 12-14 (“By eliminating existing §102(f), the new act removes the substantive prior art basis that used to prevent patents on derived inventions that are the same as or obvious in light of the derived knowledge. Because §102(f) was treated as prior art for obviousness, it provided substantive grounds for denying or invalidating patents on obvious variants of a derived invention(e.g., applications or improvements of, or additions to or modifications of, a derived invention) as well as to the derived invention itself.”); N. Scott Pierce, The Effect Of The Leahy-Smith America Invents Act On Collaborative Research, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 133, 147 (2012) (“Prof. Sarnoff's proposal to amend the new Act to incorporate an equivalent to subsection 102(f) rightfully intends to bar patent protection of obvious variants and thereby foreclose the opportunity for unscrupulous copiers to leverage the AIA to their advantage. However, if such an amendment is made, it should be realized that subject matter under subsection 102(f) was only considered “prior art” by the Federal Circuit in OddzOn by virtue of language limiting its use under section 103. . . . Therefore, any such amendment of the AIA to include a requirement that the inventor “himself invent the subject matter to be patented,” should also explicitly state that subject matter that qualifies as prior art under such new subsection be subject to consideration for obviousness purposes.”).; 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로), 504면(“이러한 개정으로 OddzOn Products 사건처럼 모인기술 (영업비밀)을 무권리자의 특허출원에서의 선행기술로 사용하여 진보성을 부정할 수 없게 되었다.”). 814) Joshua D. Sarnoff, supra, at note 20 (“I am indebted to Chico Gholz (and others with extensive interference practice expertise) for this point, as well as for the argument (discussed below) that the PTO might have substantive authority to reject claims to obvious derived variants under new § 135(d), and for the concern over limitation of derivation petitions to the later-filing applicant (given that derivation interferences often involve claims of copying that run both ways and given that parties that are 특허법상 모인(冒認) 법리 313 Oddzon 디자인 특허(D 346,001) Just Toys 제품(Ultra Pass balls) <표 31> 미국 CAFC Oddzon 판결 사안 3) Oddzon Products 판결 ① 사안의 개요 Oddzon은 완구 및 스프츠 용품 업체로 Vortex 라는 토싱 볼(tossing ball)을 판매 하고 있다. 완구 및 스프츠 용품 업체인 Just Toys는 경쟁품인 Ultra Pass 볼을 두 가 지 버전으로 판매하고 있다(아래 <표> 참조). Oddzon은 디자인 특허 침해 등을 이유 로 Just Toys를 상대로 소를 제기했고, Just Toys는 침해를 부정하면서 디자인 특허의 무효를 주장한 사안이다.

(주력업무 상위 3개)’라는 질문에 대해 ‘특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록’(100.00%), ‘심판청구대리·소송대리’(74.04%), ‘선행기술 조사 분석’(70.19%) 순으로 높게 나타남 Q8. 귀 소(또는 법인)의 현재 업무 범위를 표기하여 주시기 바랍니다.(주력업무 상위 3개) 구분 백분율 사례수 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록 100.00% 104 가처분 및 침해소송 손해배상 청구 12.50% 13 특허·실용신안·상표·디자인 감정서 작성 42.31% 44 심판청구대리·소송대리 74.04% 77 특허·실용신안·상표·디자인 분쟁 조정 23.08% 24 가치평가 21.15% 22 선행기술조사 분석 70.19% 73 기업의 특허관리 26.92% 28 권리분석 및 기술거래 27.88% 29 기타 7.69% 8 계 100% 104 구분 기타 의견 1 개발 및 회피설계 2 특허 유효성 검토(무효자료조사) 3 각종 컨설팅지원사업 수행 4 정부 IP과제(특허맵 등) 5 강의 및 컨설팅 6 컨설팅 용여과제 7 특허조사분석 정부과제(IP-R&D, 특허동향조사 등) 8 시장성 분석, BM기획 - 18 - (6) 장래 희망 업무 범위 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)가 장래 희망하는 업무를 표기하여 주시기 바랍니 다.(주력업무 상위 3개)’라는 질문에 대해 ‘특허·실용신안·상표·디자 인 출원 및 등록’(57.28%), ‘심판청구대리·소송대리’(48.54%), ‘권리분 석 및 기술거래’(48.54%) 순으로 높게 나타남. 현재 업무와 장래 희 망 업무가 대체로 비슷한 경향을 보이고 있음. Q9. 귀 소(또는 법인)가 장래 희망하는 업무를 표기하여 주시기 바랍니다.(주력업 무 상위 3개) 구분 백분율 사례수 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록 57.28% 59 가처분 및 침해소송 손해배상 청구 33.98% 35 특허·실용신안·상표·디자인 감정서 작성 23.30% 24 심판청구대리·소송대리 48.54% 50 특허·실용신안·상표·디자인 분쟁 조정 16.50% 17 가치평가 41.75% 43 선행기술조사 분석 23.30% 24 기업의 특허관리 22.33% 23 권리분석 및 기술거래 48.54% 50 기타 2.91% 3 계 100% 103 - 19 - □ 기타 사항 (1) 의무연수제도 인식조사 ㅇ (인식조사) ‘의무연수제도가 변리사 역량 향상에 도움이 되었는지 표기하여 주시고 개선방안 등의 의견이 있으시면 기재하여 주시기 바랍니다.’라는 질문에 ‘예’라는 의견이 69.52%로 나타남 Q10. 의무연수제도가 변리사 역량 향상에 도움이 되었는지 표기하여 주시고 개선 방안 등의 의견이 있으시면 기재하여 주시기 바랍니다.

기존 방법은 여러 단점을 가지는데, 정차호 산정방법이 그 단점을 최소화 또는 축소화 한다고 생각된다.615) 그 방법은 기본적으로 청구항을 기준으로 지분율을 산정할 것을 제안한다.

제6장에서는 제5장의 연구 내용을 토대로 모인 관련 특허제도 개선 방안에 대해 검토한다. 구체적으로는, 특허법상 모인 법리에 대한 주요국 법리의 분석에서 도출된 시사점을 토대로 해석론 및/또는 입법론 측면에서 제도개선방안을 제안한다. (ii) 이 사건 모인대상발명과 이 사건 특허발명이 동일한지 여부 원고의 서버에 저장된 파일 중 최종 수정일이 이 사건 특허발명 출원일 전인 PCB 도면은 이 사건 제1항 발명의 구성과 동일하다고 볼 수 없고, 위 PCB 도면의 구성이 이 사건 제1항 발명의 구성과 동일하지 않은 이상, 이 사건 제1항 발명을 직·간접으로 인용하는 이 사건 제2 내지 6, 8 내지 11항 발명의 구성과도 동일하다고 볼 수 없다고 보고, 결국 원고 주장의 이 사건 모인대상발명 SL200 및 SL210 서지보호기는 어느 경 우에도 이 사건 특허발명과 동일성이 인정되지 않는다고 판단하였다.

이 경우 ‘공동 기여’의 의미는 결국 해석론에 맡길 수밖에 없지만, 공유가 인정되는 것 은 ‘공동발명에 준하는 경우’임이 규정상 분명하므로 해석론 정립에 도움이 될 것으로 보인다. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 187 는 경우 그 둘은 공동발명자가 된다. 두 연구원이 창출한 두 신규요소의 각각이 진보 성을 인정받지는 못하나 그 두 신규요소의 합이 진보성을 인정받는 경우 각각을 창출 한 자가 공동발명자가 되는 것이다. 제4장 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구 I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구 착상 및 구체화의 개념에 대하여 우리나라는 일본의 이해를 그대로 들어와서 사용 하고 있는데, 이 연구보고서는 미국식 착상 및 구체화 개념의 운용을 주장한다. 즉, 새 롭고 명확, 완전한 착상이 완성되면 그 자체로 발명이 완성된 것이며, 그 후의 구체화 의 과정은 확인의 과정, 실물화의 과정에 불과한 것이다. 물론, 그 후의 구체화 과정에 서 새로운 착상을 한 자는 그 새로운 착상에 대하여 발명자다 될 것이다.

한편, 방안 2의 경우 방안 1과 비교해 보면 다음과 같은 차이점이 있다. 6) 공지기술의 제공자 v. 신규요소 창출자 모든 연구원들은 ‘기존의 지식’을 활용하여 연구한다. 제로(0)에서부터 연구를 하는 자는 없고, 혹시 있다면 그 자는 지독한 바보이어서 연구계에서 곧 퇴출된다. 그 기존 의 지식을 뉴튼(Newton)은 ‘거인의 어깨’라고 칭했는데,484) 특허법에서는 ‘공지기술’ 이라고 칭한다. 어떤 공지기술을 만든 자(공지기술의 제공자)가 누구이든지, 그 공지 기술을 활용하여 새로운 발명을 하는 자는 그 공지기술의 제공자와 공동발명자가 되 는 것이 아니라 단독발명자가 된다. 발명왕 에디슨이 만든 발명이 공지기술이 되고 난 후 그 공지기술을 활용하여 새로운 발명을 하는 자가 에디슨과 공동발명자로 묶일 필 요가 없다. 지금 시대에 출원인이 에디슨을 공동발명자로 기재하는 사례는 없다. 새로 480) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 61 (2017) (“Thirdly, the key question is whether the person's contribution had a material effect on the final invention.”). 481) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 61–62 (2017) (“Fourthly, it is sometimes useful to approach the issue by asking who conceived the solution to a problem, but that will not always be so because not all inventions are susceptible to a problem and solution analysis.”). 482) 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결. 483) 다음의 설시가 그런 해석을 충분히 가능하게 한다: “비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조 언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착 상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.” 484) Isaac Newton (“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 166 운 기술이 논문으로 공개되면 그 기술은 공지기술이 된다. 그 공지기술을 활용하여 새 로운 발명을 하는 자가 그 논문의 저자와 공동발명자가 될 필요가 없다.