사건사고- “코로나 금융지원 더 신속하게”…금융위, 규제 유연화 추진 | 군포철쭉축제

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 388 <발명자 정의 규정이 있는 나라> 발명의 정의 규정(창작의 개념에 대한 언급)을 두고 있는 국가는 다음과 같다(8개국).1005) ① 중국: 발명의 실질적 특징에 창작적 기여를 한 사람(any person who makes creative contributions to the substantive features of an invention) ② 체코(Czech Republic): 창작적 작업에 의해 발명을 한 사람(the person who made the invention by its creative work) ③ 에스토니아(Estonia): 자신의 발명적 행위의 결과로 발명을 창작한 사람(person who has created an invention as a result of his or her inventing activities) ④ 헝가리(Hungary): 발명을 창작한 사람은 발명자로 본다(the person who has created the <표 38> 발명자의 의의(AIPPI 보고서) 비밀 침해행위에 대한 구제나 불법행위에 기초한 손해배상청구 등에 의해 해결하는 방법이 가능할 것으로 보고 있는데, 우리나라의 경우에도 이러한 방법들이 가능할 것 으로 보이는 점을 고려하면 모인자 기여의 취급에 대한 별도의 규정 마련의 필요성은 낮다고 볼 수 있다. 또한, 모인자의 기여에 관한 취급에 대하여는, 구체적 사안 당사자 의 희망 등에 따라 유연하게 대응할 수 있는 것이 바람직하다는 점도 이러한 결론을 뒷받침한다.

2011년 개정된 미국 특허법은 종전 선발명주의(First to Invent)에서 선출원주의 (First-Inventor-to-File)로 전환되었고, 이에 따라 종전 저촉절차(35 U.S.C. 135 Interferences)는 파생 절차(35 U.S.C. 135 Derivation proceedings)로,826) 종전 저촉 특 허(35 U.S.C. 291 (pre-AIA) Interfering patents)는 파생 특허(35 U.S.C. 291 Derived Patents)로827) 그 내용이 변경되었다. 특허심판원(The Patent Trial and Appeal Board) 에 대한 파생 절차 신청은 선출원(derived application) 공개일 또는 선 특허 발행일 중 빠른 날부터 1년 이내에만 할 수 있으며,828) 민사소송(civil action)은 선 특허 발행 일부터 1년 이내에만 제기할 수 있다.829) 2) 이전청구제도 가) 개요 825) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 106, 110頁. 826) 35 U.S.C. 135 (“(a) INSTITUTION OF PROCEEDING.—(1) IN GENERAL.— An applicant for patent may file a petition with respect to an invention to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an individual named in an earlier application as the inventor or a joint inventor derived such invention from an individual named in the petitioner’s application as the inventor or a joint inventor and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. (2) TIME FOR FILING.—A petition under this section with respect to an invention that is the same or substantially the same invention as a claim contained in a patent issued on an earlier application, or contained in an earlier application when published or deemed published under section 122(b), may not be filed unless such petition is filed during the 1-year period following the date on which the patent containing such claim was granted or the earlier application containing such claim was published, whichever is earlier.”). 827) 35 U.S.C. 291 (“(a) IN GENERAL.—The owner of a patent may have relief by civil action against the owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date, if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief under this section. (b) FILING LIMITATION.—An action under this section may be filed only before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged to have derived such invention as the inventor or joint inventor.”). 828) 35 U.S.C. 135 (a)(2); 이해영 외, “미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향 에 관한 연구”, 특허청, 2012.12., 44면. 829) 35 U.S.C. 291 (b): 이해영 외, 앞의 보고서, 51면. 특허법상 모인(冒認) 법리 317 미국에서는 모인에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 이전청구를 인 정하는 제도는 없으며, 발명자가 특허를 취득하는 것을 희망하는 경우에는 특허법상 스스로 출원할 필요가 있다. 자기의 발명이 모인된 발명자는 자기도 특허출원을 함으 로써 interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA)를 통해 특허를 취득 할 수 있지만 이와 같은 절차에 의한 구제에는 시간적 제약이 있다. 즉, 미국 특허법 제135조(35 U.S.C. 135) 및 제291조(35 U.S.C. 291)에 규정된 내용은 모두 선 후 출원 또는 선 후 특허가 경합하는 상황에서 후출원자 또는 후 특허권자인 정당한 권리자의 구제에 대한 것이므로 정당한 권리자의 출원 없이 이전청구를 인정하는 다른 주요국 의 제도와는 차이가 있다고 볼 수 있다.

1) 원고 주장 대상 발명에 대하여 당시 이사였던 D는 발명의 기술에 관하여 구체적으로 지시한 것이 아니고. 원고에게 지시를 한다고 해도 경영자로서 권리화에 대한 절차적 단계의 지시를 하였을 뿐이었다. 그러므로 원고의 지분율은 90%라고 주장한다.

650) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 651) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 652) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁. 653) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁. 654) 影山光太郎, 上揭 論文, 108頁(“寄与の程度は、一般に、(イ)技術的な不可欠性の程度、（ロ）技術レベル、 (ハ）有用と考えられる程度、に特許発明であれば、寄与した特徴的な構成要素の数（例、請求項の数）、(ホ）構 成要素の特徴の程度、A新規性、進歩性の程度のような要因から成ると考えられる。”). 655) 影山光太郎, 上揭 論文, 113頁(“各発明者について、発明への寄与（の程度）=原理への寄与+モデルへの寄与=原 理のウェイト×原理への寄与の程度+モデルのウェイト×モデルへの寄与の程度上記の発明への寄与の程度を整理し て各人の割合を算定すると、共同発明者間の寄与割合となる。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 212 각 발명자의 발명에 대한 지분율 = 원리에 대한 기여 + 모델에 대한 기여 = 원리 중요도 × 원리에 기여 정도 + 모델의 중요도 × 모델에 대한 기여 정도 <표 19> 발명자의 지분율 산정방법(影山) ➇의 경우: 모델만의 기여로서, ➈에 의한다. 모델에 기여만 고려하여 발명자의 지분율을 산정한다.656) ➆의 경우: ➆ 및 ➈에 의한다. 원리+모델에의 기여를 합계하여 각 발명자의 지 분율을 산정한다.657) 이상 ➀-➉ 단계 절차를 순서로 이하 그림에서658) 공동발명자 인정, 공동발명자간 의 지분율을 산정 절차를 제시한다.

2) 대법원 2003후2218판결 이후 2009후2463 판결 이전 7건의 특허법원 판결에서 모인 여부에 대해 판단하면서 2003후2218 판결을 인용하 고 있는데, 이 판결들은 특허발명과 모인대상발명의 구성 및 효과에 차이가 있어 실질 적 동일성이 부정된다는 판단을 하고 있을 뿐 구성의 차이에 대한 평가를 자세히 하 고 있지는 않다.975) 사항인지, 혹은 명시적인 기재는 없더라도 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단하 여야 하며, 자세한 판단방법은 제4부제2장 보정의 범위 부분을 참조한다.”). 974) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 4201면(“출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항 의 범위를 벗어나는 사항을 ‘신규사항’이라 한다. 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라 고 이해할 수 있는 사항을 말한다.”). 975) 특허법원 2011. 6. 22. 선고 2010허5574 판결(구성 및 작용효과에서 차이가 인정되므로 실질적으로 동일한 발명이라고 보기는 어려움); 특허법원 2010. 11. 11. 선고 2010허1442 판결(특허발명의 일부 구성이 모인대상발 명에 명시적으로 기재되어 있지 않은데, 모인대상발명에 특허발명의 그러한 구성이 당연히 내재되어 있다거나 그로부터 자명하게 도출된다고 할 수 없어 실질적 동일성이 부정됨); 특허법원 2010. 11. 11. 선고 2010허1459 판결(특허발명의 일부 구성이 모인대상발명에 명시적으로 기재되어 있지 않은데, 모인대상발명에 특허발명의 그러한 구성이 당연히 내재되어 있다거나 그로부터 자명하게 도출된다고 할 수 없어 실질적 동일성이 부정 됨); 특허법원 2010. 1. 21. 선고 2009허1002 판결(특허발명과 모인대상발명은 일부 구성이 서로 다르고, 그로 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 375 3) 대법원 2009후2463 판결 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2(특허발명의 특징적인 부분인 구성 2)에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으 로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이 를 일으키지 않아서, 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다 는 이유로 모인출원으로 판단하였다.

4. 영국 가. 모인의 의의 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 348 영국 특허법 자체는 모인을 정의하고 있지 않고 특허법 제7조 제3항에서 발명의 실질적 창안자(the actual deviser of the invention)를 (공동)발명자로 정의하고 있다. 구 체적으로 보면, 제7조 제1항에서는 누구든지 단독으로 혹은 타인과 공동으로 특허출 원을 할 수 있음을 규정한 다음, 제2항에서 특허를 받을 수 있는 주체에 대해 규정하 고 있다. 즉, (a) 원래 발명자 또는 공동발명자에게, (b) 위 (a)에 우선하여 법률 등 또 는 당해 발명의 창작 전에 당해 발명자와 체결된 계약의 집행가능한 조항에 따라, 해 당 발명의 창작 시에 해당 발명에 대해 영국에서의 완전한 재산적 권리를 가진 자에 게,905) (c) 어떤 경우에도, (a)와 (b)에 언급된 자로부터의 권리승계인에게 부여될 수 있으며 그 외의 자에게는 부여될 수 없다고 규정하고 있다. 한편, 제3항에서는 발명의 실질적 창안자(the actual deviser of the invention)를 (공동)발명자로 정의하고 있으며, 제4항에서는, 제1항에 따른 특허출원인은 반증이 없는 한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 취급된다고 규정하고 있다.906) 한편, 아래와 같은 모인 또는 공동출원 위반 사례는 모두 재판례상 모인으로서 문 제될 수 있다고 한다(CIPA Guide Sixth Edition §37.05).907) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 후에 비권리자가 허위의 양도 증으로 해당 특허출원인 명의를 자기명의로 변경한 경우 ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 및 계약에 기초하여 해당 특허 출원인 명의의 이전 후에 해당 계약이 무효, 취소 등으로 판단된 경우 ③ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 전에 해당 권리에 관한 발명을 알게 된 비권리자가 자기명의로 특허출원한 경우 905) 영국 특허법 제39조에서는, 소정의 종업원 발명은 사용자에게 귀속되는 것으로 취급한다고 규정하고 있는데 (b) 규정에 해당하는 전형적인 예로 볼 수 있다.

가. 공동발명자 인정기준 발명자는 기술적 사상의 중요부분을 창작한 자라고 설명된다.599) 최근에는 특징적 599) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 26頁(“発明者の認定は、実務担当者の最も頭を悩ます問題の 1つである。ことに、職務発明において補償制度が実施されていると、発明者になるかならないかがその者の金銭 的利害に直接つながる。そればかりではない。当該研究者の能力評価や出世に影響し、さらには学位論文の基礎 になったりするので、実際問題として極めて重要である。ために、発明者の範囲を明確にしておくことは、従業 者の不平不満を避けるため、必要欠くべからざることとなる。のみならず、近時の共同研究開発などでは、多数 の者がグループとなって1つの発明の完成に参画する場合が多い。その結果、妥当な共同発明者の範囲を決めるこ とは、従来以上に重大かつ困難な問題となっている。発明者とは、さて、発明とは技術的思想の創作である。し たがって、一口でいえば少なくともこの技術的思想主要部分を創作した者をいう。そこで、その完成を単に補助 した者は発明者ではないこととなる。たとえば、用途発明のときは別として、化合物の有用性の発見者の如く、 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 199 부분에 기여한 자를 발명자라고 하는데, 여기서의 중요부분이 특징적 부분과 같은 개 념인 것으로 이해된다.

➀ 단계: 대상 특허발명의 특징적인 구성요소 구별 먼저, 대상 청구항의 발명에서 출발한다.634) 비록 청구항은 발명의 구체적인 구성 을 기재하고 있지만 그 중에서 특징적인 구성요소를 선별한다. 특징적인 구성요소는 해당 발명이 ‘특허성’이 있게 하는 구성요소이다.635) 청구항이 원리를 적시하지 않는 경우가 많기 때문에 발명의 특징적인 구성요소는 모델을 중심으로 보아야 한다.636) 다 시 정리하면 ① 단계에서 대상 발명의 특징적인 구성요소를 선별한다.

이후 한편으로는 Howse 교수와 Ashby 박사 사이에, 다른 한편으로는 Metcalfe와 Lax 박사(IDA의 컨설턴트) 사이에는 지속적인 연락이 있었는데 이들 회의들은 비공 개로 진행되었다. 한편, Metcalfe는 Howse 교수에게 테스트를 위한 자성분말 샘플을 제공하였다.

특허법상 모인(冒認) 법리 365 출원일 소급제도 특허권 이전청구제도 일본 ☓ ◯ 미국 ◯ (derivation proceeding을 통한 구제) ☓ 독일 ◯ (우선권 제도) ◯ (특허출원 이전청구제도) 영국 ◯ ◯ (특허청장에 의한 출원인 명의변경) 모인자 기여의 취급 우리나라 ① 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야) ② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결(공동개발 종료 후 단독으로 개량 출원: 공동발명이며 공동출원규정 위반으로 무효) ③ 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음. 일본 ① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기 여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12 年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구 를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 견해(田村善之) 있음. 미국 ① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구 하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일 ① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. <표 35> 모인자 기여의 취급(주요국 비교) 4. 모인자 기여의 취급 모인자 기여의 취급에 대해서는 우리나라와 일본의 경우 아직 법리가 확립되어 있 지 않고, 미국의 경우도 2011년 특허법 개정으로 제도가 변경되면서 비슷한 상황으로 보인다. 반면 독일이나 영국은 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관 계 성립이 가능하다고 보고 있다.

전화통화 내용에 대해서는 당사자 사이에 엇갈린 주장이 있는데, Metcalfe에 따르면, unarguable. Only when there is self-evidently no bone should the dogs be prevented from fighting over it.”). 938) Id. at paragraphs 100-101 (“So what then about s.8? Does “invention” there mean what is claimed or does the context otherwise require? We think it must have some more general meaning than what is in the claims. The most obvious reason for that is that s.8 applies to situations where there are no claims at all—indeed even prior to a patent application. And applications themselves are not required to have claims. The question of entitlement can therefore arise before any claims exist—and in principle must remain the same whatever claims later emerge. Moreover, as the deputy judge observed, it is often the practice of patent agents to put in first drafts which are wider than they expect to end up with so as to draw a wide search. As for the final claims in the patent as granted, their form and content will depend upon a number of individual factors—what has turned up in the prior art forcing reduction in scope, what subsidiary claims the patent agent has formulated based on the description and what monopoly is actually thought to be valuable (there is no point in claiming wider). Accordingly, we think one is driven to the conclusion that s.8 is referring essentially to information in the specification rather than the form of the claims. It would be handy if one could go by the claims, but one cannot. Section 8 calls for identification of information and the rights in it. Who contributed what and what rights if any they had in it lies at the heart of the inquiry, not what monopolies were actually claimed.”). 939) University of Southampton’s Applications [2005] R.P.C. 11, at paragraphs 21-24의 내용을 정리한 것이다.

③ Saco-Lowell Shops v. Reynolds, 141 F.2d 587 (4th Cir. 1944) 그 후의 연방항소법원 판례로서, Saco-Lowell 사건이 있다. Saco-Lowell 판결은, 신뢰 관계에 기초하여 발명자로부터 개시된 발명에 대하여 비발명자가 특허를 취득하는 것 은 신뢰관계의 위반으로서 허용되지 않는다고 하였다. 따라서 진정한 발명자를 ‘무체 재산의 소유자’로 하고, ‘그것들이 특허로 보호되는지 여부에 관계없이’ ‘신뢰관계에 기초하여 그것들을 개시한 상대방에 의한 그것들의 실시에 대하여 보호를 구할 권원 이 있다’고 하였다. 따라서 관련 상대방이 해당 발명을 실시한 경우에는 그것에 의해 발생한 이익 및 손해에 대하여 ‘특허법제에 의한 것이 아니라, 형평법은 다른 자의 손 실에 의한 부당하게 스스로 이득하는 자를 허용하지 않는다고 하는 원칙’에 따라, 책 임을 부담해야 하는 것이라고 하였다. 그 다음, 본건 특허는 신뢰관계에 기초하여 원 고가 피고에게 개시한 발명에 대하여 피고가 신뢰관계에 위반하여 취득하였으므로 ‘원고들이 그 특허에 대한 권원을 갖는다고 판단하고, 피고가 원고들에게 그것(그 특 허권)을 양도하도록 명한 원심 법원은 정당하다’고 하였다. 하지만 상기 Becher 사건과 마찬가지로 특허권의 양도에 의한 구제는 인정되었지만, 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙을 뒤집는 판결은 아니다.

7) 신규성 v. 진보성 어떤 (신규성 인정에 기여를 하는) 신규요소에 기여한 자가 (공동)발명자가 될 수 있는가? 어떤 진보성 인정에 기여를 하는 요소에 기여하여야만 (공동)발명자가 될 수 있는가? 먼저, 심사와 특허라는 견지에서 살핀다. 진보성이 인정되지 않는 발명의 해당 청 구항은 삭제될 것이다. 그러므로, 그 청구발명의 (진보성 인정에 기여를 하지 않은) 신 규요소에 기여한 자는 발명자가 아니게 될 것이다. 그런 견지에서 어떤 연구원이 발명 자가 되기 위해서는 해당 발명이 진보성을 인정받을 수 있게 기술적 기여를 한 자를 말한다.

법원은 피고 주장을 받아들이지 않고 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금 지급 의 의무를 인정하였으며, 해당 직무발명은 원고 2명이 공동으로 발명하였으며, 각자의 지분율을 50%로 인정하였다.