시간관리 _ 美 제재에도 불구…화웨이 장비 도입, 전 유럽으로 확대 | 군포철쭉축제

④ 검토 결과 모인자의 기여가 인정되어 모인출원에 관한 권리가 모인자와 진정한 권리자의 공 유로 되는 경우, 권리의 유효한 활용이 방해될 우려가 있으므로, 공유의 권리로 되지 않도록 반드시 어느 일방의 자에게 권리를 귀속시키기 위한 규정을 마련하는 것도 생 각될 수 있는 반면, 당사자가 권리의 공유를 희망하는 경우도 생각되므로, 상기와 같 은 규정을 마련하는 것으로 유연한 대응이 불가하게 될 우려도 있으므로, 모인자의 기 여에 관한 취급에 대하여는 구체적 사안, 당사자의 희망 등에 따라 유연하게 대응할 수 있는 것이 바람직하며 특정의 선택지에 한정되는 것이 없도록 배려해야 한다고 보 고 있다.795) 또한, 이전청구를 제도상 인정하는 것을 전제로 한 경우, 현행 민법 등의 틀에서 일정한 대처가 가능하다고 생각되며, 모인자의 기여에 관하여 입법적인 조치 (예를 들면, 공유의 권리로 하지 않고 반드시 어느 일방의 자에게 권리를 귀속시키기 793) 모인출원의 특허청구범위에 기재된 발명의 구성 중, 특징적 부분에 모인자가 기여하지 않는 경우나, 모인자 의 기여가 단순한 절차적 기여인 경우에는, 모인자에 대하여 권리의 공유가 인정되지 않는 것은 아닐까? 794) 高林龍「判批」判時1776号（2002）205頁 参照. 795) 社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 25頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 300 위한 규정, 모인자에 대하여 금전적인 수당을 하는 것을 가능하게 하기 위한 규정을 마련하는 것 등)를 할 필요성은 낮은 것으로 보고 있다.796) 3) 공동발명의 인정에 관한 판례 가) 大阪地判 平成12年7月25日 平10(ワ)10432号 (아래 항소심 판결에 의해 파기) [太 和チエン機工外対C(個人) 事件] [ローラチエン用トッププレート] [カバー付き チェーン] [기계] (비직무발명대가청구) (공동발명으로 인정) (小松一雄 재판 장)797) 이 판결은 발명이 이루어진 과정을 인정하고, 어떤 개인사업자 및 다른 사업자의 대표자의 공동발명으로 판단한 것이다. 판결은, 본건 양 발명은 종래품에 비추어 ①부 터 ⑤까지의 특징을 갖는다고 하고, 그 중 ①, ② 및 ⑤는 F가, ③ 및 ④는 E가 생각한 것이므로 양자의 공동발명이라고 하였다. 사안의 구체적 내용과 법원의 판단은 다음 과 같다.

(2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항(이하 '이 사건 제4항 발명'이라고 한 다)은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3항(이하 '이 사건 제3항 발명'이라고 한다) 에 있어 각각의 단위조합들 간의 간격을 20∼25㎜(실제 기재는 '이내'이나 명백한 오 기로 보임)로 한정한 것인데, 그러한 기술적 특징이 원고의 발명에 나타나 있지 않고, 5개 리브들의 단위 조합을 7개 조합으로 배치되는 것과 관련된 수치(20 내지 25㎜의 범위는 리브의 두께와 간격, 개수, 그리고 양 끝단의 마진부분을 고려할 때 이 사건 특허발명의 특징인 5×7의 배열로 보인다.)로서 이 사건 제2항 발명과 동일한 내용으 로 한정한 것이므로, 이 사건 제2항 발명과 동일한 이유에 의하여 그 효과가 인정된 다.

(나) 모인자의 행위가 권리범위에 기여하지 않은 경우 “모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않을 경우에는 공유의 권리로 안 되는 것으 로 생각된다. 이 때문에 진정한 권리자에게 권리 모두를 귀속하게 된다. 그렇다고 하 면 진정한 권리자에 의한 이전청구가 인정된다.”92) 89) 知的財産高等裁判所 平成19年7月30日 平成18年(行ケ)第10048号 判決. 90) 大阪地裁 平成12年7月25日 平成10年(ワ)第10432号 判決. 91) ”발명자는 특허청구범위에 기재된 발명에 대해서 그 구체적인 기술수단을 완성시킨 자를 말한다.“ 92) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 24頁(“冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合60には、共有の権利とならないものと考えられ る。このため、真の権利者に権利の全てが帰属することとなる。そうであるとすると、真の権利者により移転請 求が認められることになる。 なお、冒認者が出願人となって出願手続を遂行している間に支出した費用について は、真の権利者が特許権の一部又は全部を取得する場合には、特許権の発生と帰属に関する理 論構成に応じて、 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 75 <구체화를 한 자는 발명자가 아니라는 설명> 착상 및 구체화를 나누는 사고방식에 따르면 발명의 완성에 이르는 측면에서 공동 발명자 여부를 검토할 수 있다. 발명은 항상 착상의 구체화 과정을 거쳐서 완성에 이 른다고 보면, 착상 자체가 구체적인 경우, 즉 발명에 필요한 ‘가시화’ 과정이 착상 자 체에 포함되고 있다고 평가할 수 있는 경우에는 그 후의 구체화 작업은 창작과 무관 하게 된다. 이 경우는 해당 구체적인 아이디어를 제공한 행위 자체로 발명이 완성된 것이다. 그 후에 관여한 자는 이 발명을 확인했을 뿐이라고 말할 수 있게 되며 착상의 제공자만이 발명자로 알려지게 된다.93) 2. 공동발명자의 인정기준 가. 학설 1) 吉藤說: 공동발명자 여부 판단 –2단계설 본 학설은 공동발명자 인정에 관한 일본 “학설의 효시 중 하나로서 저작물, 논 문, 판례에서 다년간에 걸쳐 광범위하게 소개·인용되어 온 것이다.”94) 다만, 지금의 관 점에서 바라보면 이 학설의 설명은 판단이 쉬운 대상만을 제시하고 판단이 어려운 대 상에 대하여는 인식을 하지 못하였다는 한계를 가진다. 이 학설은 일본에서 특허법 법 리가 정치하게 발달하기 전에 형성된 것이어서 그 후 비판의 대상이 된다. 일본에서는 물론이고 우리나라에서도 광범위 하게 인용된 표현은 다음과 같다.

1. 좌우의 유방을 별개로 보호, 보정하는 좌우분리형 브래지어를 좌우 한쌍으로 조합시킨 브래지어로서, 전기 각 브래지어는 유 방을 보호, 조정하는 캡부와, 당해 캡부의 하부에 접속하고, 흉 부 주위를 한바퀴 둘러싸고 장착하는 밴드부와 캡부의 상부에 일단측이 취부되고 어깨부를 통과한 등가운데측에서 타단측이 전기 밴드부에 취부된 어깨끈을 갖추고, 전기 좌우의 브래지어 의 밴드부가 브래지어의 장착시에 흉측에서 겹치도록 형성된 것 을 특징으로 하는 브래지어. 2. 좌우 브래지어의 일방 혹은 양방의 밴드부가 가슴측에서 분 리가능하게 설치됨과 동시에 밴드부의 분리단을 탈착하는 후크 부가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 청구항 1 기재의 브래 지어. 3. 밴드부가 가슴측에서 다른쪽 유방에 치우친 위치에서 분리가 능하게 설치된것을 특징으로 하는 청구항 2 기재의 브래지어. 4. 좌우의 브래지어의 한쪽 또는 양쪽이 캡부, 밴드부 및 어깨끈 이 연속한 일체형으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 청구 항 1 기재의 브래지어. 5. 좌우 브래지어의 한쪽 또는 양쪽의 캡부에 보충밴드가 장착 되어 있는 것을 특징으로 하는 청구항 1, 2, 3 또는 4 기재의 브 래지어. 6. 좌우의 브래지어의 양방 캡부에 보정용밴드 혹은 보충밴드를 수납하기 위한 포켓부가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 청 구항 1, 2, 3, 4 또는 5 기재의 브래지어. <표 29> 모인대상발명과 특허발명의 대비(東京地裁 平成13年(ワ)第13678号) 원(국내우선권출원)을 하였고(당초출원은 1999년 7월 22일 취하간주됨), 심사관의 거 절이유통지에 대응한 보정을 거쳐 2000년 3월 24일 피고를 특허권자로 하여 이 사건 특허권이 설정등록되었다.

특허법 제2조 제1호가 ‘발명’을 기술적 사상이라고 규정하며, 그러므로 기술적 사상의 창작에 실질적으로 이바지 하여야 발명자가 될 수 있는 점은 당연하다. 판결에서도 ‘기술적 사상’을 핵심어로 제시하고 있다.446) 나. 법원의 태도 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결은 원고가 발명하였다고 주장하 는 기술이 해당 특허의 청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각 하였다. 그 판단은 원고가 해당 특허발명의 발명자가 되기 위해서는 청구항에 기재되 어 있는 사항을 중심으로 원고가 기술적 사상에 실질적 기여를 하였어야 했다고 본 것이다. 그러한 기준을 지지하는 견해도 존재한다.447) 그런데 출원 중이나 특허 후에 도 청구발명은 보정 또는 정정될 수 있고, 그러한 보정, 정정 후에는 (공동)발명자 여 부 및 그들 사이의 지분율을 다시 확인할 필요가 있다.448) 다. 미국의 사례 미국에서도 청구항을 기준으로 공동발명자를 판단한다.449)450)451) 그래서 청구항이 445) Id. at 221 (“Patent rights originate in the inventors, and, therefore, inventorship dictates ownership.”). 446) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결(“발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해 결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명 을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 한다.”). 447) 김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015, 65면(“발명자로 인정을 받으려면 ① 해당 특허청구의 범위에 기초하여 정해진 기술적 사상의 ② 창작 행위에 실제로 가담했는지 여부에 대한 판단이 필요하다고 해석된다.”)(인용 下田憲雅,“ 特許法における「發明 者（共同發明者）」の意義”, パテント, Vol.62 No.9(2009), JPAA, 102頁). 448) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 60 (2017) (“Conducting regular check-ins with the inventors, especially if the claims are amended ...”). 449) Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998) (“[T]he critical question for 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 161 작성된 후에 그 청구발명에 기초하여 공동발명자가 결정되어야 한다.452) Ultra-Precision 판결에서 CAFC는 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부를 판단하였으며, 대상 인물이 쟁점이 된 청구항의 3개 구성요소 중 어떤 것도 착상하지 않았다는 이유로 법원은 그를 공동발명자로 인정하지 않았다.453) 좀 더 정확히 설명하 면, 공동발명자는 각 청구항 별로(“on a claim-by-claim basis”) 판단된다.454) 단지, 그 출원 전체의 공동발명자를 판단하는 경우에는 그 출원에 포함된 청구항 중 하나 이상 의 청구항에 기술적 신규사상을 기여한 자는 모두 공동발명자가 된다. 즉, 하나의 청 구항에 대한 공동발명자와 하나의 출원에 대한 공동발명자는 다른 것이다.

2) 피고의 주장 발명신고서에 공동발명자가 기재되어 있으며, 원고가 발명을 단독으로 한 것이 아 니다. 대상 발명 2~6 및 대상 발명 9는 소외 B, 대상 발명 8은 소외 C, 대상 발명10은 소외 D가 각각 구체적 구성을 창작하는 등 주체적으로 발명의 창작에 관여하였다. 일 반적으로 공동발명에서 지분율은 원칙적으로 균등하다고 생각되며, 공동발명자 (B, D, E, C, F, A, G)가 팀으로서 발명한 대상 각 발명에 대하여 원고의 역할을 아무리 크게 보아주어도 공동발명자 간에 균등비율을 상회하지 않기 때문에 원고의 지분율은 50% 이다.

다) 모인자의 기여에 관하여 현행법상 가능하다고 생각되는 대응 위 보고서에서는 이전청구를 인정하는 것을 전제로 하는 경우, 모인자의 기여에 관 하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 아래와 같은 대응이 가능한 것으로 보고 있다.

이처럼 ‘실질적 기여’ 기준을 적용할 경우, A1과 A2에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 甲의 단독 권리로, A3에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 甲과 乙의 공유로 되며, 발명자 판단 기준(실질적 기여)과 모인 판단 기준(실질적 기여)이 다르지 않기 때문에 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준을 적용할 때 발생하는 어색한 결론은 도출되지 않는다. 다만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공유관계도 인정하는 것으로 하면, 모인자 乙로서는 피모인자의 실질 적 기여가 인정되는 모인대상발명(A)을 어떤 수준으로 변경 개량하더라도 일단 특허 를 받아 권리가 불가분 상태가 되면 피모인자 甲의 선택에 따라, (i) 해당 특허가 무효 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 406 모인출원‧특허 거절‧무효 범위 출원일 소급 범위 이전청구 범위 협의의 실질적 동일성 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ A3 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ 실질적 기여 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A3 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ <표 44> 종합검토(피모인자와 모인장의 공유 불인정 시) 로 되거나, (ii) 특허권을 공유로 하는 방법밖에 없게 되는데, 피모인자 보호에 너무 치 우친 접근법이라는 비판도 있을 수 있지만 기술탈취 방지라는 목표를 효과적으로 특 허법에서 구현하기 위해서는 불가피한 측면이 있다. 다만, 이러한 접근법이 지나치다 면 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우에도 공유관계는 인정하지 않는 방법도 있지만 아래에서 살펴보는 바와 같이 피모인자 보호에 충실하지 못한 점 이 있게 된다.

제5장에서는 특허법상 모인(冒認) 법리에 대해 우리나라와 주요국의 법리를 비교 해 보고 제도 개선의 시사점을 도출한다. 이를 위해 각국에서의 ① 모인의 의의, ② 모인 출원 특허의 거절 무효 판단에 있어 모인의 성립 범위, ③ 모인 출원 특허에 대 서 론 21 한 정당한 권리자의 구제 수단, ④ 모인자의 기여 시 권리 귀속 법리 등에 대해 비교 검토해 본다.