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8. 결론 두 발명자가 공동발명자가 되기 위해서 그들 사이에 직접적인 의사소통이 존재하 여야 한다고 설명한 이전의 법리는 변경되어야 한다. 현대의 다종다양한 연구양태를 감안하고, 수 십 명, 수 백 명에 의한 공동연구가 진행되는 점을 감안하면 그들 사이 에 간접적인 연결고리만 존재하여도 공동발명자로 인정하여야 한다. 예전에는 같이 연구하고 특허의 모든 청구항에 같이 기여한 자를 공동발명자로 보는 견해가 있었으 나,594) 그 견해는 1984년 미국 특허법 제116조의 개정으로 폐기되었다. 즉, 같이 연구 하지 않아도 특허의 모든 청구항에 기여하지 않아도 공동발명자가 될 수 있는 것이 다.595) 두 발명자 사이에 어떤 형태이든 의사교환(commnunication)인 존재하는 경우 그 두 발명자는 공동발명자가 될 수 있는 것이다.596) 그 의사교환에는 간접적 연결 (connection)도 포함된다. 대형 프로젝트인 경우, 수 십 명 또는 수 백 명의 연구원이 투입될 수 있으며,597) 그러한 경우 그 수 백 명 연구원들 사이에 직접적인 의사교환이 594) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1273–74 (1999) (“Prior to 1984, co-inventors must have worked together on virtually every aspect of the invention to be named as joint inventors on the patent. Otherwise courts would require such inventors to apply for separate patents.”). 595) Id. at 1292 (“Although § 116 does not require that joint inventors physically work together, collaboration is nevertheless possible when joint inventors work separately.”). 596) Id. (“In fact, Congress ‘envisioned [some] level of collaboration including at least some communication among joint inventors’ to support productive research.”). 597) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1293 (1999) (“The principal reason for amending § 116 was to accommodate the growing number of patents filed by team research organizations, such as large corporations employing hundreds of ‘“co-inventors.’”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 197 존재하기 어렵다. 그들 사이에 직접적인 의사교환이 없더라도 간접적인 의사교환, 정 보교환으로 공동발명의 작업이 이루어진다고 보아야 한다. 미국의 특허법 제116조 개 정이 팀에 의한 연구개발이 일상화 된 현실을 반영하기 위한 것이듯이,598) 우리의 특 허법도 팀에 의한 발명의 현실을 포섭하기 위하여 공동발명자 판단기준에서 주관적 요건을 완화하여야 한다.

4) 평가 기재된 발명자가 원고 및 D의 2명이므로 원고의 지분율은 50%로 추정될 것인데, 원고가 그의 역할이 절대적이었던 점을 잘 증명하여 90%로 인정받은 사례이다.

발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 231 “발명자란 특허청구의 범위에 기재된 발명에 대해 그 구체적인 기술수단을 완성시킨 자, 즉 어떤 기술수단을 착상하고 이를 구체화해 완성시키기 위한 과정에서 발명의 특징적 부분의 완성에 창작적으로 기여한 자를 말한다고 해 석해야 할 점, 이 발명의 특징적 부분이란 특허청구의 범위에 기재된 발명의 구성 중 기존기술에서는 볼 수 없는 부분, 즉 당해 발명특유의 과제해결수단 을 기초하는 부분을 말하는 것이 상당하다.”672) 타. 소결 일본에서는 발명자 기재에 추정력을 부여한 판결들과673) 부여하지 않은 판결들 이674) 혼재한다. 심지어는 기재에 추정력을 부여하지 않을 뿐 아니라, 반대 추정력을 부여한 사례도 있다. 그러나, 지분율이 따로 기재, 합의되지 않은 경우에는 공동발명 자 간 균등지분율이 추정되어야 할 것이고, 그 추정과 다른 수치를 주장하는 자가 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담하여야 할 것이다. 그렇다면 대상 사건에서는 추정치 보다 높은 수치를 주장하는 원고에게 증명책임이 있다고 보아야 하는데, 법원은 반대 로 피고에게 증명책임이 있다고 보고, 피고가 달리 증명하지 못하였다는 이유로 원고 의 주장을 그대로 받아들였다. 종합적으로 일본에서 발명자 기재의 추정력에 관한 법 리가 아직 채 정립되지 않았다고 생각된다.

④ 양 사이드커버부의 하연(下縁)은 톱커버부와 평행한 평평한(flat) 면이다. 특허법상 모인(冒認) 법리 275 사안 법원의 판단 2016허9219 (협력관계에 있었지만 발 명은 일방 당사자 단독 으로 완성) 기술전문가와 물적‧인적 후원기 업 사이의 공동개발과정 중의 분쟁. 협력관계 유지되던 중 피고들이 특허출원한 사안. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원 아님(실질 동일 X) ③ 공동출원규정 위반 아님(발명에 대한 기여 X) 2015허8042 (공동개발 종 료 후 단독 으로 개량 출원: 공동발 명이며 공동 출원규정 위 반으로 무효) (i) 원고 회사(대표이사 甲)와 피 고 회사(대표이사 乙)는 주관기 관(중소기업진흥공단)의 관여 하 에 1차 협약(시제품 제작을 위 한 위탁개발협약, 산출물에 대 한 권리는 甲에 귀속)과 2차 협 약(보완시제품 제작을 위한 위 탁개발협약, 주요 내용은 1차 협약과 동일)을 체결함. (ii) 모인대상발명은 아이디어개 발계획서 및 1, 2차 협약에 따 른 1, 2단계 결과보고서의 산출 물. (iii) 이 사건 특허발명은 乙이 모인대상발명을 변경한 것. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원 아님(실질 동일 X) ③ 甲과 乙은 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발명자에 해당(특허법 제44조 위반으로 무효) 2016허3730 (공동발명자 중 1인의 아 들이 출원: 모인으로 무 효) 원고회사의 대표이사와 고문으 로 재직하였던 피고가 재직 중 원고회사 직원, 금형설계업체 대표 등과 공동으로 발명한 것 을 피고의 아들이 무단으로 출 원하였다는 것이 원고의 주장이 며, 피고는 자신의 아들이 발명 자라고 주장한 사안. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원에 해당(실질 동일 O, 발명자 또는 승계인 X) ③ 피고, 원고 직원, 금형설계업체 대표 등이 공동발명자로 인정되었지만 공동 출원 위반이 문제로 되지는 않음. - 피고의 아들 C가 자신을 발명자로 하 여 특허를 받은 후 피고에게 권리를 전 부 이전한 사안으로 피고는 자신의 아 들 C가 단독발명자라고 주장하였지만, 당초 출원인인 C는 정당한 권리자가 아 니라고 판단된 사안임. 2017허2666 (사업제안과 특허권의 이전청구를 부정한 대 법원 2014. 5. 16. 선고 2012다 ① 2003후2218 판결 인용. ② 실질적 동일성과 모인 행위 모두 인 <표 25> 모인 여부 판단 특허법원 판결 정리 사자가 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실 질적으로 기여하였다고 보아, 공동발명자에 해당한다고 판단한 점이 특징이다.

745) 박창수, “강학상의 모인출원-기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우-”, 한국특허법학회 42차 정기학회(2012. 10. 20.), 7면. 746) 손천우, “무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책 임 등을 중심으로”, 사법논집 제58집, 법원도서관, 2015, 549면. 747) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 박사학위 논문, 2013, 437-438면. 748) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 439-438면(모인대상발명을 선행기술로 포섭할 필요성은 인정되 어도 현행 특허법 규정 하에서는 그러한 해석이 어려워 보이므로, 미국의 입법례를 참고하여 제29조에 관련 규정을 신설하는 방안 제안). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 280 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;749) ② 모인출원이 실질적 동 일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해;750) ③ 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출 원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해751) 등이 있다.

나. 변리사의 공동발명자 여부 필자는 “발명의 반은 (훌륭한) 변리사가 한다”라는 표현을 좋아한다. 발명자의 발 명을 복수의 청구항으로 다듬는 과정에서 변리사가 추가 발명을 하는 경우가 많다. 그 런 측면에서 발명자와 변리사가 공동발명자가 될 여지가 있다. 그런데, 발명자의 의뢰 를 받아 특허출원을 대리하는 변리사가 발명자와 공동발명자로 엮이는 것은 (직업윤 리의 측면에서) 매우 위험한 일이다. 미국에서는 그러한 엮임이 의뢰인에게 피해를 줄 가능성을 방지하기 위하여 엄격한 규정을 운영한다.704) 발명자와 변리사의 공동발명 자의 가능성 및 관련 안전장치에 대한 연구가 필요하다.

서울고등법원은 다음과 같이 설시하였다.

② 공동발명자(의 지분율) 판단은 특허청구범위에 기재된 발명을 기준으로 한다. 나) 절차의 경위 Yeda는 2004년 3월 26일(특허부여일부터 2년 이내임) 특허권의 공유를 주장하며 영국 특허법 제37조에 따라 지분이전 및 발명자 추가를 청구하였다.923) 한편, 위 신청 이후 두 가지 일이 있었는데, 하나는 Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 항 소법원 판결이 선고된 것이고 다른 하나는 발명자 판단에 대한 와이즈만의 생각이 바 뀐 것이었다.924) 우선 항소법원 Markem 판결은 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장 923) Id. at paragraph 10. 특허법상 모인(冒認) 법리 355 하는 자는 자신(A)이 진정한 발명자이고 특허명의인(B)이 발명자가 아니라는 것을 증 명하는 것으로는 충분하지 않고, B가 정당한 권리자가 아님을 (예를 들면, 계약 위반 이나 비밀유지의무 위반 등의 주장을 통해) 추가로 증명해야 한다고 판시한 점에 특 징이 있다.925) 다음으로 Yeda는, Schlessinger 박사와 그 팀원들이 모노클로날 항체를 제공한 것이 이 사건 특허발명의 발명적 개념(inventive concept)에 전혀 기여한 바가 없어 이 사건 특허발명은 전적으로 와이즈만 과학자들에 의해 완성된 것이라고 생각 을 바꾸었다.926) 위와 같은 경위로 Yeda는 신청서를 두 가지 점에서 변경하였는데(이 변경 당시는 특허부여일부터 2년이 경과한 후임), 첫째는 Markem 판결의 법리에 따라, 와이즈만 과학자들의 논문 초안이 비밀유지의무 하에 Schlessinger 박사에게 송부된 것이며 당 시 Schlessinger 박사는 안식년 중이었지만 와이즈만의 종업원이었다는 주장을 추가 한 것이고, 둘째는 와이즈만 과학자들의 단독 발명이므로 이 사건 특허가 공유가 아니 라 Yeda에게 단독 귀속되어야 한다는 것이었다.927) 특허청장은 Yeda의 위와 같은 두 가지 변경을 모두 인정하였지만 1심 법원은 위와 같은 변경이 인정될 수 없다고 보았고, 항소법원은 항소를 기각하였다.928) 이에 대한 상고심 판결이 이 사건 판결이다.

법원은 먼저, 원고는 연구에 필요한 장비 및 인력을 지원하고 피고 A의 기술적 도 움으로 이 사건 모인대상발명인 SL200 및 SL210 서지보호기를 이 사건 특허발명의 출 원일 전에 개발한 사실을 인정한 다음, 이 사건 모인대상발명의 발명자로 인정받기 위 해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 할 것인데, ① 원 고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명의 연구개발에 참여하기 이전에는 서지보호기술 분야에 전혀 기술력이 없었던 점,715) ② 원고의 직원들이 이 사건 모인대상발명의 개 발에 일정부분 관여한 사실을 인정할 수는 있으나, 그들의 역할은 피고 A를 보조하는 수준에 있었던 것으로 보인다는 점716) 등을 근거로 원고의 직원들을 이 사건 모인대 715) 원고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명의 연구개발에 참여하기 이전에는 서지보호기술분야에 전혀 기술력 이 없었고, 이에 기술제공의 대가로 피고 A에게 2억 원과 기여 매출액의 5%를 로열티로 지급하였을 뿐만 아 니라 원고 대표이사 지분 10%를 양도하는 이 사건 본약정 및 추가약정을 체결하였다. 이에 비추어 피고 A는 서지보호기술 분야에 대한 전문적인 지식과 기술을 보유하고 있었고, 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작에 중요한 역할을 한 것으로 보인다.

다. 소결 공동발명자 판단과 관련하여, 일본의 법리를 정리하면 다음과 같다. ① 착상 및 구 체화의 개념이 명확하게 정립되어 있지 않다. ② 객관적 (협력의) 요건 외에 주관적 (의사의) 요건이 필요한 것인지에대하여 명확하게 정립되어 있지 않다. 발명자 판단과 관련하여 착상과 구체화에 대한 일본의 자료는 다음과 같이 구분된다: ① 착상과 구체 화를 모두 한 자가 발명자이다;108) ② 착상 또는 구체화 중 하나라도 한 자는 발명자 이다;109) ③ 착상을 한 자는 발명자가 아니며 구체화를 한 자만 발명자이다.