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구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 336 용으로부터 판단되어야 한다. 이러한 판단 시 결정적 요인은 출원 발명의 진보성이 인 정되는 부분이 모인된 부분과 일치하는지 여부이다. 따라서 모인자가 통상의 기술 수 준의 범위 내에서의 변경 부가한 경우 모인이 성립한다는 것이 일반적 이해이며, 모 인출원과 모인대상발명을 비교할 때 이와 같은 통상의 기술자의 부가 변경을 고려하 지 않을 때만 정당한 권리자를 효과적으로 보호할 수 있다. 반면, 모인출원발명이 진 보성이 부정되지 않을 경우 모인출원의 본질적 내용은 정당한 권리자의 모인대상발명 과 최소한 부분적으로 다르다고 해야 하며 이러한 경우 특허법 제4조 제3항의 직접 적용은 불가하다.893) 따라서 모인을 이유로 한 이의신청은 진보성이 인정되지 않는 부 분에 기여함에 불과한 경우에만 인정될 수 있다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 30 라. 관련 판례 최근 언론에 보도된 기술탈취 사례9) 중 하도급거래 공정화법상 손해배상 청구가 문제된 사안으로 서울중앙법원 2018. 1. 19. 선고 2016가합559792 판결이 있다.10) 중소 생물정화기술업체 비제이씨(BJC)와 현대자동차 사이의 분쟁으로, 현대자동차가 기술 자료를 요구했을 뿐 아니라 다른 대학연구기관과 함께 유사기술을 특허로 출원해 기 술을 탈취했다고 주장하며 하도급거래 공정화법상 기술유용행위를 이유로 비제이씨 (BJC)가 손해배상을 청구하였는데, 법원은 원고의 청구를 기각하였다.11) 사안의 구체적 내용과 법원의 판단을 살펴보면 다음과 같다.

23) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사, 2013, 237면(아직 특허라는 공적 처분 및 공시가 이루어지기 전이고, 심사 절차가 아직 특허청에 계류 중이므로 출원인 명의 이전을 통한 권리구제를 도모하더라도 상대적으로 문제가 적기 때문에 이 단계에서는 정당한 권리자는 모인출원인을 상대로 출원인의 명의를 변경해 줄 것을 청구할 수 있다는 취지); 정상조 박성수 공편, 「특허법주해 Ⅰ(김운호 집필부분)」, 박영사, 2010, 485면(① 정당한 권 리자의 출원 후 무권리자로 출원인 명의가 변경된 경우, 정당한 권리자가 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다는 취지의 확인판결을 받아 출원인명의변경신청서에 첨부하여 명의변경을 행하는 것을 인정함이 타당 하며, ② 정당한 권리자의 출원행위가 존재하지 않는 상태에서 무권리자에 의해 출원이 된 경우에도 진정한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 회복할 다른 수단이 없는 이상 이를 긍정할 수 있다는 취지); 강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 「법조」 53권 5호(통권572호), 법조협회, 2004.5., 21-26면(① 정당한 권리자의 출원 후 무권리자로 출원인 명의가 변경된 경우와 ② 정당한 권리자 출원 없이 무권리자만 출원한 경우로 나누어 살펴보면서, 두 경우 모두 명의 회복이 가능하다는 취지). 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 45 을 청구할 수 있는지에 대해 학설상 긍정설과 부정설로 나뉘어 있었다.24) 한편, 이 문제에 대해 판시한 3건의 대법원 판결들을25) 종합적으로 검토해 보면, 결국 대법원은 ‘정당한 권리자의 특허권 이전등록청구’에 대해 전면적으로 이를 긍정 또는 부정하기보다 사안별로 접근하여 사례형 법리를 판시한 것으로 보이는데, ‘정당 한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자’에 관한 사 안(2010다11310)에서는 ‘특허권 이전등록청구’를 부정하면서 2003다47218 판결의 사안 과 구별하고 있는 반면, ‘특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우’에 관한 사안(2011다77313, 77320(병합))에서는 종래 2003다47218 판결의 법리를 다소 확 장(즉, 정당한 권리자의 ‘출원 후’ 양도라는 제한을 삭제함)하고 있다.26) 한편, 2016년 특허법 개정 시 정당한 권리자의 충분한 구제를 위해 입법론적 해결 이 필요하다는 이유로 특허권 이전청구제도가 신설되었다(특허법 제99조의2). 2. 현행 규정의 한계(문제의 제기) 앞서 본 특허법상 관련 규정에 따라 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모 인대상발명을 그대로 자신의 명의로 특허출원을 한 경우, 해당 특허출원은 거절 무효 로 되며, 정당한 권리자(기술탈취 피해자)는 출원일 소급제도나 특허권 이전청구제도 를 통해 자신의 권리를 회복할 수 있게 되므로 정당한 권리자의 구제에 큰 문제가 없 다.

원고와 피고회사의 대표이사는 연구개발의 성과물에 대한 특허를 출원하여 공동발명 자로 되었다. 원고는 그 후 피고회사가 그 특허로부터 파생한 연구성과가 특허출원된 것에 대하여도 공동발명자라고 주장하였다. 그러나 법원은 원고가 대상 특허출원의 청구발명에의 실질적 기여를 증명하지 못하였기 때문에 공동발명자로 인정하지 않았 다.

대상 발명에 관하여 특허성이 있다는 것에 대하여 대상 발명 구성요소 E에서 “(1) 편평에서 선형의 분무가 형성됨”은 공지기술이고, “(2) 분무의 확대 각도가 약 180도 가 되어, (3) 내부의 폭 W가 작을수록 양호(良好)한 미립화 상태를 나타내고 실용적으 661) (“特許法旧３５条の相当の対価を請求し得る，特許出願された発明の発明者については，願書に添付された特許 請求の範囲の記載を基準としその発明の技術的思想を把握した上で，当該技術的思想の創作に貢献している者か 否かによって判断すべきである。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 216 로 W≦０.２ｍｍ가 타당하며, (4) 분무의 확대 각도는 색(sack) 직경(D)과 슬릿의 색 (sack) 내벽으로부터의 절입량(切込量)(A)으로 규정할 수 있을 가능성이 있는 것은 공 지였다거나 용이하게 발명을 할 수 없다는 점”은 그의 특허성이 있는 것이다. 즉 법원 은 청구항에서 공지요소나 공지요소로부터 용이하게 발명할 수 있는 것을 제외한 것, 즉, 특허성 있는 것에 공헌한 자를 공동발명자로 판단하였다.

양 당사자 모두 불복한 것(원고는 특허의 이전을 계속 구하고, 피고는 원고의 청구 기각을 구함)이 본 사안이다.

① “창조적 활동을 통하여 발명의 요지를 만들어낸 인간만이 발명자가 될 수 있다는 해석이다. 실제 발명자를 고용하고 있는 회사 등의 법인은 발명자 자 체가 될 수 없다. 이 규칙은 회사의 공식 대표자로 활동하고 있는 사람이 발 명을 이룬 경우에도 적용된다.” ② “발명은 외부에서 인식되어야 한다는 것이 다. 발명이 발명자의 머릿속에 있는 한 발명은 발명자를 위해 어떠한 권리도 창출하지 않는다. 발명이 알려진 것만 발명이 구체적으로, 동시에 다른 것과 구별되어 존재하게 되며, 이에 따라 발명은 독일특허법에 의해 발명자를 위한 권리 및 보호를 발생시키는 법적 효력을 갖게 된다.” ③ “발명에 대한 기여가 창조적인 것이다.”366) 363) 이하는 일본 및 한국의 자료에서 독일의 공동발명자 법리에 대하여 소개한 것들을 정리한 것이다.

다만, 우리와 유사한 제도를 운영하는 일본의 경우, 현행법상 모인 출원 특허에 대 한 피모인자와 모인자 사이의 권리 귀속에 대한 규율은 ① 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 피모인자와 모인자가 공유하 는 것으로 하되 공유 관계를 희망하지 않을 경우 만일 출원 단계라면 출원을 분할하 고 만일 특허권 설정등록 후라면 가격배상의 방법 등으로 공유관계를 해소하는 방법 이, ② 피모인자(정당한 권리자) 단독 기여만 인정되는 경우에는 피모인자에 대한 특 허권 이전청구를 인정하되 출원 비용 등 지출에 대해 금전적으로 평가하여 모인자에 게 반환하는 방법이, ③ 모인자 단독 기여만 인정되는 경우에는 피모인자로서는 영업 1000) BGH GRUR 79年, 692,694頁 Spinnturbine I事件; Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 275-279 (“If additions made by the applicant constitute a creative contribution that establishes the status of co-inventor, the entitled party can only recover the part corresponding to his invention.”). 1001) BGH GRUR 79年, 692頁（III4c Spinnturbine I事件; Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 275-279 (“Conversely, the party entitled to the right to be recovered needs to have made at least a creative contribution that establishes the status of co-inventor if he is to be at least partially successful with his request to recover his invention.”). 1002) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 81-82頁에 소개된 현지대리인의 답변 내용을 정리한 것이다.

법원은 피고의 직원이었던 자들(N, O, P, Q, E, S)이 대상 특허발명의 주개발자가 원고라고 진술한 점 등 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 원고의 지분율을 50%로 인정하였다. 즉, 제2발명의 지분율은 50%로 추정되고, 제1발명의 지분율은 33.3%로 추정되는 상황에서 원고의 지분율이 더 높아질 필요성을 인정하여 전체적으 로 원고의 지분율을 50%로 인정한 것이다. 제1발명의 33.3%와 제2발명의 50%의 평균 은 41.7%가 되는데, 법원은 그 수치를 50%로 상향 인정한 것이다.

2) 학설 공동발명자를 판단하는 기준에 대한 논문은 거의 없으며, 그나마 있는 것들도 일 본의 법리를 소개하는 선에서 그친다.