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<東京高等裁判所 昭和51年4月27日 昭和47年(行ケ)第25号 判決> 대상 발명은 빠찡코기계(마작룰에 의해서 놀이하는 기계)에 관하여 발명의 완성에 대한 공동발명을 인정한 후 모인의 사실을 인정한 사례이다. 본 판례의 취지는 “특허 법에서 말하는 발명은 기술적 사상의 창작인 것은 물론이지만, 여기에서 말하는 창작 은 단순한 착상만으로는 부족하며, 그 착상이 구체화된 것이어야 함은 말할 필요도 없 다. 발명은 착상의 구체화를 수반해야만 완성하는 것이다. 본 사례와 같은 기계의 발 명에서는 어떤 기술적 사항에 대한 착상이 구체적인 형태를 취한 기계로서 실현되지 않거나 또는 이루어지지 않은 것이라면, 그것은 발명으로서는 성립할 수 없거나 또는 미완성된 것이라 해야 한다. 그렇다면, 착상에 근거하여 기계를 시작(試作)해, 착상의 구체화 여부를 검토하는 것은 발명성립의 한 과정이라고 해석할 수 있다. 그리고 여러 사람이 공동으로 이러한 행위를 했을 경우에는, 그 여러 사람이 공동으로 기술적 사상 의 창작을 즉. 이를 본건에 관하여 보면 원고 浅見는 빠찡코유희기에 마작의 상수를 조립하고 마작패의 무늬를 종횡으로 규칙적으로 배열한 것을 표시를 낙하하는 타구에 의해서 실시해 일정한 상수를 표출시키려는 대상 발명의 착상을 가지고 있었지만, 그 구체화에 있어서는 石井와 상호 협력하여 공동으로 그 구체화를 완성한 것이며, 石井 는 浅見보다 대상 발명의 착상을 구할 수 있고 그 구체화에 협력하는 것을 약속하며, 공동으로 구체화하는 의도 하에 浅見와 공동하여 그의 구체화를 완성한 것이다. 따라 서, 본건 발명은 원고가 단독이었던 것이 아니고, 浅見가 소외 石井와 공동으로 한 것 이라고 인정하는 것이 상당하다.”84) 83) 東京地方裁判所平成18年1月26日 判例時報1943号 85頁(“複数の請求項からなる特許発明の場合，複数の請求項に よって定められる複数の技術的思想の少なくとも一つ請求項に係る発明の創作に貢献することが必要となる”). 84) 東京高等裁判所 昭和51年4月27日 昭和47年(行ケ)第25号 判決(特許法にいう発明は、技術的思想の創作である こと勿論であるが、ここにいう創作とは単なる着想のみでは足りず、その着想が具体化されたものでなければな らないことはいうまでもない。発明は着想の具体化を伴ってはじめて完成するものである。本件のような機械の 発明においては、ある技術的事項についてえた着想が具体的な形態をとった機械として実現しえないかまたはし ていないものであれば、それは発明としては成立しえないかまたは未完成なものといわなければならない。そう 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 73 라. 모인자를 발명자로 인정한 사례 모인자가 발명자가 될 수 있는지가 문제가 된다. “① 진정한 권리자의 발명 A에 모인자의 발명 B를 넣고 출원하는 경우; ② 진정한 권리자의 발명 A를 개량하고 A'로 출원하는 경우; ③ 진정한 권리자의 발명 A를 상위 개념화하고 출원하는 경우; ④ 진 정한 권리자의 발명 A를 모인출원한 뒤 해당 출원을 기초로서 우선권을 주장하며 모 인자의 발명 B를 추가하고(또는 개량 발명 A'으로 혹은 발명 A의 상위 개념의 발명으 로 출원하는 경우; ⑤ 모인자가 보정 등의 절차를 한 경우 ⑥ 진정한 권리자의 발명 A에 대해서, 명세서에 실례 a를 추가하고 출원하는 경우”85) 등에서는 모인자도 발명 자로 인정될 수 있다고 생각한다.86) 이러한 설명은 공동발명자가 되기 위한 객관적 요 건만 충족하면 주관적 의사는 필요하지 않다고 설명하는 바와 다름이 아니다.

모인자가 피모인발명을 개량하여 새로운 발명을 한 경우, 피모인자와 모인자가 공 동발명자가 될 수 있음은 앞에서 상술하였다. 그렇게 모인특허에서 원발명자가 모인 특허발명의 공동발명자가 될 수 있도록 허용하는 것이 원발명자에게 유리하다. 그런 데, 원발명자를 공동발명자로 허용하는 경우, 그 허용의 판단만으로 사건이 종결되지 않는다. 원발명자 및 모인발명자의 실질적 기여에 따라 그들 사이의 지분율을 결정해 야 한다. 이러한 공동발명자 여부 판단 및 공동발명자 사이의 지분율 산정은 특허법에 서도 가장 어려운 작업이 된다. 그런 견지에서 그 작업은 전문가에 의하여 수행될 필 요가 있다. 그렇다면 그러한 작업을 특허심판원에서 담당하게 할 필요가 있다. 1차적 으로 특허심판원이 판단(심결)하고, 그 판단에 불복하는 자가 특허법원, 나아가 대법 원으로 상소할 수 있을 것이다. 이렇듯 모인사건을 특허청에서 수행하는 국가로는 미 국593) 및 영국이 포착된다. 우리나라에 모인심판제도를 도입하기 위해서는 미국 및 영 국의 모인심판제도에 대한 연구가 선행되어야 할 것이다.

(8) 원리를 추출할 수 없는 경우 및 (6)-1의 경우. 원리, 모델을 고려할 필요가 없다 (모두 모델로 취급해도 좋음). (9) 원리 및/또는 모델에의 기여 정도를 요구한다. (7)의 경우, 원리 및 모델의 중요 도에 대한 것이며, (8)의 경우 모델에 대한 것이다. 다) 대상 발명 4, 6 및 8 e, h는 원고의 지시 하에서 대상 발명 8에 공헌했고 e, g는 원고의 지시 하에 대상 발명 6에 공헌했다. 대상 발명 4에 대하여 e가 담당한 흔적이 없으므로 e의 지분율은 낮다고 주장한다.

위 대법원 판결은 객관적 요건에 대하여도 정확하게 설명하지 못하고 있지만, 더욱 중요하게는 주관적 요건에 대하여는 아무런 언급을 하지 않고 있다. 이하에서 주관적 요건을 다룬 판례를 살핀다.

우선, 실질적 기여 기준을 판시한 대법원 2009후2463 판결 직후인 2011년 11월부터 2015년까지의 특허법원 판결들을 보면(8건), 특허발명과 모인대상발명의 차이점에 대 해 확인한 다음 이와 같은 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경 에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 특허 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없는 것인지에 대해 판단함으 로써 모인 여부를 판단하고 있는 점이 특징이다.976) 인하여 두 발명의 작용효과도 서로 다르다 할 것이므로, 두 발명은 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2010. 1. 21. 선고 2009허1019 판결(특허발명과 모인대상발명은 일부 구성이 서로 다르고, 그로 인하여 두 발명 의 작용효과도 서로 다르다 할 것이므로, 두 발명은 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2009. 12. 3. 선고 2008허14414 판결(특허발명과 모인대상발명은 핵심 구성이 서로 다르며, 그로 인하여 작용효과에도 현저한 차 이가 있어 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2009. 12. 3. 선고 2008허14421 판결(특허발명과 모인대상발 명은 구성 및 작용효과에서 동일하므로, 두 발명은 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이며, 이 점에 관해서는 당사자 사이에 다툼이 없음). 976) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결(“이 사건 제1항 발명의 ‘벤딩테이블 구성’, ‘캐리지, 베이스프레 임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조에 관한 구성’은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생 한다고 볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라 고 볼 수 없다. ……그렇다면 이 사건 정정발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하고”); 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결(“이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이 가 있다고 하더라도 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 변경에 불과한 것이어서, 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다. ……그렇다면 이 사건 특허발명은 모인대상 발명과 실질적으로 동일하고”); 특허법원 2014. 4. 3. 선고 2013허8703 판결(“이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가 모인대상고안 1로부터 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 구성이 아닐 뿐만 아니라, 모인대상고안 1에 비해 향상된 작용효과를 가지므로, 피고가 이 사건 제1항 고안에 대하여 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기 여하지 않았다고 할 수 없다.”); 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3401 판결(“위와 같은 차이점은 통상의 기술 자가 모인대상발명 1의 대응구성과 모인대상발명 2에 도시된 보조수조 및 제3 배출구의 위치에 위와 같은 주 지관용의 기술을 참작하여 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·변경에 지나지 아니하므로, 그로 인 하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니한다고 볼 것이다. …… 모인대상발명 1, 2에는 이 사건 제3항 발명의 구성들과 동일한 구성이 개시 또는 암시되어 있어 이 사건 제3항 발명과 모인대상발명 1, 2의 구성상에 차이가 있다고 보기 어려우며, 그로 인한 작용효과가 현저하거나 이질적인 차이가 있다고 보기도 어 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 376 다음으로 2016년과 2017년에 선고된 4건의 특허법원 판결에서는 모인 여부 판단 시 2009후2436 판결이 아닌 2003후2218 판결을 인용하면서 ‘실질적 동일성’ 기준을 적 용하고 있는데,977) 특허법원 2015허8042 판결을978) 제외하면 구성의 차이 유무로 실질 적 동일성을 판단하고 있는 점이 특징이다. 한편, 특허법원 2015허8042 판결의 경우 차이점에 대한 평가는 하면서도 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는지 여부를 판단하는 것이 아니라, 차이점이 주지관용 기술의 단순 부가에 해당하는지 여 부를 판단하고 있는 점에서 2009후2463 판결을 인용하고 있는 특허법원 판결들과 차 이가 있다.

(공동)발명자 판단을 청구항을 기준으로 한다는 점 및 해당 특허의 모든 청구항 중 하나 이상의 청구항에 창작적 기여를 한 자를 공동발명자로 인정하는 일본의 법리는 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 4 미국의 법리와 동일한 것으로 평가된다.

한편 위와 같은 개정에 추가하여, 모인 출원에 (i) 정당한 권리자의 발명과 (ii) 모인 자의 발명이 청구항별로 구분되어 있고, 아직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으 로 대응하는 것도 가능할 것으로 보이는데, 이러한 내용을 입법적으로 해결하는 방안 도 생각해 볼 수 있을 것이다. 나) 독일식 입법 + (보충적) 해석론 독일에서는 특허의 이의신청 무효 사유의 하나인 ‘모인(widerrechtliche Entnahme)’에 대하여 “특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되 어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호 및 제21조 제1항을 인용하는 제22 조)”으로 설명하고 있어 특허의 본질적 내용이 모인된 것이라면 모인 특허에 해당하 므로 발명의 과제와 해결수단의 관점에서 특허발명과 모인대상발명(피모인발명)의 동 일성이 요구되며(BGH GRUR 1981, 186, 188 – Spinnturbine Ⅱ) 통상의 기술자의 창 작 능력 범위 내의 변경 개량에 의해서는 동일성이 부정되지 않는다(BGH GRUR 1977, 594, 595 – Geneigte Nadeln.).985) 이와 같은 독일식 규정을 마련하면 모인의 성립 범위를 진보성에 근접하는 범위까지 확장할 수 있을 것으로 보이는데, 이와 유사 한 내용을 특허법에 규정하는 방법을 고려해 볼 수 있을 것이다.

2) 법원 판단 가) 판단 법리 법원은 직무발명 보상금 소송에서 발명자 인정에 대한 판단법리를 제시한다. 즉 “특허출원된 발명의 발명자에 대하여 출원서에 첨부된 청구범위의 기재를 기준으로 하여 그 발명의 기술적 사상을 파악한 후에 해당 기술적 사상의 창작에 공헌한 자였 는지 여부에 의하여 판단하여야 한다”고 설명하였다.661) 나) 공동발명자 판단 (1) H의 공헌에 관하여 대상 특허발명의 과제 및 작용효과에 대하여 H가 행한 시험에서 원고의 교사를 받 았다. 그리고 H가 실험하는 과정에서 대상 발명 구성요소에서 특허성을 판단하여 H 를 대상 특허발명의 공동발명자로 인정할 수 있다. 법원은 대상 발명의 구성요소에서 기술적 정보는 H가 밝혀진 것이 아니므로, H보다 원고의 지분율이 크다고 판단한다.