성공 _ KB금융, 정기 주총 안건 모두 원안대로 승인 | 군포철쭉축제

③ Saco-Lowell Shops v. Reynolds, 141 F.2d 587 (4th Cir. 1944) 그 후의 연방항소법원 판례로서, Saco-Lowell 사건이 있다. Saco-Lowell 판결은, 신뢰 관계에 기초하여 발명자로부터 개시된 발명에 대하여 비발명자가 특허를 취득하는 것 은 신뢰관계의 위반으로서 허용되지 않는다고 하였다. 따라서 진정한 발명자를 ‘무체 재산의 소유자’로 하고, ‘그것들이 특허로 보호되는지 여부에 관계없이’ ‘신뢰관계에 기초하여 그것들을 개시한 상대방에 의한 그것들의 실시에 대하여 보호를 구할 권원 이 있다’고 하였다. 따라서 관련 상대방이 해당 발명을 실시한 경우에는 그것에 의해 발생한 이익 및 손해에 대하여 ‘특허법제에 의한 것이 아니라, 형평법은 다른 자의 손 실에 의한 부당하게 스스로 이득하는 자를 허용하지 않는다고 하는 원칙’에 따라, 책 임을 부담해야 하는 것이라고 하였다. 그 다음, 본건 특허는 신뢰관계에 기초하여 원 고가 피고에게 개시한 발명에 대하여 피고가 신뢰관계에 위반하여 취득하였으므로 ‘원고들이 그 특허에 대한 권원을 갖는다고 판단하고, 피고가 원고들에게 그것(그 특 허권)을 양도하도록 명한 원심 법원은 정당하다’고 하였다. 하지만 상기 Becher 사건과 마찬가지로 특허권의 양도에 의한 구제는 인정되었지만, 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙을 뒤집는 판결은 아니다.

나. 기재의 추정력을 인정한 사례 특허신고서에 기재된 발명자는 공동발명자로 추정된다는 사건을 소개한다. “가라 오케-콤팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치” 발명의 사건에서 법원은 “원고 가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된다 고는 할 것이다”라고 설시하였다.677) 본 사건에서 법원은 발명자의 기재에 추정력을 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 235 인정하면서 원고는 특허신고서에 공동발명자로 기재되지 않았고 “단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창 작행위라고는 볼 수 없으므로, 원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것이다”라고 판시하였다.678) 한편으로는 특허신고서 기재에 추정력을 부여하면서도 나아가서 창작행위의 존부를 살펴 발명자 여부를 판단한 사례라고 생각된다.

따라서 이 경우에는 공지의 착상을 구체화하여 발명을 완성한 사람만이 발명자이다.”). 76) 「제6회 특허제도 소위원회 회의 순서 자료 7-1, 일본에 있어서 발명자의 결정」, (2003). 77) 影山 光太郎,　「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 35頁(“本基準を用いた判例 のか析は第10〜第12章で具体的に行うが、産業構造審議会知的財産政策部会「第6回特許制度小委員会議事次第、 資料7-1日本における発明者の決定」（2003）は、発明者、共同発明者に関する判例をまとめており、その要点は 次の①②のとおりである。①発明者とは、当業者が実施できる程度の具体的な着想をした者である。例にあげら れている大阪地判平成14年5月23日（判例時報No.1825 p.130）は、「発明の技術的特徴とされる事項について、実 現可能な程度の技術的な知見を得ていた」とする。「当業者」は、その発明の属する技術の分野における通常の 知識を有する者（特許法第29条第2項）の略称である。東京地判平成13年12月26日（最高裁ホームページ「知的財 産裁判例集」）発明の特徴的部分について着想を得「発明者とされるのは、これを具体化した者」とする。②共 同発明者とは、発明の特徴点に対する着想者であり、発明への寄与の程度に従い共有持分が決せられる。”). 78) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.”). 79) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발 명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여 한 자로서 발명자로 평가될 수 있다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 71 <청구범위 기준> 발명이 청구범위에 의하여 특정된다.80) 따라서 발명자의 인정기준은 “① 해당 특 허청구의 범위의 기재 등에 근거해서 정해진 기술적 사상의 ② 창작행위에 현실에 가 담한 것이 필요하다고 해석된다.” “구체적으로 ① 해당 특허청구의 범위의 기재 등으 로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분(기존기술의 문제를 극복하고, 신규성·진보성을 가진 부분에 해당 발명의 작용효과가 이뤄진 부분)을 추출하고, 다음에 ② 해당 발명 이 완성에 이르는 구체적인 과정에서 발명자라고 주장하는 사람이 어떤 행위를 행한 것을 인정하고 발명자라고 주장하는 자가 ①의 해당 특허청구의 범위의 기재 등으로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여했다고 인정되는 경우” 가 발명자이다.81) “진정한 발명자가 되기 위해 해당 발명에 대하여 창작적 관여를 할 것이 필요하다 하더라도 무엇이 창작적 관여인지는 해당 발명 및 사안의 내용에 따라서 다양한 것이 며, 문제가 되는 사안별로 다를 것이다. 그래서, 일정한 기준을 정립하고, 판단에 도움 을 주어야 하지만, 창작적 관여의 유무의 판단에 관해서 일반적인 기준을 정립하는 것 은 반드시 용이하지 않다.”82) 다. ‘Not-all-claims’ 원칙 80) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 102頁(“発明をした者」の「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」 （特許法2条1 項）をいう。特許発明の技術的思想は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならな いが（特許法70 条1 項），特許請求の範囲に記載された文言は願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して 解釈されるところ（特許法70 条2 項）”). “특허발명의 기술적 사상은 특허청구의 범위의 기재에 근거하여 정 해져야 하면, 특허청구의 범위에 기재된 문구는 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하고 해석하여야 한다.” 81) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 103頁(“① 当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分（従来技術の問題 を克服し，新規性・進歩性を有する部分で，当該発明の作用効果を奏する部分）を抽出し，次に ②当該発明が完 成に至る具体的な過程において発明者であると主張する者がどのような行為を行ったかを認定し，発明者である と主張する者が①の当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分の創作に実質的に貢 献したと認められる場合”). 82) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一外, 「知的財産法の理論と實務」, 新日本法規出版, 2007, 276頁(“前記のように真の 発明者とされるためには当該発明に対して創作的関与をしたことが必要であるとしても、何が創作的関与である のかは、当該発明及び事案の内容によって様々であって、問題となるケースごとに個別具体的に判断するほかは ないが、この判断には困難を伴うことが少なくない。そこで、一定の基準を定立して、判断の一助とするのが有 用であるが、創作的関与の有無の判断に関して一般的な基準を定立することは必ずしも容易ではない。”) 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 72 일본도 아래 미국의 법리와 동일하게 “not-all-claims” 원칙을 가진다. 그래서 “복 수의 청구항으로 구성된 특허발명의 경우, 복수의 청구항이 특정한 복수의 기술적 사 상 중 적어도 하나 청구항에 관련된 발명의 창작에 기여할 필요가 있다”고 한다.83) 그 래서 발명자가 되려면 적어도 하나 이상의 청구항의 창작에 기여하여야 한다. 1항의 단독발명자와 2항의 다른 단독발명자가 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

위 대법원 판결은 객관적 요건에 대하여도 정확하게 설명하지 못하고 있지만, 더욱 중요하게는 주관적 요건에 대하여는 아무런 언급을 하지 않고 있다. 이하에서 주관적 요건을 다룬 판례를 살핀다.

첫째, 모인 여부 판단의 기준이 ‘실질적 기여’ 기준임이 분명히 정립될 필요가 있 다. ‘실질적 동일성’ 기준을 적용한 일부 특허법원 판결도 있지만 모인출원이 문제된 사안에서 다수의 특허법원 판결은 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 있으므로 판결례의 축적에 따라 조만간 ‘실질적 기여’ 기준으로 판단기준이 수렴할 것으로 기대해 볼 수 있을 것이다.982) 둘째, ‘실질적 기여’는 모인 여부 판단에서만 문제되는 것이 아니라 발명자/공동발 명자 판단에서 마찬가지로 문제되므로 판결례의 축적을 통해 그 의미를 분명히 함으 로써 발명자로 인정되는 기여와 그렇지 않은 관여를 구분하는 구체적 기준을 정립해 갈 필요가 있다.983) 우선 모인 여부 판단과 관련하여 대법원 2009후2463 판결에서 제 982) 이 경우 확대된 선출원 판단에서의 ‘실질적 동일성’ 개념과의 혼동을 피하기 위해 가급적 ‘실질적 동일성’이 라는 용어를 사용하는 대신 ‘실질적 기여’ 유 무 판단을 통해 모인출원이 문제된 발명의 발명자를 확정하고 이를 토대로 모인 여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

가. 출원일 소급 제도 1) 개요 특허법은 일정 기간 내에 정당한 권리자가 출원한 경우 정당 권리자의 출원을 무 권리자 출원 시에 출원한 것으로 보는 규정(출원일 소급효 규정)을 둠으로써 정당한 권리자를 보호하고 있는데(특허법 제34조 및 제35조),752) 이와 같은 특허법상 구제 수 단은 ‘출원일 소급제도’라고 할 수 있다.753) 749) 성창익, 앞의 평석, 327면; 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모 인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로), 552-553면. 한편, 성창익, 앞의 평석, 331면에서는, 대상 판결(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결)의 사안에서 원고의 선행발명 자체의 완성에 관하여 피고가 기여한 것이 있었다고 가정하면 어떻게 될 것인가. 이 경우에는 선행발명이 원 피고의 공동발명으로 될 수는 있겠지만, 이 사건 특허발명의 기술적 특징부의 완성에 관하여 원고가 관여하지 않은 이상 이 사건 특허발명 은 여전히 원 피고의 공동발명으로 볼 수 없을 것이라고 하고 있다. 이러한 견해는 앞서 소개한 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결과는 다른 입장으로 볼 수 있을 것이다.

한편, 모인 출원 특허에 (i) 정당한 권리자의 단독 발명(X=a+b) (ii) 정당한 권리자 와 모인자의 기여가 모두 인정되는 발명(X1=a+b+c), (iii) 모인자의 단독발명(X2=a+d) 이 청구항별로 구분되어 있다면, 만일 특허권이 설정등록된 후라면 현행법상 청구항 별 특허권 이전은 곤란하므로 해당 특허권은 공유로 처리하고 당사자들이 공유를 희 망하지 않는 경우 앞서 본 방법에 의해 처리하는 방법밖에 없을 것이다.1034) 다만, 아 직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 독 일의 경우 앞서 본 바와 같이 출원 일부의 분할 이전이 판례에 의해 인정되고 있 고,1035) 영국의 경우도 특허청장에 의해 이러한 구제가 인정되는 것으로 보인다.1036) 우리나라의 경우 거절이유 통지를 통해 모인 출원의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 보정을 하도록 하고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제34조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.1037) 1034) 물론 모인 특허의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 정정을 하여 해당 특허의 무효사유를 해소하 고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리 자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.

1) 착상의 독창성의 대소 착상의 제공 및 구체화에 대하여 ① 어떠한 공동발명자의 착상이 가장 큰 독창성 을 가졌는지를 결정하며, ② 공동연구개발 과정에서 공동발명 중 누가 해결 불능으로 여기진 과제를 적절히 해결했는지 등에 의해서 지분의 대소를 결정한다. 이 착상의 독 창성의 대소라는 요소는 공동발명에 있어서의 지분 산정에서 가장 중요하고 기본적인 요소라고 생각된다. 과제의 해결도 착상의 독창성의 한 유형에 해당할 것이다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 318 법으로서, 주법에 기초한 특허권 양도청구를 인정하고 또한 관련 판결의 피고가 연방 법에 의해 특허무효를 주장하여 동판결의 금지를 구하는 것은 금반언으로서 허용되지 않는다고 하였다. 하지만 특허권의 양도에 의한 구제는 인정되었지만, 비발명자에 의 한 특허출원에 대하여 연방법하에서의 제3자에 의한 특허무효의 주장은 허용되었으 므로 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙으로부터 벗어난 판결은 아니다.

특허법 제2조 제1호가 ‘발명’을 기술적 사상이라고 규정하며, 그러므로 기술적 사상의 창작에 실질적으로 이바지 하여야 발명자가 될 수 있는 점은 당연하다. 판결에서도 ‘기술적 사상’을 핵심어로 제시하고 있다.446) 나. 법원의 태도 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결은 원고가 발명하였다고 주장하 는 기술이 해당 특허의 청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각 하였다. 그 판단은 원고가 해당 특허발명의 발명자가 되기 위해서는 청구항에 기재되 어 있는 사항을 중심으로 원고가 기술적 사상에 실질적 기여를 하였어야 했다고 본 것이다. 그러한 기준을 지지하는 견해도 존재한다.447) 그런데 출원 중이나 특허 후에 도 청구발명은 보정 또는 정정될 수 있고, 그러한 보정, 정정 후에는 (공동)발명자 여 부 및 그들 사이의 지분율을 다시 확인할 필요가 있다.448) 다. 미국의 사례 미국에서도 청구항을 기준으로 공동발명자를 판단한다.449)450)451) 그래서 청구항이 445) Id. at 221 (“Patent rights originate in the inventors, and, therefore, inventorship dictates ownership.”). 446) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결(“발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해 결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명 을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 한다.”). 447) 김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015, 65면(“발명자로 인정을 받으려면 ① 해당 특허청구의 범위에 기초하여 정해진 기술적 사상의 ② 창작 행위에 실제로 가담했는지 여부에 대한 판단이 필요하다고 해석된다.”)(인용 下田憲雅,“ 特許法における「發明 者（共同發明者）」の意義”, パテント, Vol.62 No.9(2009), JPAA, 102頁). 448) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 60 (2017) (“Conducting regular check-ins with the inventors, especially if the claims are amended ...”). 449) Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998) (“[T]he critical question for 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 161 작성된 후에 그 청구발명에 기초하여 공동발명자가 결정되어야 한다.452) Ultra-Precision 판결에서 CAFC는 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부를 판단하였으며, 대상 인물이 쟁점이 된 청구항의 3개 구성요소 중 어떤 것도 착상하지 않았다는 이유로 법원은 그를 공동발명자로 인정하지 않았다.453) 좀 더 정확히 설명하 면, 공동발명자는 각 청구항 별로(“on a claim-by-claim basis”) 판단된다.454) 단지, 그 출원 전체의 공동발명자를 판단하는 경우에는 그 출원에 포함된 청구항 중 하나 이상 의 청구항에 기술적 신규사상을 기여한 자는 모두 공동발명자가 된다. 즉, 하나의 청 구항에 대한 공동발명자와 하나의 출원에 대한 공동발명자는 다른 것이다.