656) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
657) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
658) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
213
[그림 2] 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차(影山)
다. 평가
影山光太郎론에 대해 일본 내에서의 평가는 어떠할까? 아쉽게도 일본의 하나의 책
만이 그 이론을 평가한다. 그 평가마저도 그 이론이 한층 더 심화되기를 기대한다고만
말하고 있고, 그 내용에 대하여 구체적으로 평가하지는 못하고 있다.659) 影山光太郎론
은 논문의 차원이 아니라 책의 차원에서 장황하게 설명되었는데, 그 이론이 일본에서
외면받아 왔다고 생각된다.
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구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
404
모인출원‧특허 거절‧무효 범위 출원일 소급 범위 이전청구 범위
A3 (공유) ◯ (44조 위반) 단독:☓, 공유:◯ 단독:☓, 공유:◯
실질적 기여
기준
A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯
A2 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯
A3 (공유) ◯ (44조 위반) 단독:☓, 공유:◯ 단독:☓, 공유:◯
우선 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준을 적용할 경우 다음과 같이 취급될 것이다.
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우선 모인의 성립 범위 판단기준 중 ‘실질적 기여’ 기준에 따를 경우 정당한 권리
자가 스스로 발명하지 아니한 부분에도 출원일 소급의 효과가 미치게 되므로 모인출
원 이후에 출원하는 제3자의 이익을 해하는 결과가 발생할 가능성이 있어 부당하며
따라서 모인의 성립 범위 판단 시 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용해야 한다는 견해가 있
다.759)
다른 한편, 모인의 성립 범위 판단에 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우에도 모인
대상발명이 모인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출
원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지
나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.760) 이 견해는 특허청
심사기준과 달리 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의
이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한정이 된다는 견해로 볼 수 있
다. 다만, 이 견해에 대해서는, 모인출원으로 인정되면서도 출원일 소급이 되지 않는
발명에 대해서는 모인출원인과 모인대상발명자의 어느 누구도 그 발명자로 볼 수 없
게 된다는 점에서 의문의 여지가 있다는 비판이 있다.761)
758) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 모인출원, 직무발명제도 해설, 한국특허법학
회 편, 박영사, 2015, 179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8
조, 영국 특허법 제8조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있
는 발명(독일의 경우에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌
‘모인출원발명(die Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로
해석된다. 우리나라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106
면 및 5309면; 특허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도
에 대하여 마찬가지로 이해하고 있는 것으로 보인다. 上揭書 28頁.”).
759) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179-180면.
760) 강경태, “모인출원 토론문”, 한국특허법학회 정기세미나, 2014. 10., 2면.
761) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179면 각주 38(“한편 후자의 경우에도 모인대상발명이 모
인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되
지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.
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붙임 5 국내 변리 서비스 수가 비용
가. 국내 변리 서비스 수가 비용
□ 주요 대기업
(1) 시간제(Time charge) 방식
ㅇ 대부분 해당 건에 Cap을 씌워놔서 시간이 더 들어가더라도 해당
Cap 이상을 청구하지 못하도록 하고 있음
- (A사) 국내출원 명세서는 약 200~300만원(매우 중요한 발명은 물론
500만원 이상을 청구하는 경우도 있음), 특허청 거절 대응은 60만
원 정도
- (B사) A사보다 비용이 조금 더 약함
(2) 주요 대기업의 장단점
ㅇ (장점) 비용을 밀리지 않고 지급한다는 점, 유사 기술에 대한 출원이
많다는 점 때문에 사건 자체의 비용이 크진 않더라도 정형화되어
일을 함으로써 시간을 줄일 수 있다는 장점
ㅇ (단점) 어려운 기술이 많아서 시간이 많이 소요되어 타고객사의 출
원건을 수임하거나 처리하는데 지장 초래
□ 일반기업
(1) 기업의 정액제 방식
ㅇ 기업이 사건에 대하여 비용을 정해놓은 경우에는 그 비용에 맞추어
청구
- 109 -
(2) 사무소 수가표
ㅇ 계약이 없는 경우에는 사무소에서 정한 수가표 제시
(1) 선행기술조사 : 50만원
(2) 국내 명세서 작성 기본료 : 80 ~ 150만원 (청구항 1개, 명세서
페이지 15쪽, 도면 1개 기준)이고 아래와 같이 금액이 추가될
수 있고, 등록될 경우 기본료에 상응하는 비용을 성사금으로 수
령
▪ 독립항 추가 10만원
▪ 종속항 추가 3만원
▪ 명세서 페이지 추가 3만원
▪ 도면 추가 1만원
※ 많은 특허법률사무소에서 발명의 내용, 노력, 시간과 상관없
이 건당 1백만원 혹은 150만원, 적게는 100만원 미만으로
일률적으로 산정 하기도 함(발명의 중요도와 상관없이 이러
한 일률적인 수가 시스템은 저품질 특허를 양산)
(3) 특허청 거절 대응 : 30 ~ 50만원 (사무소에 따라서는 무료)
(4) 심판/소송 : 사건별로 상이하며, 무효심판의 예를 들면 700
만원 착수금/승소시 700만원
(5) 해외출원 : 각국당 100 ~ 150만원 (번역료 별도)
(6) 해외출원의 특허청 거절 대응 : 50~100만원
(7) 기타 행정적 처리 : 5 ~30만원의 수수료
□ 대학·공공연
ㅇ 매우 낮은 수가 체계 제시
- 학교마다 다르기 때문에 정형화하기 어려움
- 대략 명세서 1건당 100만원 정도 수준
- 특허청 거절 대응은 비용이 없거나 20만원 정도 수준
- 110 -
나. 해외심사결과 대응 비용
□ 해외대리인의 의견을 받아 진행을 하는 경우
ㅇ 대부분의 나라에 있어서 현지 대리인의 비용은 시간당 200~300달러
이고, 시간당 300달러가 넘는 경우도 있음
- 현지대리인의 의견을 받아 진행을 하는 경우 1,000에서 4,000달러
정도의 현지대리인 총비용이 발생
□ 국내대리인이 내용을 검토하여 진행을 하는 경우
ㅇ 국내대리인이 내용을 검토하여 진행을 하는 경우 현지대지인 비용
은 600에서 2,000달러 정도 비용 발생
- 국내대리인의 비용은 현지대리인의 의견을 받아 진행을 하는 것과
상관없이 일반적으로 30만원~80만원 정도 청구
ㅇ 최근에는 현지대리인의 의견을 받는 경우와 국내대리인이 내용을
검토하는 경우를 구분하여 비용을 청구하는 경우들도 발생
- 그리고 이러한 내용이 계약상 수가표에 명시적으로 기재가 되는
경우도 있지만, 이의 편차는 20~40만원 범위
ㅇ 대학·공공연 등의 경우 현지대리인의 의견을 받는 경우 국내대리인
비용은 20만원 국내대리인이 검토하는 경우 국내대리인 비용은 40
만원 정도인 경우가 많음
다. 정리
ㅇ 현지대리인 의견을 받아서 진행을 하는 경우, 비용은 현지대리인
1,000~4,000달러, 국내대리인 20만원~80만원
ㅇ 국내대리인이 검토를 하여 대응을 하는 경우, 현지대리인비용은
600~2,000달러, 국내대리인 비용은 40만원~80만원
- 111 -
붙임 6 주요국 특허 출원 비용
□ 미국 특허 출원 시의 특허변호사 또는 변리사 수임료
ㅇ 미국에서 특허를 출원하고, 심사를 거쳐 등록하려면 미국 특허변호
사 또는 변리사의 도움이 필수임32)
ㅇ 미국에서는 일반적으로 서비스의는 투여한 시간에 비례하며, 특히
법률 산업의 경우, 변호사 수임료는 투여한 시간에 비례하는 경우가
대부분이고, 이는 특허의 경우에도 해당
- 현재 미국 top 10 특허 로펌의 경우, 1년차 associate의 시간 당 수
임료는 400~450불 정도이고, 파트너 급의 특허 변호사의 시간 당
수임료는 600~1,000불 정도이며, 중급 미국 특허 로펌의 경우의 시
간 당 수임료는 이의 70% 정도로 추산
ㅇ 미국에서 특허를 출원하려면 어느 정도의 특허 변호사 비용 관련한
자료는 많지 않으며, 상기 비용은 지역, 로펌의 인지도 등에 따라
천차만별임(아래 표 참조)33)
[ IP Watchdog, “The cost of obtaining a patent in the US” ]
32) 참고로 미국 변리사란 미국 특허청이 주관하는 변리사 시험(patent bar exam)에 통과한 자이며, 미국 특허변호사란 상기 변
리사 시험에 합격한 자가 미국 50개 주에서 시행되는 변호사 시험(bar exam) 중 하나 이상에 합격한 경우임. 33)
- 112 -
ㅇ 위 자료에 따르면 아주 간단한 발명의 특허변호사 수임료는
550~750만원, 난이도가 중간 정도인 발명의 특허변호사 수임료는
1,100~1,300만원, 아주 복잡한 발명의 특허변호사 수임료는 1,800만
원 이상으로 나와 있음
- 참고로 위 표를 게재한 IP Watchdog은 특허업계 블로그 중 top 5
에 뽑히는 블로그이며, 위의 표는 IP Watchdog에서 2015년 발표한
자료임
ㅇ 이에 반하여 위 표는 2명의 미국 특허변호사가 근무하는 소형 특허
전문 로펌의 변호사 수임료로 위 표의 가격은 앞서 언급한 가격과
대동소이함
ㅇ 이와는 반대로 미국에서도 top 10 특허전문 로펌에서 특허를 출원
할 경우, 1,500만원 정도가 소요됨
- 예컨대, Fish & Richardson, Finnegan Henderson, Knobbe
Martens 등에서 특허를 출원할 경우, 특히 “발명의 설명”이 복잡한
장문으로 이루어지는 bio, 약학 분야의 변호사 수임료는 수천만원
에 달하는 경우도 많음
□ 유럽 특허 출원 시의 특허 변호사 또는 변리사 수임료
ㅇ 유럽의 주요 국가, 즉 영국, 독일, 프랑스 등의 변호사 수임료 역시
미국 변호사와 거의 비슷하다고 간주할 수 있고, 동 비용은 달러와
유로화의 가치에 따라 변할 수도 있으므로 유럽에서 특허 명세서를
처음부터 작성하여 출원할 경우의 비용도 미국과 비슷할 것으로 추
정됨
- 113 -
□ 일본 특허 출원 시의 특허변호사 또는 변리사 수임료
ㅇ 일본의 특허 변호사 또는 변리사 수임료는 미국이나 유럽에 비하여
월등히 낮은 것으로 조사됨
- 예컨대, 변호사 수로 일본 2위의 로펌인 Anderson Mori &
Tomotsune의 경우, 난이도 중급 수준의 발명을 특허로 출원하기
위한 수임료는 약 600~700만원 정도임(명세서 작성 비용 400~500
만원과, 심사관의 거절에 대응하는 중간사건 비용 200만원 정도가
포함)
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일반 발명자 인정 기준, 실험을 통한 발명자 인정 기준, 공동발명자 인정 기준을
적용한다. 발명자의 인정이 기여 정도를 묻지 않으면, 이 단계에서 완료한다.
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다) 모인자의 기여에 관하여 현행법상 가능하다고 생각되는 대응
위 보고서에서는 이전청구를 인정하는 것을 전제로 하는 경우, 모인자의 기여에 관
하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 아래와 같은 대응이 가능한 것으로 보고 있다.
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➀ 단계: 대상 특허발명의 특징적인 구성요소 구별
먼저, 대상 청구항의 발명에서 출발한다.634) 비록 청구항은 발명의 구체적인 구성
을 기재하고 있지만 그 중에서 특징적인 구성요소를 선별한다. 특징적인 구성요소는
해당 발명이 ‘특허성’이 있게 하는 구성요소이다.635) 청구항이 원리를 적시하지 않는
경우가 많기 때문에 발명의 특징적인 구성요소는 모델을 중심으로 보아야 한다.636) 다
시 정리하면 ① 단계에서 대상 발명의 특징적인 구성요소를 선별한다.
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2) 피고의 주장
발명신고서에 공동발명자가 기재되어 있으며, 원고가 발명을 단독으로 한 것이 아
니다. 대상 발명 2~6 및 대상 발명 9는 소외 B, 대상 발명 8은 소외 C, 대상 발명10은
소외 D가 각각 구체적 구성을 창작하는 등 주체적으로 발명의 창작에 관여하였다. 일
반적으로 공동발명에서 지분율은 원칙적으로 균등하다고 생각되며, 공동발명자 (B, D,
E, C, F, A, G)가 팀으로서 발명한 대상 각 발명에 대하여 원고의 역할을 아무리 크게
보아주어도 공동발명자 간에 균등비율을 상회하지 않기 때문에 원고의 지분율은 50%
이다.
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TAG_C2TAG_C3
대상 발명 7의 발명자는 원고, P3 및 P4이고, P23는 발명자가 아니다.
TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
공동발명자 사이의 지분율(share rate)을 산정하는 방법은 정차호교수가 2007년 제
안한 방법이 유일한 정도로 생각된다. 그 방법은 화학발명에 적용하기가 곤란하다는
점 및 청구항의 중요도(가중치)를 고려하지 않았다는 점의 단점을 가진다. 그럼에도
불구하고, 청구항을 중심으로 지분율을 산정한다는 점, 청구항의 공지요소를 제외한
요소를 기준으로 산정한다는 점, 비공지요소의 중요도(가중치)를 책정하고 그것에 공
동발명자가 기여한 바를 합의하는 점을 제시하여 나름 지분율을 산정할 수 있게 한다.