[공동발명자는] “2인 이상의 자가 단순한 협력으로서가 아니라 실질적으로 협
력하여 발명을 성립시키는 것을 말하나, 실제 문제로서 관계자가 다수인 경우
事務管理者の費用償還請求権(民法第702条)、不当利得に基づく返還請求権(同第703条)61又は準占有者から
回収者に対する費用償還請求権(民法第196条等)により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考
えられる。”).
93) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008,
7-8頁(“ただ、着想と具体化に分ける考え方によれば、発明が完成に至る時的側面から、共同発明者か否かを検討
することが可能となる。発明は、常に着想と具体化の過程を経て完成に至るものであるところ、着想自体が具体
的である場合、すなわち、発明に必要な「具体化」の過程が着想自体に含まれていると評価し得る場合には、具
体化の作業自体は、何ら創作に結びついていないことになる。この場合は、当該具体的な着想を提供すること
で、発明が完成したといえるのであり、その後に関与した者は、同発明を確認したにすぎないということができ
ることになり、着想の提供者のみが発明者とされることになろう。”).
94) 影山 光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 2012, 134頁(“吉藤説は、この分野
の学説の嚆矢の一つとして、著作物、論文、判例に多年にわたり広く紹介・引用されている”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
76
에 단순한 협력자인지 또는 실질적인 협력자인지를 판단하는 것은 반드시 용
이하지 않다. 발명은 기술적 사상의 창작이므로, 실질상의 협력 유무는 오로
지 이 관점에서 판단해야 한다. 기술적 사상의 창작 자체에 관계하지 않은
자, 예컨대 단순한 관리자⋅보조자 또는 후원자 등은 공동발명자가 아니다.
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당사자가 공유의 권리를 희망하지 않는 경우 공유의 권리로 한 다음 다시 아래의
2가지 대응이 가능한 것으로 보고 있다.
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이와 같은 점에 비추어 보면, 특허법상 동일성이 문제되는 모든 장면에서 동일한
기준을 적용할 필요는 없고 해당 조문의 취지에 비추어 판단하면 될 것이며, 모인 성
립 범위 판단에서도 마찬가지라고 볼 수 있다.
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다. 판례: 공동발명자 판단기준의 정리
본 판례에서 법원은 “한 특허발명이 2인 혹은 복수 공동발명자가 완성할 수 있기
때문에, 그 중에 각 공동발명자는 발명의 구상에 대한 기여를 하여야 한다. 구상은 발
명자의 마음속에 형성되는 발명의 명확하고 영속적인 일정한 아이디어와 완전하고 유
효한 발명을 조작(실시)할 수 있고, 미래에서 진정한 실시를 할 수 있지만 과도하게
연구 혹은 실험할 필요가 없다”고 판시하였다.355) 대상 판결은 미국의 법리를 빌려와
서, 구상 자체의 기여로 발명자가 됨을 명백하게 하였다. 이전의 구상 자체로는 발명
何創作貢獻。”).
354) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作,而非保護創作
之商品化,是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人,縱然對物品之製造具有貢獻,仍
難謂係共同發明人。”).
355)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成,其中每一位共同
發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中,具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發
明,未來並可真正付諸實施,而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作,若僅
是依他人設計規劃之細節,單純從事於將構想付諸實施之工作,或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作,
抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證,此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成,仍難謂係共同發
明人。例如單純接受計畫主持人之指示,且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理,並不能稱為共同發
明人;或公司品管部經理提出產品缺點,交由研發部門改進開發新產品,則品管部經理不能稱為共同發明人;或大
學之實驗室分離出一純化合物,而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構,該貴儀中心之分析人員不
能稱為共同發明人;抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書,該專利工程師仍
不能稱為共同發明人。”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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과 구별된다는 설명과는 차이를 보인다.
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1) 원고 주장
원고는 다른 연구원과 공동으로 대상 발명을 발명한 진정한 공동발명자이다. ① 대
상 각 발명은 모두 원고를 포함한 발명자들의 착상에 의한 것이고 개량한 것이 아니
다. 원고는 대상 제품의 제조기술이나 시험평가 기술도 그가 확립한 것이라고 주장한
666) “전기 7과 같이, 대상 발명 6의 발명자 중, P14가 상사로서의 지도적 역할을 담당하고 있었던 것을 알 수 있
다. 그러나 한편으로 원고는 논의 및 검토를 총괄하는 역할을 담당하고 있었던 것을 인정받아 원고 경력과 다
른 발명에 있어서의 공헌내용도 종합하면, 당시 원고는 대상 발명 6에 관한 연구에서 중심적인 역할을 차지하
고 있었음이 추인된다. 대상 발명 6의 또 다른 발명자인 P5의 공헌 내용을 함께 고려하면, 대상 발명자에 대
해서는 공동발명자인 원고, P14 및 P5의 공헌도 비율은 원고가 50%, P14 및 P5가 합해서 50%로 인정하는 것
이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없다.”
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
224
다. ② 원고를 포함한 발명자들은 피고 회사로부터 표창장을 받은 바 있다. ③ 원고는
공동발명자 중 한 명으로 대상 각 발명에 이르는 연구의 모든 것에 관여하였으며, 나
아가 주도적인 역할을 하였다. ④ c 및 f의 지분율에 대하여, c는 대상 발명 1, 2, 4 및
8에만 관여하고 f는 대상 발명 4 및 6에만 관여하였지만 c 및 f는 당시 피고 회사의 팀
리더 또는 테마의 리더이며, 피고의 사내의 관습으로 특허출원서에 기재된 것이고 실
질적으로 관여는 없고 공동발명자 간의 지분율은 0%로 볼 수 있다.
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(주) 클레임, 발명의 상세한 설명에서 출발한다. 에기서 실험에 의한 발명의 경우,
185) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 頁(“109면
186) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 113頁(“各発明者について、発明へ
の寄与(の程度)=原理への寄与+モデルへの寄与=原理のウェイト×原理への寄与の程度+モデルのウェイト×モデ
ルへの寄与の程度上記の発明への寄与の程度を整理して各人の割合を算定すると、共同発明者間の寄与割合とな
る。”).
187) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 113頁(“関係者の、主観的関与によ
る寄与の程度は分かり難いの合わせて、で、客観面に直接的に寄与した別の関係者の寄与との比較を適宜考慮す
る。なお、上記の寄与割合は、発明者の認定の当否を振り返る意味合いもある。”).
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
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클레임을 물의 발명에 있어서의 성과물, 물을 생산하는 방법의 발명에 있어서의 실험
조건을 단적으로 제시하고 있다.
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(iii) 대법원은 공유를 결정짓는 요소는 모인대상발명과 모인특허 사이에 어떠한 차
이가 있느냐의 여부가 아니라 그 공통성에 있다고 설시하면서 ① 원고가 제출한 자료
로부터 원고가 분쟁특허의 청구범위에 기재된 교시를 점유하고 있는지 여부를 검토하
는 것으로는 충분치 않고, 오히려 원고가 밝힌 교시와 분쟁특허의 교시가 일치하는 범
위를 검토하여야 하며, ② 동일성을 전체적으로 볼 때에 비로소 모인이 있는지 여부를
판단할 수 있고, ③ 출원의 대상에 발명적 기여, 창작적 참여 또는 고도의 협력을 제
특허법상 모인(冒認) 법리
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공한 자는 누구든지 공유관계를 주장할 수 있는데, 정당한 권리자가 완전하고 그 자체
로 보호적격이 있는 발명을 할 것까지는 요구되지 아니한다고 보고 있다. 연방대법원
은, 다음과 같은 점들을 근거로, 원심이 기술사업체(원고)가 발명에 상응한 교시를 인
지하고 있었다는 점을 간과하였다고 보았다:
ⓐ 기술사업체는 고밀도 강철로 만든 설계부를 특허에 적합한 저온영역에서 열처
리하였으며(이와 동시에 코팅처리), 그 설계부는 자동차의 구조설계부로 사용하기에
적합하고 특정되었다는 점을 인지하고 있었다.
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다. 미미한 기여를 한 공동발명자의 처리 문제
이론적으로는 전체 발명에 미미한 기여를 한 자도 공동발명자이다. Ethicon 사건에
서 Mr. Choi의 전체 발명에 대한 기여는 극히 미미했었을 것임에도 불구하고 공동발
명자로 인정하였다. 갑이 97%의 기여를 하고 을이 3%의 기여를 한 경우에도 을을 공
동발명자로 인정하는 것이 바람직한가?
공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 기술적 사상에 ‘현저한(significant)’ 기여를
하여야 한다는 설명이 존재한다.705) CAFC의 Pannu 판결이 제시한 발명자 판단을 위
한 3가지 기준(소위 ‘Pannu 기준’)은 다음과 같다: ① 대상 발명의 ‘착상’에 기여한 자;
② 그 기여가 질적으로 미미하지 않을 것(not insignificant in quality); ③ 그 기여가
기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상일 것.706) 그 ‘현저한’이라는 한정
어에 방점을 두면, 해당 기술적 사상의 창작에 기여하기는 하였으나 그 기여가 미미한
정도에 그친다면 그를 공동발명자로 인정하지 않아야 한다는 것이다. 갑이 98% 기여
를 하고 을이 2% 기여를 한 경우, 갑과 을을 공동발명자로 보는 현행 법리는707) 발명
704) Model Rules of Professional Conduct Rule 1.8(a), (d), (j) & cmts. (1999).
705) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004).
706) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).
707) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best
Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For
example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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의 거의 전부(98%)를 창출한 갑에게 지나치게 불리한 것이 된다. 그런 견지에서 현저
한 기여자만 발명자로 볼 것인지 여부 및 어느 정도를 현저한 것으로 볼 것인지에 대
한 향후 연구가 필요하다.708)
라. 팀 내의 다른 비발명자 연구원의 기여에 대한 배려
하나의 연구부서가 어떤 연구프로젝트를 장기간 연구하여 왔다. 그 연구부서가 연
구를 진행하던 중 연구경로의 두 가지 갈림길을 만나게 되었고, 그래서 부서멤버들은
협의하여 그 부서의 반인 A팀은 왼쪽 연구경로를 담당하기로 하고 나머지 반인 B팀
은 오른쪽 연구경로를 담당하기로 하였다. 결과적으로 왼쪽 연구는 실패로 돌아가고
오른쪽 연구가 성공되어, 발명이 창출되고 특허가 되었다. 발명의 신규사상에 기여한
자는 B팀 연구원만이고 A팀 연구원은 위 법리에 따르면 공동발명자가 되지 못한다.
TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
② 원리와 모델 사이의 상대적인 가치는 원리에서 모델의 예측난이성의 고려가 중
요하다고 생각된다. 따라서 원리와 모델의 중요도는 원리에서 모델의 예측난이성을
기본으로 하여 원리·모델의 절대적 가치를 고려하여 판단해야 할 것으로 생각하고 있
다.”175)
원리·모델의 예측의 난이성이란 기술적 차이(정도, 분야, 표현, 절차 등)의 크기(대
소)에 따른 것이다. 이하 표에서176) 그의 고려요소를 표시한다.177)
※₁ 전기 요인의 플러스 마이너스에 어려움이 발생하는지, 실제에 발명하기 쉬운 이유에 생각
※₂ 예를 들면, a와 b 또는 c 사이에서 원리·모델의 중요도가 5% 등이 있음
175) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 104頁(“したがって、原理とモデル
のウェイトは、原理からモデルの予測難易性を基本とし、原理・モデルの絶対的価値を考慮して、判断すべきも
のと考えられる。”).
176) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 105頁(도면7·3를 참고하여 정리한
것이다. ).
177) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 104頁(“極く概括的にいえば、予測
難易性は、技術的隔たり(程度、分野、表現手順等について)の大小によるといえよう。”).
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3) 원리·모델에 대한 기여와 그 정도
① 발명자로 인정하는 과정에서 객관적 측면의 행위에 어느 원리 또는 모델에 불
가결한 기여가 요구된다. 발명에 대한 기여는 원리에 기여 및 모델에 대한 기여를 맞
춘 것이라고 한다. 여기서 말하는 기여는 지력과 노력 등을 제공함에 근거한 것이
다.178)
발명의 성립을 위해 불가결한지 여부에 대해 특허발명은 기본적으로 특징적인 구
성요소(특허성 있는 사항)에 해당하는지 여부를 생각하지만 발명의 성립은 전체로서
발명자 인정을 위한 것이기 때문에, 어느 정도 유연하게 범위를 넓혀 생각해도 좋을
것이라고 한다.179) 위의 불가결 여부 설명은 실험에 의해 발명이 성립하는 경우에 일
응의 원리가 실험조건, 성과물(모델)을 예측 가능한 정도가 아닌 경우에는 원리·모델
이 구분할 수 없고, 재현성 있는 현상, 실험조건, 성과물이 일체로 나타나므로, 그 일
체가 된 것에 대해 성립한다.180)
또한 원리 및 모델 모두에 중요한 기여는 하고 있지 않지만, ‘상당정도’의 기여를
행하여, 이러한 기여를 맞추어 원리 또는 모델에 발명의 성립에 충분한 기여를 한 자
와 동일한 정도 이상의 기여를 한 자는, 공평의 견지에서 발명자로 인정된다는 경우가
있다고 생각된다.181)
178) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 106頁(“発明者となるためには、客
観面の行為である原理またはモデルへの不可欠な寄与が要件となる。発明への寄与は、原理への寄与とモデルへ
の寄与を合わせたものである。寄与は知力、労力等の提供によってなされる。”).
179) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 106頁(“。発明成立のために不可欠
か否かは、特許発明については、基本的に、特徴的な構成要素(特許性ある事項)に該当するか否かで考える。
ただし、ここでは、発明の成立は前提として、発明者の認定のためであるから、ある程度柔軟に範囲を広げて考
えてよいであろう(p218注3も参照)。”).
180) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 106頁(“上記の不可欠か否かの説明
は、実験によって発明が成立する場合で、一応の原理が実験条件、成果物(モデル)を予測しうる程度でない場
合には、原理・モデルが区分できず、再現性ある現象、実験条件、成果物が一体としてあらわれるので、その一
体となったものについて成立する。”).
181) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 107-108頁(“また、原理及びモデル
のいずれにも不可欠な寄与はしていないが、「相当程度」の寄与は行い、これらの寄与を合わせ、原理またはモ
デルに対して発明成立に足る寄与を行った者と同程度以上の寄与をした者は、公平の見地から発明者と認めてよ
い場合があると思われる(例えば、原理またはモデルの一方のウェイトが極めて小さい発明で、原理及びモデル
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
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② 관계자(발명자)의 범위에서, 같은 원리 또는 모델에 대한 불가결한 기여를 했다
고 해도, 그 정도가 생각된다.