한국사 _ 인섹시큐리티, 쿼드마이너와 파트너·교육센터 계약 체결 | 군포철쭉축제

“판례법에 따르면 청구항에 의하여 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 있어야 한다고 제시하고 있다. 그리고 이 판결에 의하면, 종속청구항도 발명자를 인정하는 판 단의 대상이 된다. 물론, 이 경우에서도, 공동발명자가 될 수 있는 사람의 기여가 창조 적인 것이 불가결한 전제 조건이다.”379) 378) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 34頁(“連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件116の判例法によると、発明に対して創造的な寄与をした者 は何人も共同発明者となり、寄与自体に特許性があるか、又は発明的であるかということは、要件とされない。 この創造的な寄与は、当業者の通常の技能を超えるべきものである。例えば、ドイツの判例法により、発明者と して認められる者は、その寄与が最終的な成功の原因となったか、発見された解決策に決定的な影響を及ぼした 者、根底にある課題を解決する方法の基本概念を考案した者、又はその概念を実行に移した者である。もちろ ん、これは通常の技能を超えていることが条件とされる。全体的な成功に影響を及ぼさなかった、すなわち、発 見された解決策とは無関係な寄与のみによっては、共同発明者としての要件は満たさず、発明者又は第三者に よって与えられた具体的な指示に従って行われた寄与のみによっても、同様にみたさない。さらに、発明を実行 に移した者又は発明を試験した者は、通常その仕事が特定の課題にかかわるものでない限り、発明者とはみなさ れない。」”). 379)財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 35頁(“本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件121の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者 が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の 対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件 である。」との見解を示している。”), 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구 4 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 147 제4장 발명자 공동발명자 판단 법리에 대한 연구 I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구 1. 서론 어떤 자가 발명자인지 여부를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이 글에서는 그 판단을 위 하여 필수적으로 필요한 관련 쟁점을 정리하여, 결과적으로 발명자 판단 법리의 발전 을 도모하고자 한다. 이 글은 발명자 판단 법리와 관련된 쟁점으로 ① 착상과 구체화 개념. ② 발명의 완성 시점, ③ 청구항의 신규사상을 기준으로 하는 법리 등을 검토한 다.

특허법상 모인(冒認) 법리 353 한 권리자와 모인자의 공동발명인 경우에는 정당한 권리자로의 일부 명의변경을 명할 수 있고, ② 다른 한편 해당 개량발명이 모인자의 단독발명인 경우에는 (i) C를 삭제 하는 청구항 명세서의 보정을 명하고, 정당한 권리자로의 전부명의변경을 명하는 것, (ii) B를 삭제하는 청구항 명세서의 보정을 명하고 정당한 권리자에게 A+B에 대해 소 정기간 내 신출원의 허용을 명하는 것 등이 가능하다고 한다.

우선 모인의 성립 범위 판단기준 중 ‘실질적 기여’ 기준에 따를 경우 정당한 권리 자가 스스로 발명하지 아니한 부분에도 출원일 소급의 효과가 미치게 되므로 모인출 원 이후에 출원하는 제3자의 이익을 해하는 결과가 발생할 가능성이 있어 부당하며 따라서 모인의 성립 범위 판단 시 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용해야 한다는 견해가 있 다.759) 다른 한편, 모인의 성립 범위 판단에 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우에도 모인 대상발명이 모인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출 원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지 나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.760) 이 견해는 특허청 심사기준과 달리 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한정이 된다는 견해로 볼 수 있 다. 다만, 이 견해에 대해서는, 모인출원으로 인정되면서도 출원일 소급이 되지 않는 발명에 대해서는 모인출원인과 모인대상발명자의 어느 누구도 그 발명자로 볼 수 없 게 된다는 점에서 의문의 여지가 있다는 비판이 있다.761) 758) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 모인출원, 직무발명제도 해설, 한국특허법학 회 편, 박영사, 2015, 179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8 조, 영국 특허법 제8조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있 는 발명(독일의 경우에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌 ‘모인출원발명(die Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로 해석된다. 우리나라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106 면 및 5309면; 특허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도 에 대하여 마찬가지로 이해하고 있는 것으로 보인다. 上揭書 28頁.”). 759) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179-180면. 760) 강경태, “모인출원 토론문”, 한국특허법학회 정기세미나, 2014. 10., 2면. 761) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179면 각주 38(“한편 후자의 경우에도 모인대상발명이 모 인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되 지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.

② 공정거래법상 부당 거래거절 행위 여부 피고는 2004년부터 원고로부터 10년 넘게 아무 문제없이 미생물제를 공급받아 왔 음에도, 원고의 기술자료를 부당하게 요구하고 유용한 후 2015년 5월경 합리적 이유 없이 원고와의 거래 관계를 일방적으로 중단하였는바, 이러한 피고의 행위는 공정거 래법 제23조 제1항 제1호의 ‘부당하게 거래를 거절하는 행위’로 불공정거래행위에 해 당한다는 것이 원고의 주장이다.

그런데 청구항이 없는 경우에는 지분율을 어떻게 산정할 것인가? 직무발명 신고서 제출의 시기에는 청구항이 마련되어 있지 않으므로 지분율을 산정할 청구항이 없는 상태이다. 그 상태에서는 지분율을 어떻게 구하는가? 청구항이 없는 경우에도 발명자 가 생각하는 발명을 가능한 한 청구항의 형태로 재구성하고 그렇게 재구성된 청구항 을 기준으로 지분율을 산정할 수 있다. 아래에서 설명하는 바와 같이, 청구항이 제시 된 후에 어차피 청구항을 기준으로 지분율을 산정하게 될 것이므로 직무발명 신고서 제출의 당시에도 가급적 청구항을 가정하고 지분율을 산정할 필요가 있다.

① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위해서 는 공동발명자 간에는 실질적 상호 협력관 계가 존재해야 하며, 모든 공동발명자는 청 구범위에 기재한 기술적 사상의 창작행위 에 기여해야 한다.

2. 주요국의 법리 일본의 경우 모인자 기여 시 공동발명 인정 여부에 대해 학설은 긍정적 견해와 부 정적 견해로 나뉘는데, 이전청구제도를 도입할 당시 해당 제도에 대해 분석한 보고서 에서는 모인자의 기여에 관하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 ① 모인자의 발명 과 정당한 권리자의 발명이 모두 권리범위에 기여하는 것인 경우에는 공유로, ② 정당 한 권리자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 모인자에게 권리가 귀속하는 것으로, ③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 정당한 권리자에게 권리가 귀속하는 것으로 취급하는 것이 가능하다고 보고 있다.991) 미국의 경우 특허법 제116조(35 U.S.C. § 116)에 공동발명의 정의 규정이 마련되어 있는 점이 특징인데, 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly) 이루어진 경우 공 동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동으로(jointly)’의 의미에 대한 내용은 포함하고 있지 않았던 구 특허법 제116조에 대해 해석한 판례는 복수의 자가 협력하여야 (collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었다.992) 한편, 1984년 특 허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채, ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동 시에 일하지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원 990) 정차호, 앞의 책(특허법의 진보성), 446면(모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해); 조영선, 모인 특 허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 368-369면(“이런 경우에는 특허법 제99조의 2 제1항 괄호 부분을 유추적용하여, 피모인자는 마치 공동발명자처럼 특허권 가운데 자신의 공헌도에 상응하 는 지분에 대하여 이전청구권을 행사할 수 있다고 함이 상당할 것이다.”); 손천우, 앞의 논문(정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도), 314-316면(“제3설은 제2설과 같이 출원일 소급제도와 특허권 이전등록청구에서의 발명의 동일성을 다르게 보되, 모인출원발명에서 변경 부가된 구성의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도 가능하다는 입장이다. …… 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력 하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을 통해 공동발명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. ……이와 같이 모인출원자의 지분이전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분 이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”). 991) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 22-25頁. 992) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916 (“It is undisputed that this language required some form of collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70 (5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 385 할 수 있다는 내용이 제2문이 추가되었는데,993) 이러한 개정이 공동발명 인정에 있어 협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미하는지에 대해 연방관할항소법원(CAFC)은 그 렇지 않음을 분명히 하고 있다.994) 다만, 학설상으로는 (i) 현행 발명자 판단 기준에 따 를 경우 모인대상발명의 발명자가 모인대상발명의 자명한 변경에 대한 공동발명자로 인정되기는 어려울 것이라는 견해995) 외에 (ii) 제135조 모인절차(Derivation Proceedings)를 통해 모인대상발명의 자명한 변경에 대해서도 모인대상발명의 발명자 가 공동발명자 또는 단독발명자로 주장하여 구제받을 수 있다는 견해도 존재한다.996) 993) 35 U.S.C. § 116 (1988) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”). 994) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section 105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i) they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm. on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984); see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows: . . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”). 995) Dennis Crouch, The Removal of Section 102(f)’s Inventorship Requirement; the Narrowness of Derivation Proceedings; and the Rise of 101’s Invention Requirement. (“In our prior e-mail communications (repeated here with permission), Sarnoff has also explored other ways to block patenting of the obvious variants. He writes: 1. A person who conceives of an obvious variant is normally treated as an inventor of an invention (just of an obvious one), so lack of inventorship under Section 101 may not be a successful approach to invalidating the claim made by the deriver, although the deriver will likely be entitled at least to joint-inventor status; and 2. Current inventorship law may not necessarily treat the originator of the underlying invention as a joint-inventor of the obvious variant of which the originator did not conceive, even if the originator added a significant contribution to conception by the deriver, and thus it may not always be possible to correct inventorship to permit the originator to obtain joint inventor status and joint ownership of the obvious variant. 3. However, the courts have sometimes extended unpatentability to obvious variants even when the statute does not clearly provide for it, as they did in In re Foster, 343 F.2d 980 (C.C.P.A. 1965) (extending Section 102(b) to claims that were obvious in light of statutory bar art).”). Sarnoff 교수의 견해를 소개한 밑줄 부분. (2018. 8. 11. 방문). 996) Robert A. Armitage, Understanding the America Invents Act its Implications for Patenting, 40 AIPLA Q.J. 1, 98 (2012) (“The AIA’s new derivation provisions under § 135, coupled with ancillary changes to the patent statute, provide alternative remedies for a true inventor in the situation where someone has learned of the inventor’s invention (i.e., derived from the inventor non-public knowledge of the type that was at issue in OddzOn) and the deriver sought a patent on the derived subject matter or some obvious variant of that derived knowledge. If an inventor succeeds in such a derivation claim, the inventor can decide which patent application, in which it would then have ownership, should issue as a patent. Thus, the AIA affords an inventor not just an alternative to an OddzOn defense, which merely destroys what might otherwise be valid patent rights, but a superior option that was clearly engineered by Congress as a means to spare patentability.”); Id. at 98 footnote 384 (“In the “obvious variant derived” situation, the 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 386 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.997) 따 라서 정당한 권리자에 속하는 발명에 개변을 가하거나 또는 구성요소를 추가하여 권 원 없는 자가 출원한 경우에, ① 변경부분이 통상의 기술자의 창작능력의 범위 내라면 발명의 동일성이 있고 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되며,998) ② 정당한 권리자 에 속하는 부분과 비교하여 출원발명에 발명적 요소가 부가되어 있는 경우에는 발명 의 동일성이 존재하지 않고,999) 이처럼 발명의 동일성이 존재하지 않는 경우에 정당한 later-filing inventor should be able, in many situations, to make a joint inventorship claim, perhaps even a sole inventorship claim, on the obvious variant. This assertion can be advanced on the ground that disclosure of the complete conception of the invention to the deriver made an inventive contribution to the conception of the obvious variant–or was the sole inventive contribution to the obvious variant. In this typical case, if this assertion is established, it will then permit the inventor to use the derivation proceeding as a means for having the inventorship on the earlier-filed application corrected to reflect the obvious variant was either a joint invention or, in some cases, the inventor’s sole invention. The correct inventor should be positioned in the derivation proceeding to have the naming of the inventor corrected for any involved application or patent. Once correctly named as the inventor or a joint inventor, not only is ownership impacted, but patentability can be protected through the right to benefit under § 120 of the deriver’s original patent filing date. Because, as will be discussed in detail: (a) deceptive intention is no longer a limitation on correction of inventorship; (b) correction of inventorship can be done in a derivation proceeding under § 135, and (c) the inventor’s § 115 required statements can be corrected under the new safe harbor provisions, all the tools exist in the new statute to get to the right outcome on inventorship, ownership, and patentability of the obvious variant. This contrasts markedly with the destructive effects of pre-AIA § 102(f), whether it operates as a prior art or a “loss of right to patent” provision. See Leahy-Smith America Invents Act, sec. 3, § 135; 35 U.S.C. § 120 (2006).”). 997) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다. 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참 고로 독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다 (Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR 130/93.). 또한 이런 법리를 근거로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이 양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각 자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런 연유로 독일에서는 오래 전부터 지분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실 정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하고 있다.

777) 社団法人 日本国際知的財産保護協会, “特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査 研究報告書“, 平成22年3月, 27頁. 778) 東京地判 昭和38年6月5日下 民集14巻6号 1074頁〔自動連続給粉機事件〕. 779) 最判 平成13年6月12日 民集55巻4号 793頁〔生ゴミ処理装置事件〕. 한편, 東京地判 平成14年7 月17日 判時 1799号 155頁〔ブラジャー事件〕에서는 진정한 권리자 스스로 출원하고 있지 않았다는 이유로 특허권 이전등 록절차청구가 부정되었다.