경제 _ 조이시티, 블레스 모바일 CBT 돌입…사전예약 150만 | 군포철쭉축제

3) 법원 판단 증거 및 변론의 전 취지에 의하여 대상 발명의 발명자는 대상 발명 1-4 및 대상 발 명 11에 대하여 원고 및 소외 제3자 B이고. 대상 발명 5, 6, 및 9는 원고, 소외 B, D 총3명이 발명자이고, 대상 발명 7은 원고 및 소외 제3자 E 및 B, 총 3명이 발명자이고, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 226 대상 발명 8은 소외 C, F, 원고, A의 총 4명이 발명자이다.

다) 모인자의 기여에 관하여 현행법상 가능하다고 생각되는 대응 위 보고서에서는 이전청구를 인정하는 것을 전제로 하는 경우, 모인자의 기여에 관 하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 아래와 같은 대응이 가능한 것으로 보고 있다.

2) 피고의 주장 대상 발명에 대하여 D가 대상 특허발명의 본질적 부분에 깊게 관여하고 있던 것이 671) 東京地方裁判所 平成28年4月28日 平成24年(ワ)第21035号 判決(“このほか，本件特許５に関しては，発明者は原 告を含め１０名とされているから，共同発明者間の原告の貢献度は１０分の１である。この点に関し，原告は， 発明者とされた者のうち原告以外の者の実質的貢献はないとも主張するが，これを認めるに足りる証拠はなく， むしろ，原告も署名押印した配分申請書（乙７１）において、本件特許５の補償金の配分につき原告が１０％と されていることからすれば，原告の貢献度は１０分の１と認定するのが合理的である。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 230 고. 피고 회사의 영업방침으로 주도한 것이다. 대상 특허의 출원 절차 및 중간 절차에 서의 기술적인 면에서의 대응은 D가 한 것이고 원고는 회사 외 변리사의 사무연락 등 의 사무처리를 담당하고 있었을 뿐이었다. 그리고 원고를 권리화에 참가시켜 공동발 명자로 기재한 것은 D가 대상 발명 출원에 있어서 원고가 오랫동안 함께 일해왔기 때 문에 보답한 것이다. 그러므로 원고는 대상 발명에 대하여 지분율은 거의 존재하지 않 는다고 주장한다. 피고의 주장은 대상 발명에 대하여 D의 지분율은 90%이고, 원고의 지분율은 10%이다.

또한 단위시간당 극히 가혹한 중노동에 종사하지 않을 수 없는 공동발명자의 지분은 그렇지 않은 자에 비해 크다.605) 그러나, 그러한 설명은 두 회사 사이의 공동연구개발 에서 결과물인 특허에 대한 지분을 결정하는 경우에는 적용될 수 있으나, 공동발명자 사이의 지분율을 결정하는 경우에는 적용될 수 없는 것이라고 생각된다.

3) 소결 위에서 우리나라의 공동발명자 인정기준 및 공동발명자 간의 지분율 산정방식에 대한 법규정, 학설 및 실무의 현황 및 문제점을 제시하였다. 그러나, 위의 설명만으로 는 여전히 공동발명자 여부를 판단하기 어려우며, 지분율을 객관적으로 산정하기에도 부족하다. 보다 개선된 법리의 제시가 필요하다. 그러한 필요성에 따라, 이하, 일본, 미 국, 중국 등의 공동발명자 판단 법리 및 지분율 산정방법을 살펴본다.

셋째, 공동발명의 성립 요건 중 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경 우에도 일정한 경우 공동발명에 준하는 것으로 취급하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 할 수 있도록 특허법을 개정하는 방안도 가능할 것이다.

하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신 의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않다. 즉, ① 정당한 권리자의 발 명(A)을 기준으로 모인이 성립하는 범위의 문제(‘실질적 동일성’ 기준 또는 ‘실질적 기 여’ 기준), ② 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위의 문제, ③ 모인의 성립 범위와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일한 것인지의 문 24) 긍정설로는 송영식 외 6인, 「송영식 지적소유권법(상)(2판)」, 육법사, 2013, 411면; 정상조 박성수 공편, 앞의 책(김운호 집필부분), 487-488면 등이 있고, 부정설로는 조영선, 앞의 책(제4판), 238-239면; 손천우, “무권리자 의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준”, 「사법논집」 제58집, 법원도서관, 2015, 559면 등이 있다.

특허청장은 Metcalfe와 Lax 박사가 발명자라고 보고 특허출원을 신청인들에게 이 전할 것을 명하였는데, 피신청인들이 특허법원(Patents Court)에 불복하며 공동발명을 주장하였다.941) 941) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph H19 (“The hearing officer acting for the Comptroller held that there were only two inventive concepts embodied in the applications, namely a method of trapping and/or killing pests, such as insects, comprising using magnetic particles to adhere to the cuticles of pests; and an insect trap or bait station where magnetic particles were anchored to a magnetic zone. He held that the second appellant had brought to the second respondent the idea that it might be possible to trap cockroaches by replacing the electrostatic powder with fine magnetic powder. He also found that, whilst the second respondent realised from the outset, but the second appellant did not, that magnetic powders had to stick to insects to be effective, it was the second appellant who was solely responsible for the concept of trapping and/or killing pests by using magnetic particles to adhere to their cuticles (because this was merely a consequence of exposing insects to fine powders) and that the second respondent’s contribution was to prove that concept. He held that the second and third appellants were the sole inventors and that the applications were to be transferred to the appellants, the respondents having no interest in them. The respondents appealed to the Patents Court contending that the comptroller should have made a finding of joint inventorship and, consequently, joint ownership.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 361 특허법원은 Metcalfe와 Lax 박사뿐 아니라 Howse 교수와 Ashby 박사도 공동발명 자로 인정하였다.942) 신청인들은 이에 불복하여 항소하였는데, Metcalfe와 Howse 교수의 전화통화 내 용은 비공개정보(confidential information)이며 특허청과 특허법원에서 이 사건 특허 출원이 비밀유지의무에 반하여 이루어진 것인지에 대한 판단이 이루어지지 않았다는 점을 지적하고 있고,943) 나아가 타인의 비공개 정보를 탈취한 후 해당 정보와 분리할 수 없는 자신의 정보를 부가한 경우(모인발명에 개량발명이 부가된 경우), 피모인자는 자신의 피모인발명뿐 아니라 모인자에 의해 부가된 것에 대해서도 권리를 갖는다고 주장하였다.944) 나) 법원의 판단 항소법원은, Metcalfe의 아이디어에 Howse 교수가 부가한 것은 통상의 기술자의 기술상식에 불과하며 발명적인 것인 전혀 없으며 이 사건 발명의 핵심(heart)은 942) Id. at paragraph H10 (“In the Patents Court, the judge held that the two inventive concepts identified by the hearing officer covered both the idea of using magnetic particles to prevent an insect’s feet from adhering to a surface (the “banana-skin effect”) and the idea of sticking magnetic powders to the cuticle of the insect so that it could fly to other insects and pass the magnetic particles impregnated with, say, insecticide, on to them (the “sticky poison” effect); that the second appellant’s suggestion of using magnetic powder in substitution for the electrostatic powder was directed to the banana-skin effect alone and he had not suggested in his evidence that he was the originator of the idea of sticking the magnetic powder to the insect’s cuticle; that the hearing officer had erred in not properly considering the width of the inventive concepts covered by the patent applications; that the idea that the magnetic particles would have to stick to the insect’s cuticle was an idea of the second and third respondents; and that on the findings of fact by the hearing officer, the appellants had not proved that the second and third respondents were not, at least in part, responsible for the inventive concepts in issue. He, therefore, reinstated the second and third respondents as inventors, albeit as co-inventors with the second and third appellants.”). 943) Id. at paragraph H11 (“The appellants appealed. They argued that the telephone conversation disclosing the second appellant’s proposal to try magnetic powder instead of electrostatically charged powder was confidential information. There had been no express finding by either the hearing officer or the Patents Court as to whether the applications for patent protection made by the first respondent had been made in breach of confidence. This was because both decisions preceded the Court of Appeal’s judgment in Markem Corp v Zipher Ltd.3 For the purposes of the appeal only, the respondents were willing to proceed on the basis that the second appellant’s communication had been confidential.”). 944) Id. at paragraph H12 (“The appellants also argued that if a party took another’s confidential information and added to it information of his own devising which really could not be separated from the original information (e.g. a stolen invention to which was added an improvement invention) then the wronged party was entitled to not only the benefit of his original (stolen) invention but that which had been added to it by the wrongdoer. They said that if a thief had added his own ingenuity to robbery, he had not only hand back what he had stolen but also the fruits of his own ingenuity. So here if the second respondent had added something, (the “sticky poison” concept) it was irretrievably mixed with the original idea supplied by the second appellant (try magnetic powder in the trap) and, according to the authorities on asset tracing, the resulting mixture of ideas all belonged to the first appellant.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 362 Metcalfe의 아이디어이며 그것뿐이라고 보았다.945) 나아가 모인개량발명의 피모인자에 대한 권리귀속 문제에 대한 항소인의 주장946) 에 대해, 이러한 비유는 권리귀속 분쟁 맥락에서 적절하지 않으며, 물건에 있어서의 첨부의 법리를 권리귀속분쟁 맥락에서 유추적용하는 것이 적절하지 않고, 특허법 제8 조는 독자적인 구제 수단을 보유한 제도로 특허청장에게 광범위한 재량이 부여되므로 전부 혹은 전무(all or nothing) 방식의 해결은 불필요하다고 보고 있다.947) 즉, 만일 B 가 A의 아이디어를 탈취하고 자신의 발명적 재료를 부가하면 공평한 해결을 도모할 충분한 권한이 있다고 하고 있다.