성공 _ 이통점전산단축가닥…보상안요구가변수 | 군포철쭉축제

그의 의의는 특허법에서 가리킨 발명은 기술적 특성(technical character)을 구비하여 야 한다. 즉 발명에 대한 해결수단은 기술분야의 기술수단이어야 한다.”340) 발명자의 개념에 대한 학설 및 판례를 통하여 구체적으로 살펴볼 필요성이 있다.

나) 대상 발명 2 b, d는 원고의 지시에 단순히 따른 것이며, d 및 b의 지분율을 합하면 50%이고 원 고의 지분율은 50%로 주장한다.

676) 서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 선고 2013가합517131 판결에서 발명자 지분율을 산정하며 법원이 작성한 표 를 참조한 것이다. ① 모인출원 명세서(A‘)에 모인대상발명(A)과 모인개량발명(A‘)이 명확하게 구분되 어 있어 일부(A)만의 출원일 소급효 인정에 문제가 없는 경우라면 모르겠지만 모인출 다는 것이다. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력 하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을 통해 공동발 명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. …… 하나의 발명에 복수의 주체가 발명한 내용이 혼합되어 있는 경우에 모인출원이라고 보아 발명 전체를 무효로 시키는 것보다 는 발명에 관여한 주체들의 기여도를 참작하여 지분을 인정할 수 있다면 간명하게 법률관계를 정리할 수 있 고, 특허권 등록 이후의 법률관계와도 조화를 이루기 쉬울 것으로 생각된다. 이와 같이 모인출원자의 지분이 전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”). 1043) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179면(“모인대상발명과 모인출원 발명의 동일성 여부 판 단시 실질적 동일성의 기준에 대신하여 발명에의 모인출원 발명에의 실질적 기여를 요구하면서 진보성 판단 과 유사한 기준을 적용하는 경우에는 모인출원 판단시의 동일성의 범위가 지나치게 넓어져서, 정당한 개량발 명자의 권리와 제3자의 이익을 침해하면서 모인대상발명자의 권리를 과도하게 보호하여 우리나라 특허법의 기본 정신인 선출원주의의 취지도 훼손될 우려도 있으므로, 출원발명이 모인대상발명인지의 여부 판단 기준으 로 종전의 기준인 모인대상발명과 모인출원발명의 ‘실질적 동일성’의 개념으로 복귀하는 것이 바람직할 것으 로 생각된다.”). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 403 모인출원‧특허 거절‧무효 범위 출원일 소급 범위 이전청구 범위 협의의 실질적 동일성 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ <표 43> 종합검토(피모인자와 모인자의 공유 인정 시) 원의 명세서 기재가 위와 같은 취급을 뒷받침하지 못하는 경우도 있을 것이며, ② 이 미 출원이 이루어진 명세서(A‘) 범위 내에서 모인자와 정당한 권리자 사이의 권리귀 속 문제 해결을 위해 출원일 소급효를 인정하는 것이므로 모인출원으로 인정되는 범 위(A’) 전체에 대해 정당한 권리자에게 출원일 소급효를 인정하더라도 제3자에게 불 측의 손해를 가하는 것은 아닐 것이고, ③ 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 개 량 변경의 결과물을 해당 발명에 대한 실질적 기여가 인정되는 정당한 권리자에게 귀 속시키는 것이 크게 불합리하다고 볼 수 없고 이러한 취급으로 모인 행위에 대한 제 재 기능을 할 수도 있다는 점 등이 위와 같은 결론을 뒷받침한다.

다만, ‘실질적 기여’ 기준에 따라 넓은 범위에서 모인의 성립을 인정할 경우 정당한 권리자의 구제가 인정되는 범위(정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위 및 정 당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위)도 이처럼 확대된 형태로 운용되 어도 문제없는 것인지에 대한 검토가 필요할 것인데 아래 정당한 권리자 구제와 관련 한 검토 부분에서 별도로 살펴본다.

다. 신규사상을 기준으로 하는 공동발명자 판단 발명자가 되기 위해서는 신규사상을 창출하여야 한다.232) 공동발명자라고 주장하 는 자의 기여가 선행기술에 이미 존재하였다는 이유로 공동발명자를 인정하지 않은 판결로는 Swanson v. Alza,233) Elmotec v. Visteon,234) Eli Lilly v. Aradigm235) 등이 존재 한다.236) Pannu v. Iolab 판결에서 CAFC는 공동발명자가 되기 위해서는 대상 기여가 230) Ultra-Precision Mfg., Ltd. v. Ford Motor Co., 411 F.3d 1369, 1383 (Fed. Cir. 2005). 231) 232) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998) (novel aspect). 233) Swanson v. Alza Corporation, 2015 WL 1304436, *7-*14 (N.D. Cal. 2015). 234) Elmotec Statomat, Inc. v. Visteon Corp., 2009 WL 1034929, *3–*4 (E.D. Mich. 2009). 235) Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004). 236) 유사한 판결들을 모아놓은 자료: Robert A. Matthews, Jr., 4 Annotated Patent Digest § 26:119 (“Not joint inventor if only contribute what is already in the art”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 111 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상이어야 한다고 설시하였다.237) 라. 사상의 창출 v. 신규사상 현행 발명의 정의에 따르면 어떤 기술적 사상을 (copy 하지 않고) 창출하기만 하면 그 창출한 자는 발명자가 된다.238) 즉, 비록 선행기술과 동일한 기술적 사상을 창출하 였다 하더라도 자신이 스스로 창출하였다면 발명자가 될 수 있다. 그러나, 그 자를 이 론적으로는 발명자라 볼 수 있으나, 기술발전에 기여한 바가 없다는 점에서 현실적으 로 그를 발명자로 보지 않아도 무방하다. 달리 말하면, 신규하지 않은 기술적 사상을 창출한 자를 지분율 0%를 가지는 발명자라고 칭할 수 있는데, 지분율 0%를 가지는 발명자도 이론적으로는 발명자라고 보아야 할지 모르지만 실질적으로는 발명자가 아 니라고 보아도 무방한 것이다. CAFC의 Pannu 기준도 어떤 자의 기여가 질적으로 미 미하지 않아야 한다고 설시한 바도 0%에 가까운 기여를 한 자를 발명자로 인정하지 않아도 무방한 것으로 보는 것이다.239) 그래서 ‘발명자는 신규사상을 창출한 자’라고 정의할 수 있다.240)241) 마. 진보성을 구비한 기술사상 v. 신규성을 구비한 기술사상 진보성을 구비한 기술적 사상을 창출한 자가 발명자라는 설명은 당연히 지당한 것 이다.242) 그러나, 해당 기술적 사상이 신규하기만 하고 진보성을 갖추지 못한 경우에 도 그 기술적 사상을 창출한 자가 공동발명자가 될 수도 있다고 생각한다. 예를 들어, 237) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 238) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 79 (2013) (“Accordingly, it appears that originality of inventors is still a requirement for obtaining a patent, notwithstanding the elimination of § 102(f).”). 239) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 240) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 96 (2012) (“It would seem that a collaborator who contributed nothing more than information or designs well known in the art would not qualify as an inventor unless the application of that prior art to the problem at hand would have been nonobvious.”); at 102 (“One does not invent merely by repeating public information or using ordinary skills; the contribution must go beyond well-known prior art.”). 241) Bd. of Educ. ex rel. Bd. Of Trustees of Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, Inc., 333 F.3d 1330, 1340 (Fed. Cir. 2003) (“general knowledge regarding the anticipated biological properties of groups of complex chemical compounds is insufficient to confer inventorship status with respect to specifically claimed compounds.”). 242) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 96 (2012) (“It would seem that a collaborator who contributed nothing more than information or designs well known in the art would not qualify as an inventor unless the application of that prior art to the problem at hand would have been nonobvious.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 112 갑이 a를 창출하였는데, 그 자체로는 진보성을 충족하지 못하고, 을이 b를 창출하였는 데 그 자체로는 진보성을 충족하지 못한다. 그런데, 갑과 을이 협력하여 (a+b)를 창출 하였고 그것이 진보성을 충족하는 경우 갑과 을은 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 37 관련 법률 위반행위에 대한 제재 를 중지하거나 표지를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있음). ⑥ 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등(제10조) (영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행 위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경 우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있음). ⑦ 영업비밀 침해에 대한 손해배상책임(제11조) (고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해 하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐). ⑧ 영업비밀 보유자의 신용회복(제12조) 법원은 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상의 신용을 실 추시킨 자에게는 영업비밀 보유자의 청구에 의하여 제11조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하 는 데에 필요한 조치를 명할 수 있음). ⑨ 벌칙(제18조) (부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해 를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누 설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처함. 다 만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배 에 해당하는 금액이 5천만원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처함. 한편, 제2조제1호에 따른 부정경쟁 행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처 하지만, 차목 및 카목은 위 벌칙 대상에서 제외). 하도급법 ① 위반행위의 신고 등(제22조) (누구든지 이 법에 위반되는 사실 이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 공정거래위원회에 신고할 수 있으며, 공정거래위원회는 신고가 있거나 이 법에 위반되는 사실 이 있다고 인정할 때에는 필요한 조사를 할 수 있음). ② 시정조치(제25조) (공정거래위원회는 제12조의3의 규정을 위반 한 발주자와 원사업자에 대하여 하도급대금 등의 지급, 법 위반행 위의 중지, 특약의 삭제나 수정, 향후 재발방지, 그 밖에 시정에 필요한 조치를 명할 수 있음). ③ 과징금(제25조의3) (공정거래위원회는 제12조의3을 위반한 원사 업자에 대하여 수급사업자에게 제조등의 위탁을 한 하도급대금이 나 발주자ㆍ원사업자로부터 제조등의 위탁을 받은 하도급대금의 2 배를 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있음). ④ 시정권고(제25조의5) (공정거래위원회는 이 법을 위반한 발주자 와 원사업자에 대하여 시정방안을 정하여 이에 따를 것을 권고할 수 있음). ⑤ 벌칙(제30조) (제12조의3을 위반한 원사업자는 수급사업자에게 제조등의 위탁을 한 하도급대금의 2배에 상당하는 금액 이하의 벌 금에 처함). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 38 관련 법률 위반행위에 대한 제재 - 제30조의 죄는 공정거래위원회의 고발이 있어야 공소를 제기할 수 있음(제32조 제1항) ⑥ 손해배상 책임(제35조) (원사업자가 이 법의 규정을 위반함으로 써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대 하여 배상책임을 짐. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니함. 한편, 원사업자가 제12조의3제3 항을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발 생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 짐. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니함). 상생협력법 ① 공정거래위원회에 대한 조치요구(제26조) (중소벤처기업부장관 은 위탁기업이 제25조(준수사항) 제1항을 위반한 사실이 있고 그 위반사실이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제12조의3의 규정 에 따른 금지행위에 해당한다고 인정할 때에는 「하도급거래 공정 화에 관한 법률」 제25조에 따라 공정거래위원회에 필요한 조치를 하여 줄 것을 요구하여야 함) ② 수탁ㆍ위탁기업 간 불공정거래행위 개선(제27조) (중소벤처기업 부장관은 제25조제1항을 위반한 위탁기업에 대하여 중소벤처기업 부령으로 정하는 바에 따라 그 위반 및 피해의 정도에 따라 벌점 을 부과할 수 있으며, 그 벌점이 중소벤처기업부령으로 정하는 기 준을 초과하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법 률」 제27조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법 률」 제31조 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조에 따 른 입찰참가자격의 제한을 해당 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장 또는 공공기관의 장에게 요청할 수 있음) ③ 분쟁조정 및 시정권고 또는 명령(제28조) (중소벤처기업부장관 은 분쟁조정을 요청받으면 지체 없이 그 내용을 검토하여 제25조 에 따른 준수사항의 이행 여부에 관한 사항에 관하여 시정을 할 필요가 있다고 인정될 때에는 해당 위탁기업ㆍ수탁기업 또는 중소 기업협동조합에 그 시정을 권고하거나 시정명령을 할 수 있음). ④ 교육명령 등(제28조의2) (중소벤처기업부장관은 제27조제5항에 따라 벌점을 받은 위탁기업에 대하여 중소벤처기업부령으로 정하 는 벌점기준에 따라 제27조제1항 및 제2항에 따른 개선요구 및 제 28조제3항에 따른 시정권고 또는 시정명령과 함께 소속 임직원에 대한 교육명령 등의 조치를 할 수 있음). ⑤ 손해배상책임(제40조의2) (위탁기업이 이 법의 규정을 위반함으 로써 손해를 입은 자가 있는 경우 위탁기업은 그 자에게 손해배상 책임을 짐. 다만, 위탁기업이 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경 우에는 그러하지 아니함). ⑥ 벌칙(제41조) (타인의 기술자료를 절취 등의 부정한 방법으로 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 39 관련 법률 위반행위에 대한 제재 입수하여 임치 등록을 행한 자는 5년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처함). ※ 기술자료의 임치 등록(제24조의3) (실명으로 등록된 임치기업의 기술에 대하여 당사자 또는 이해 관계자 사이에 다툼이 있으면 임 치기업이 임치물의 내용대로 개발한 것으로 추정함). 중소기업기술보호법 ① 중소기업기술 침해행위의 신고 및 조사(제8조의2) (중소기업기 술 침해행위를 당한 중소기업 및 중소기업자(중소기업자등)는 그 사실을 중소벤처기업부장관에게 신고하고 필요한 조치를 요청할 수 있음). ② 중소기업기술 침해행위에 관한 권고 및 공표(제8조의3) (중소벤 처기업부장관은 제8조의2에 따른 조사 결과 피신청인의 중소기업 기술 침해행위가 있다고 판단할 상당한 근거가 있고 이미 피해가 발생하였거나 이를 방치할 경우 회복하기 어려운 피해가 발생할 우려가 있다고 인정될 때에는 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위 의 중지, 향후 재발 방지, 그 밖에 필요한 사항을 시정하도록 권고 할 수 있음). 나. 제도 개선 논의 1) 중소기업 기술탈취 근절대책(18. 2. 중기부/산자부/공정위/특허청) 2018년 초 관련 부처(중기부/산자부/공정위/특허청)가 공동으로 마련한 중소기업 기술탈취 근절대책의 주요 내용은 아래 <표>와 같은데, 그 중 법제도 개선에 관한 내 용을 정리해 보면 다음과 같다.

또한, 본건 양 발명의 특허출원에 대하여 그 실체에 입각하여 출원인의 명의변경이 행해진 경우에는 피고는 신의칙상, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자인 F 및 E 내지 이들의 승계인인 원 피고가 당초의 특허출원을 공동으로 하고 있지 않은 것에 대하여 이의를 진술하는 것은 불가하다고 할 것이다.

“공동발명자란 기술적 사상의 창작이라는 관점에서 2인 이상의 단순한 협력 을 넘어서 실질적으로 협력하여 발명을 성립시킨 자를 말하며, 그 협력은 발 명의 완성에 인적교류라는 주관적 협력과 필요한 행위를 제공하는 객관적 협 력이 있어야 한다. 구체적으로 주관적 협력은 공동발명자 간에 상담, 의견교 환, 조언, 지도, 교시 등의 관계행위를 말하고, 객관적 협력은 기술적 과제해 결원리를 착상하거나 구성상 모델을 설정하는 등 발명의 완성에 기여하는 행 위이다.”41) 위 설명에 따르면 공동발명자 인정의 요건은 ‘주관적’ 요건 및 ‘객관적’ 요건으로 구분된다. 이 견해는 공동발명자 개념에 대한 일본의 관련 학설을 소개하는 것이다.

사. 출원 전체 또는 특허 전체를 기준으로 하는 공동발명자 판단 공동발명자는 어떤 출원 또는 어떤 특허의 모든 청구항 중 적어도 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여한 자로 정의될 수 있다.247) 하나의 출원에 청구항이 100개 가 있는데, 그 중 하나의 청구항에라도 신규사상을 기여한 자는 공동발명자가 되는 것 이다.248) 1984년 이전에는 어떤 출원이나 특허의 모든 청구항에서 신규사상을 기여한 243) “work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole.” 244) Childress v. Taylor, 945 F.2d 500, 505 (2d Cir. 1991) (“Parts of a unitary whole are ‘inseparable’ when they have little or no independent meaning standing alone.”). 245) 우리 저작권법 제2조 제21호는 약간 더 강한 표현을 사용한다: “‘공동저작물’은 2인 이상이 공동으로 창작 한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다.” 분리하여 이용할 수 있으나 가치가 급감하는 저작물도 포함해야 할 것으로 생각된다.

마) 5단계: 계산식 적용하여 지분율 결정 위 1 내지 4단계가 종료되면 그 이후에는 주어진 계산식에 의하여 단순히 지분율 을 계산하기만 하면 된다. 청구항이 n개인 경우, 모든 청구항에 대하여 위에서 제시된 지분율을 구한 후 각 청구항에서의 지분율을 합한 다음 청구항 개수 n으로 나누어서 총 지분율을 구한다.