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대상 발명 3의 발명자는 P8만이다. 68) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 684면. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 68 II. 일본의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 1. 발명자의 인정기준 일본에서 발명자가 자연인이라는 기본적 명제를 말하며, 직무발명 보상금 소송에 서 공동발명자 사이의 지분율이 중요하다는 점을 말하는 글이 존재한다.69) 그러나, 작 금은 중요성을 인지하는 단계가 아니라 그 중요한 쟁점을 해결할 수 있는 방안을 제 시하여야 할 단계이다. 그럼에도 불구하고 일본에서 조차 아직까지 해결방안을 제시 하지 못하고 있는 것으로 보인다. 공동발명자 인정이 쟁점이 되는 사건은 예를 들면, “모인출원에 관한 소송, 직무발명 보상금 청구소송, 발명자 지위의 확인, 발명자의 기 재의 보정 청구 등 소송 또는 특허권침해소송에 권리 불행사의 항변” 등이 있다.70) 그 렇게 여러 소송에서 공동발명자 인정이 중요함에도 불구하고 그 판단 법리는 아직 정 립이 되지 않고 있다. 이하에서는 먼저 ‘발명자’를 판단하는 일본의 법리를 살핀다.

연방대법원은, 드릴의 결합구조에 관한 개별적 내용이 청구항 2, 8 및 9에 포함되 어 있음에도 불구하고, 항소심이 드릴 결합구조에 관한 상세 내용이 원고의 기계제작 기술자에 의해 만들어진 것인가에 대해 판단하지 아니하였다고 지적하였다. 그 뿐만 아니라 명세서 곳곳에 각도기에 대하여 기술하고 있는데, 항소심이 확정한 사실관계 에 비추어보더라도 원고의 종업원이 청구항 1에 구현된 특징적 요소에 창작적으로 기 여하였다는 사실을 배제하기 어렵다고 하였다.

모인자가 대상 발명의 권리범위에 기여하였다는 이유로 법원이 모인자를 발명자로 인정한 사례가 많다.87)88)89) だとすれば、着想に基づき機械を試作し、着想の具体化の可否を検討することは、発明成立の一過程であると解 することができる。そして、数人が共同してこのような行為をした場合には、その数人が共同して技術的思想の 創作すなわち発明をしたものというべきである。これを本件についてみると、原告浅見は、パチンコ遊戯機に麻 雀の上り手を組入れ、麻雀牌の模様を縦横に規則的に配列した表示を落下する打球により行わせ、一定の上り手 を表出させようという本件発明の着想を有したものの、その具体化に当っては石井と相協力し共同してその具体 化を完成したものであり、石井は、浅見より本件発明の着想を告げられるやその具体化に協力することを約し、 共同して具体化する意図のもとに、浅見と共同してその具体化を完成したものである。したがって、本件発明は 原告浅見が単独でしたものではなく、浅見が訴外石井と共同してしたものと認めるのが相当である。) 85) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“例えば、以下のような寄与が考えられる。＜権利範囲に対する寄与＞ a) 真の権利者の発明Ａに冒認者の発明Ｂを加えて出願する場合 b) 真の権利者の発明Ａを改良してＡ’として出願する場合 c) 真の権利者の発明Ａを上位概念化して出願する場合 d) 真の権利者の発明Ａを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Ｂを 追加して（又は、改良発明Ａ’として若しくは発明Ａの上位概念の発明として）出願する場合 ＜手続的な寄与＞ e) 冒認者が補正等の手続をした場合 f) 真の権利者の発明Ａについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合”). 86) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“冒認された発明の出願前及び出願後の審査過程において、冒認者の寄与が認められる場合 が考えられる。”). 87) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 23頁(“発明が真の権利者と冒認者の共同発明であると認定しうる場合や冒認者が真の権利者の発 明に、幾つかの技術要素を自ら考え付加した場合には、真の権利者が自己の発明の部分のみ権利移転し、冒認者 と共同出願人となる。③冒認者の寄与に関して現行法上可能と考えられる対応 移転請求を認めることを前提とす る場合、冒認者の寄与に関しては特段の立法措置をしなくとも、以下のような対応が可能であるものと考えられ る。 a) 冒認者の発明と真の権利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合 冒認者の発明と真の権 利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合には、下記裁判例の立場を前提とすると、冒認者と真 の権利者のそれぞれの寄与に応じて権利の共有となるものと考えられる。”). 88) 大阪地裁 平成12年7月25日 平成10年(ワ)第10432号 判決. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 74 1) 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決 대상 판례는 모인특허권자와 진정한 발명자를 공동발명자로 인정할 수 있음을 법 원 차원에서 처음으로 인정한 사례이다.

설령 “선행권리와 후의 권리는 충돌할 때 침해 중지·복원을 적용하면 공평하지 않 다”고 할지라도 “가치가 큰 자는 가치가 작은 자를 흡수하고 소유권의 재설정을 강해 하다”는 것이 아니다. 가치가 큰 자는 가치가 작은 자의 성과를 우선하게 실시한 권리 가 있는 것을 확립하고, 수익자는 피해자에게 특허첨부로 인하여 발생된 개진 혁진·특 허 라이선스의 재 혁신·통합 혁신의 비용을 지불한다. 첨부자의 주관적인 상황에 의하 여 특허첨부는 협력이 있는 첨부와 협력이 없는 첨부를 나눈다. 개진 성과와 선해특허 329) 陈家宏, “专利添附问题探讨”, 「知识产权」 第5期, 2013, 45页(“第一，专利添附不吸收‘原物’及其所有 权。物发 生添附时，原物通常被添附物所吸收，原物所有权丧失，一物一权,‘律上以一个物上不容有两个所有权之并存, 亦不 以其共有为适当, 便宜上以之属于一方’。专利添附发生时，在先专利虽也被吸收，但吸收的仅仅是在先专利的技术 方案，因专利的无形性，专利权人并未丧失在先专利权。在先专利权与专利添附权（如改进专利权）同时存在，分 属专利权人（被添附人）与专利添附人。”). 330) 陈家宏, 前揭 论文, 46页(“第二，专利添附实施与在先专利具有‘不可分离’性。在先专利被改进或被与其他专有技 术（包括专利）附合、混合在一起而形成具有新物性质的物，因专利的无形性，不存在‘结合在一 起而形成不可分离 的物’；专利添附的‘不可分离是指专利添附实施时必须依赖在先专利或称实施依赖性，即专利添附离开在先专利无法 实施或者虽能实施但实施的效用有显著差异；如果实施时无须依赖在先专利，或离开先专利的实施效用并无显著差 异的再创新成果是独立的专利、技术成果而不是专利添附。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 131 의 가지에 의하여 미량 첨부, 등가 첨부, 값은 초과 첨부, 보상을 주는 규칙을 나눈다.

- 발명인 착상을 구체화(reduction to practice) 하는 행위는 통상은 발명의 행위 가 아니라 확인의 행위, 실물화의 행위이다.

2) 피고의 주장 발명신고서에 공동발명자가 기재되어 있으며, 원고가 발명을 단독으로 한 것이 아 니다. 대상 발명 2~6 및 대상 발명 9는 소외 B, 대상 발명 8은 소외 C, 대상 발명10은 소외 D가 각각 구체적 구성을 창작하는 등 주체적으로 발명의 창작에 관여하였다. 일 반적으로 공동발명에서 지분율은 원칙적으로 균등하다고 생각되며, 공동발명자 (B, D, E, C, F, A, G)가 팀으로서 발명한 대상 각 발명에 대하여 원고의 역할을 아무리 크게 보아주어도 공동발명자 간에 균등비율을 상회하지 않기 때문에 원고의 지분율은 50% 이다.

예를 들어, 청구항 제1항이 A, B, C, D 및 E의 5개의 구성요소로 이루어지고 A 및 B 는 공지요소인 경우, 나머지 신규요소인 C, D 및 E의 중요도를 결정하는 것이다. 이 경우 A 및 B의 중요도는 0%이고, C, D 및 E의 중요도의 합은 100%가 되어야 한다.

1) 특허이의신청에 의한 특허 취소 후 정당한 권리자의 우선권 주장 출원 모인을 이유로 한 이의신청이 인용되거나 혹은 모인을 이유로 한 이의신청을 원인 으로 하여 특허권이 포기된 경우에는, 이의신청인은 그 통지로부터 1개월 이내에 스 스로 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허출원을 하고 그 우선권의 이익을 향수할 수 있다(독일 특허법 제7조 제2항). 신출원에 관한 특허의 대상은 모인자에 의한 출원의 출원 당초 범위 내(청구항의 범위는 아님)여야 하며(Schulte,R., Patentgesetz mit EPU, 302頁), 이에 대한 위반은 ‘인정되지 않는 확대’에 해당하고 이것은 거절 이의 무효이유(독일 특허법 제38조, 제 21조 제1항 제4호, 제22조)로 되는데, 통상의 특허출원의 보정의 범위, 분할출원의 범 위, 그리고 독일 특허법 제7조 제2항의 신출원의 모두에 대하여 ‘인정되지 않는 확대’ 라고 하는 동일한 기준으로 판단된다(독일 특허법 제21조 제1항 제4호 등).856) 한편, 단순한 신출원의 제출로는 독일 특허법 제7조 제2항에 의한 이익을 향수할 수 없고, 1개월이라고 하는 기간 내에 우선권을 주장하는 것이 필요하다.857) 신출원의 효과는 출원일 소급이 아니라 우선권의 향수이다. 즉, 출원일이 소급하는 것이 아니므로 출원일부터 20년의 존속기간은 신출원일로부터 계산되는데, 출원일을 소급하지 않는 이유는 분명하지 않지만 모인출원의 심사 특허이의신청 절차가 장기 화함으로써 신출원의 존속기간이 극단적으로 짧아지는 것을 피하기 위함이라고 이해 되고 있다.858) 또한, 우선권의 이익을 향수하므로 우선기간 중에 공개된 사항이나 실 856) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 47頁. 이 보고서에서는 독일의 ‘인정되지 않는 확대’에 대해 일본의 신규사항의 추가라고 하는 기준에 상당하는 것이라고 설명하고 있다.

② BGH, Urteil vom 201.10.2015, X ZR 149/12 - Kfz-Stahlbauteil (자동차강철설 계부-판결) 904) 항소심 법원은 높은 함량의 실리카를 단지 추가하는 것이 발명의 본질적 부분이 아니라고 하고 있는데, 청 구항 1부터 3이 보호받을 수 있는 발명을 포함하고 있었을 가능성도 배제할 수 없다고 본 부분과 상충한다고 지적하고 있다.