노동- ‘집사부일체’ 옹성우, 상모 이어 장구까지 뛰어난 집중력+흡수력 ‘사물놀이 에이스’ 등극 | 군포철쭉축제

4. 청구항을 기준으로 하는 발명자 판단 가. 청구항이 기술적 사상을 특정 특허권의 원천은 발명 및 발명자이므로 발명자를 정확히 특정하지 않으면 특허권 439) Robert W. Harris, Conceptual Specificity as a Factor in Determination of Inventorship, 67 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 315 (1985) (discussing the kinds of contributions to invention that do not rise to the level of contributions to conception due to lack of sufficient specificity). 440) Jackie Hutter, A Definite and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutical and Chemical Sciences and the Determination of Conception in Patent Law, 28 J. Marshall L. Rev. 687, 687 (1995) (“the court ruled that an inventor completes conception of a pharmaceutical invention when the inventor shows possession of a definite and permanent idea of the invention, regardless of whether the inventor also held a ‘reasonable expectation’ that the invention would work as intended.”). 441) Burroughs, 40 F.3d at 1228 (“the test for conception is whether the inventor had an idea that was definite and permanent enough that one skilled in the art could understand the invention; the inventor must prove his conception by corroborating evidence.”). 442) rown v. Barbacid, 276 F.3d 1327, 1336 (Fed. Cir. 2002) (Conception means “the idea is so clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation,”). 443) Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200, 1206 (Fed. Cir. 1991) (“both the idea of the invention's structure and possession of an operative method of making it.”). 444) In re Anthony, 414 F.2d 1383, 1395 (CCPA 1969) (“Congress has given the responsibility to the FDA, not to the [PTO], to determine ... whether drugs are sufficiently safe....”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 160 에 흠결이 발생한다.445) 착상을 발명자 판단의 기준으로 삼는 미국 법리에 따르면, 다 음과 같은 설명이 가능하다: “착상을 기준으로 발명자를 판단한다.” 그런데 그러한 법리가 실무에서는 별반 도움을 주지 못한다. 그래서 그 표현을 다음과 같이 변형할 수 있다. 착상을 기준으로 발명자를 판단한다는 말은 발명을 기준으로 판단한다는 말 과 다름이 아니며, 발명은 청구항으로 특정되고, 청구항의 구성요소가 발명의 구성요 소가 되므로 결국 “청구항의 구성요소를 기준으로 발명자를 판단한다”고 볼 수 있다.

(1) 원리(principle)를 고려한 착상 “원리를 고려한 착상”에서 원리라는 용어가 있는데, 이는 특허법 상 발명의 정의에 서 “자연법칙”과 상당한 것이고, 자연법칙은 전형적으로 물리, 화학의 원리를 말한 다.124) 이런 측면에서 자연법칙을 원리로 규명하는 것은 중요하고 구체적으로 보일 수 있다고 주장한다.125) 그리고 착상을 단순한 착상 및 원리를 고려한 착상으로 나눈 다.126) 원리를 고려한 착상이 적절한 이유는 발명은 자연법칙을 이용한 것이며, 원리 122) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 17頁(“米国、ドイツ、イギリスの 発明者認定の基準からも基本的にそのようにいうことができる。米国ネバダ大学M.ラフランス教授の論文（はし がきp.ii注1参照）に引用の米国の判例において6.発明の成立段階について、「着想」・「その実施」とある。そし て、着想は、いわば内心の行為といえるので、抽象的、無形的であるのに対し、着想の具体化は、具体的、有形 的である。したがって、「着想」の特定が、より難しい。”). 123) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 22-28頁. 124) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 22頁(“前記のように、「発明と は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」。自然法則とは、自然界における法則、す なわち典型的には物理、化学の原理のことである。生物関係の原理は、つきつめれば物理と化学の原理にあたる と考えられる。「原理」は、一応のもので足り、範囲は柔軟に解し、かつレベルは極く基本的、例えば、高校の 物理と化学の基礎程度で足りるであろう（または、基本的に、その程度の素養に基づいて、必要により学習する ことにより理解でき発明の目的との関係で考えられ、る程度と考えてよい）。原理はまた、利用されるものであ る。原理そのもの、例えばフックの法則（弾性体）、摩擦力、熱膨張、蒸発潜熱、酸化還元反応などは公知で あっても、これらあるいはその組み合わせの利用は、発明の目的との関係で非公知ということが考えられる。原 理そのものでなく、その利用のし方、いわば原理のハード面でなくソフト面に着目するのである。.”). 125) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 22-23頁(“発明の定義のうち発明範 囲を示すキーワードは、「自然法則」「技術的思想」「創作」の3語であるが、従来、「自然法則」「技判例の発 明者の認定では、このうち、明示的には、自然法則についてはほとんど論じられておらず、後2者についてのみ論 じられているようである。しかし「技術的思想」の内容を究めるためには、利用されている「自然法則」つまり 「原理」の究明が肝要と考えられる。”). 126) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 23頁(“着想を（i）単なる思いつき と（ii）原理を考えた着想に分けたのは”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 87 에 생각이 미치지 않으면 착상의 제안으로 말할 수 없거나 단순한 고안자는 발명자가 아니므로 원리에 대해 미치고 있는 착상이어야 한다.127) 원리와 “재현성이 있는 현상” 사이에 논의가 있다. 재현성이 있는 현상은 “일정한 기술의 실시에 의해 일정한 효과를 내는 관계이고 원리는 불가시(不可視)적, 무형적이 지만, 재현성이 있는 현상은 가시적이다.128) 그러므로, 원리는 재현성이 있는 현상보 다 이해하기 더욱 어려운 것에 대한 원리에 대신 재현성이 있는 현상이 충분하다.129) 따라서 발명의 성립에서 원리를 고려한 착상에 대해서 시험한 경우는 재현성이 있는 현상의 발견, 제시도 가능하고 충족하기 때문이다.130) (2) 모델 설정 “모델 설정”이라는 용어는 착상의 구체화라는 용어와 비슷한 개념이고 착상의 구 체화를 분석하여 착상에 대하여 모델을 중심으로 추출할 수 있다.131) 원리를 고려한 착상에 기초하여 모델이 설정된다.132) 기계계에서 모델 설정이 이해하기 쉬고 화학계 127) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 23頁(“第1に、発明が自然法則の利 用である以上、原理に考えが及んでいなければ着想の提案とはいえないのではないかという点、第2に、単なる思 いつきを言ったに過ぎない者を発明者とはしないためである。「単なる思いつき」とあっても、原理に及んでい ない思いつきまでを含む意味である。”). 128) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 24頁(“「原理」に代えて「再現性 ある現象」の指摘で足りる。再現性ある現象は、一定の技術の実施によって一定の効果を生じるという関係であ る。”). 129) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 24頁(“第4章で詳述する実験による 発明の場合で、原理が分かり難く、一応の原理から実験成果が予測できない程度のときの一応の原理について は、再現性ある現象を用いるべきことになる。ここで留意すべきは、原理は不可視的、いわば無形的であるが、 再現性ある現象は可視的、いわば有形的であることである。当然、原理は、再現性ある現象に比し、分かり難い ことになる。原理に代えて再現性ある現象の指摘で足りる理由は、次のように考えられる。”). 130) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 25頁(“したがって、発明成立の一 段階である「原理を考えた着想」についても、その代わりに「再現性ある現象を発見して提示することで足りる と解せられる。”). 131) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 18頁(“着想には、「単なる思いつ き」から「原理を考えた着想」の段階が考えられる。「原理」とは、物理と化学の原理である。「原理を考え た」とは、「原理に考えが及んでいる」の意味である。着想の具体化は、原理を考えた着想に基づいて「モデル を設定」し、これに実験・計算によって修正を加え、利用可能なものとすることによって成立する。このよう に、「着想」「着想の具体化」を更に分析し、着想については「原理を考えた着想」（またはp24で述べるよう に、これに代わる「再現性ある現象」）を、そのエッセンス、着想の具体化については「モデルの設定」を、そ の中心としてそれぞれ抽出することによって、「着想」「着想の具体化」を、より具体的にする。”). 132) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 88 에서 창제란 용어가 더 적절하다고 생각하지만 창제보다 더 넓은 의미에서 모델 설정 이 더 합리적인 해석이라고 주장한다.133) (3) 발명의 특징적인 구성요소 및 모델 설정 발명자로 인정하는데 있어서 발명의 기술적 범위에 대하여 발명을 구성하는 구성 요소의 중요성을 고려하여 그 중 특징적인 구성요소를 기여한 자가 발명자이고 그 특 징적 구성요소는 “원리를 고려한 착상”이나 “모델 설정”에서 고려된다.134) 특징적인 구성요소는 특허성이 있는 사항을 구성한 것이고 청구항을 기본으로 한다.135) 모델을 기술적·권리적인 관점에서 정리하여 대상 발명의 청구항에서 도출한다.136) 청구항에 발명의 구체적인 구성을 기재하기 때문에 원리는 기재되지 않는 경우가 많 다고 본 것이다.137) 발명의 특징적인 구성요소에 대한 특허성 있는 사상으로 압축되어 발명의 특정은 청구항에 의한 것이다.138) 그리고 발명의 특징적인 구성요소는 모델의 중심이 되는 것이라고 한다.139) 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 19頁(“「原理を考えた着想」に基 づいて「モデルが設定」される。”). 133) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 25-26頁(“モデルの設定この言葉は 機械系では分かりやすい...化学系ではむしろ「創製」（はじめてつくりだすこと（「広辞苑」））などの語がより 適切とも考えられる（化学系は、p.44〜に述べる物質系の典型）。しかし、「創製」も広義で「モデルの設定」と 言って良くはないかと考える。”). 134) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 20頁(“発明者を認定するにあたっ て、発明の成立段階という時系列に沿った方向の視点の他に、発明の内容（技術的範囲）である発明を構成する 構成要素a、b、c、…の重要性を考慮する方向の視点がありうる。例えば、重要な構成要素b、cを特徴的な構成要 素とする。すると、各特徴的な構成要素について、「原理を考えた着想」や「モデルの設定」が考えられる。”). 135) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 21頁(“特徴的な構成要素は、特許 請求の範囲（クレーム）（特許法第36条第2項）を基本とし、必要により明細書（同条第2項）の発明の詳細な説 明（同条第3項）、図面（同条第2項）を参酌して求められる。判例のいう「特徴的部分」について、p.185参照。 なお、「構成要素」の語は、特許発明の特許請求の範囲（クレーム）を分説して示すときの各部分の意味でも用 いるが。”). 136) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 26頁(“モデルを技術的・権利的視 点から整理して特許請求の範囲（クレーム）が導出される。”). 137) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 26頁(“クレームには、発明の具体 的な構成を記載するので、原理は記載されないことが多い。その意味で「特許性ある事項」より絞られてい る。”). 138) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 26頁(“その意味で「特許性ある事 項」より絞られている。発明の特定はクレームによってなされる。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 89 특허법 취지 발명의 장려에 따른 산업발전 특허법 보호대상 발명(기술적 사상) 발명 a, 기술적 사상(발명) b, 자연법칙의 이용 c, 창작 착상 착상의 구체화 원리(를 고려한 착상) 모델(의 설정) <표 5> 기술적 사상에 대한 기존 이론과의 비교(影山) 그런데 모델을 특정하기 곤란한 경우는 특히 실험하는 경우에서는 모델이 원리와 일체가 되어 발명이 형성된 경우가 많다고 한다.140) “물건의 발명인 경우에는, 그 구 조, 특성 등에 따라서 물건이 특정된다. 그러나 발명에 따라서는 이들에 의해서 물을 특정할 것은 어렵고, 그의 제법이면, 더 쉽게 식별할 수 있는 것이 있다. 물건의 화학 구조가 복잡하거나 순수한 상태로 분리하기가 곤란하거나 하기 위해서다. 따라서 발 명을 제법에 따라 특정하고자 하는 실무상의 필요성은 크다. 그러나 일반적으로 다른 제법에서 동일한 물을 만드는 가능성이 있기 때문에, 제법물건을 완전히 특정했다는 것은 아니다.”141) (4) 기술적 사상에 대한 기존 이론과 비교 (5) 발명의 성질에 따른 분류 影山론은 발명의 성립과정을 통하여 발명을 물체계 및 물질계 발명으로 분리할 수 있다고 한다. 그 이유는 물체계 및 물질계의 발명은 발명의 표현방법은 예를 들어 외 139) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 27頁(“前記の発明の特徴的な構成 要素はモデルの中心となるものといえる。”). 140) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 27頁(“第4章で詳述する実験による 発明の場合は、再現性ある現象、実験条件、成果物によって、モデルが原理と一体となって発明が形成されるこ とが多い。”). 141) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 27-28頁(“ところで、物の発明であ れば、その構造、特性などによって物が特定される。しかし、発明によっては、これらによって物を特定するこ とが困難で、その製法であれば、より容易に特定できるということがある。物の化学構造が複雑であったり、純 粋な状態で単離することが困難であったりするためである。したがって、発明を製法によって特定したいという 実務上の必要性は大きいしかし一般に異なる製製法で物を完全に特定した法で同一物を作ることが可能であるの で、ということにはならない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 90 A. 기술 분야 (용도) B. 원리 C 기술적 사상의 창작 건축 토목 물리 물체계 기계 물리 물체계 전기 물리 물체계·물질계 확학 화학 물질계 의약·음식물 화학 물질계 <표 6> 발명의 분류(影山) 관, 성격이고, 이런 표현방법은 발명자를 인정하는 관점에서 고려하여 분리하는 것이 라고 주장한다.142) 물체계의 발명은 “물건의 모양, 물리적 구조, 회로 등과 같은 조합 에 착안한 것이다.”143) 물질계의 발명은 “사용하는 물건의 성질(물성)(물건의 변화를 포함)에 착안한 것이다.”144) 물체계, 물질계 발명의 분류는 특허제도의 발전과 일체하 다고 한다.145) 그리고 기술분야와 원리와 물체계, 물질계에 따르면 발명의 분류를 아 래 표로 제시하였다.146) 나) 발명자의 인정기준 위 제시한 바와 같이 발명은 “원리를 고려한 착상” 및 “모델 설정”으로 성립한 것 이다. 일반적으로 발명자를 인정하는데 있어서 발명의 특징적인 구성요소에 관여하고 모델의 설정, 원리를 고려한 착상에 하나 이상 기여한 자를 기본으로 인정되어야 한 다.147) 원리를 고려한 착상에서 모델 설정 예측이 매우 쉬운 경우에는 모델 설정한 자 142) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 44頁(“物体系と物質系の発明及び それを考える理由物体系と物質系の発明は、発明のあらわれ方（いわば外観、性質）から、発明者の認定へと進 む一つの視点を示そうとするものである。あらわれ方から見るので、発明の有形的可視的な面、すなわち発明の 具体化された面、モデルから見ようとする視点である。物体系と物質系の発明については特徴的な構成要素につ き考える。”). 143) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 45頁(“物体系の発明とは物の形 状、物理的な構造、回路等のような組み合わせに着目したものである。”). 144) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 45頁(“物質系の発明とは、利用す る物の性質（物性）（物の変化を含む）に着目したものである。”). 145) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 47頁. 146) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 46頁. 147) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“したがって、発明者、すな わち発明をした者として、特徴的な構成要素に関与し、モデルの設定、原理を考えた着想のいずれかに寄与した 者を基本として認定されるべきことになる（一般の発明者認定の基準）。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 91 는 발명자로 인정되지 않는다.148) 이러한 이유는 착상 및 착상의 구체화에서 독창성 (창작성)이 인정되어야 발명자로 인정된다.149) 그러므로 단순한 모델 설정은 독창적인 작업으로 인정받지 못하기 때문이다.

iii) 또한, 피고 회사가 인스콘테크에 대하여 작성한 2006. 8. 31.자 견적서(을 제22호증의 2)에는 ‘슬롯다이 스테이 션(백롤 및 구동 포함), 갭조절장치(KAMO 감속기), 다이 전․후진 장치, 구동모터(DUTCH), 정밀 감속기 (SEW), 다이 고정장치’ 등이 기재되어 있다.

피고는 시청자 데이터 분석을 전문으로 하는 프리랜스 컨설턴트이다. 1991년 1월 19일 피고와 소외 제3자가 공동발명자의 자격으로 미국특허출원을 하였다. 피고는 2 년 후인 1993년 1월 19일 상기 미국특허출원을 근거로 우선권을 주장하면서 PCT 국 제출원을 하였다. 해당 출원발명은 “Person Meter”라는 명칭을 가지며, 방송신호를 받아서 채널 선택을 포착하는 기구에 관한 것이다. 1995년 1월 17일 위 미국특허출원 은 미국특허 제5,382,970호로 등록되었다.

둘째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위는 벗어나지만 A로부 터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발명 A2를 乙이 출원한 경 우에도 A1을 출원한 경우와 동일한 결론에 이르게 된다. 즉, ① A2는 모인 출원 특허 에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲이 특허법 제34조 또는 제35조에 따 라 A2의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲 은 乙에 대해 A2에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다. ‘실질적 기여’ 기준하 에서는 A1에 대한 취급과 A2에 대한 취급에 차이가 없게 된다.

738) 이 부분 법원 판시를, ① 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하거나, ② 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 ③ 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다 는 것으로 나누어 보면, ① 또는 ②와 같은 경우에는 실질적 기여가 인정되지 않는다는 의미로 볼 여지도 있 으나, 이와 같은 판단 부분의 목차인 ‘이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 발명의 동일성이 인정되는지 여부’를 함께 보면, 그 의미가 반드시 분명한 것은 아니다. 한편, ‘B가 이 사건 특허발명의 발명자인지 여부’ 판단에서는, ① B가 모인대상발명과 무관하게 독자적인 연구·개발 등을 통해 모인대상발명과 실질적으로 동일 한 이 사건 제1항 및 제2항 발명에 이르게 되었다고 보기 어렵고, ② B가 모인대상발명에 근거하여 주지관용 기술 등을 참작하여 이 사건 제3항 및 제4항 발명에 이르렀다고 하더라도 앞서 본 바와 같이 이는 통상의 기 술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 불과한 것으로 특별한 작용효과를 발생시 키는 것으로 보기도 어려워 기술적 사상의 창작에 실질적인 기여를 하였다고 할 수도 없으므로, B는 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제33조 제1항의 ‘발명을 한 자’에 해당하지 않는다고 보았는데, ① 부분은 실질 적 동일 기준을, ② 부분은 실질적 기여 기준을 적용하여 발명자 판단을 한 것으로 볼 수도 있다.

4. "대상기관"이란 산업기술을 보유한 기업·연구기관·전문기관·대학 등을 말한다.

사. 착상의 대상: 신규사상 선행기술과 동일한 내용을 말한 자는 그 자체로는 발명자가 되지 못한다.216)217) 착 상은 신규사상에 관한 것이어야 한다.218) 재료의 구입선, 시장상황 등을 설명한 자도 그 자체로는 발명자가 되지 못할 것이다.219) 다른 자의 지시에 따라 실험을 수행하는 215) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1228-29 (Fed. Cir. 1994). 216) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 90 (2013) (“Finally, it has been found that merely explaining the current state of the art is an insignificant contribution to conception.”). 217) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004). 218) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“if each makes some original contribution . . .”). 219) Hess v. Adv. Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 981 (Fed. Cir. 1997). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 109 자는 그 자체로는 발명자가 되지 못한다.220) 특히, 화학실험에서 테스트를 위하여 여 러 조성물을 준비하는 행위는 발명행위가 되지 못한다.221) 2. 공동발명자 판단 법리 가. 청구항기준 원칙 청구항이 발명을 정의하는 것이다.222)223) 그런 견지에서 공동발명자 여부를 판단하 는 장면에서도 청구항을 기준으로 발명을 확정하고 그 청구발명을 기준으로 공동발명 자 여부를 판단하는 것이다.224)225)226) 좀 더 정확히 설명하면, 공동발명자는 각 청구항 별로(“on a claim-by-claim basis”) 판단된다.227) 침해자가 침해하는 것이 발명이 아니 라 청구발명 또는 청구항이라는 표현을 고려하여도 공동발명자는 청구항을 기준으로 판단하여야 한다.228) 어차피 특허출원, 특허와 관련한 모든 분쟁은 청구항 및 청구발 명을 중심으로 진행되므로,229) 발명자 판단도 청구발명을 중심으로 하는 것이 맞다.