젖병> “n번방가입자26만명신상공개”국민청원100만명넘어 | 군포철쭉축제

780) 日本 特許庁, 平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書, 第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備, 42頁. (2015. 11. 18. 최종방문). 781) 日本 特許庁, 上揭 解説書(平成23年法律改正解説書), 43-44頁. (2015. 11. 18. 최종방문). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 294 우선 모인출원 특허의 청구항에 관한 발명이 정당한 권리자의 특허를 받을 수 있 는 권리에 관한 발명 A가 아니라, 모인자가 독자적으로 구성 α를 부가한 이용발명 A’ 인 경우, 학설상, ① 특허를 받을 수 있는 권리의 확인판결에 의해 모인출원의 출원인 명의나 모인특허의 특허권 이전청구절차 청구를 부정하는 것으로 이해되는 견해 와,782) ② 적어도 후자에 대하여 A’에의 진정한 권리자의 기여에 상응한 지분에 따라 긍정하는 것으로 이해되는 견해가 있다.783) 782) 井関涼子, “冒認出願に対する真の権利者の救済”, 同志社法学 53巻 5호 24頁; 高林龍, “冒認出願と真の権利者 の救済”, 高林龍 他編 知財講座Ⅰ 77頁; 高林龍, “特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承 継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた 事例”, 判時1776号205頁. 783) 茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号285頁(“또한 본건에서는 발명의 내용을 변경 하는 보정 등이 되었다고 인정되지 않았지만, 무권리자가 발명의 내용을 크게 변경한 경우에는 진정한 권리자 와 무권리자의 공동발명으로 취급하여 진정한 권리자의 기여분에 따른 특허권의 지분 이전청구를 인정해야 할 것이다(전촌선지, 지적재산법[제2판], 279면 참조) 보정이나 국내우선권 제도의 이용에 의해 복수의 청구항 의 일부에 진정한 권리자가 관여되지 않은 것이 포함되어 있더라도 이 점을 고려하면서 특허발명 전체에 대 한 진정한 권리자의 기여분을 고려해야 할 것이다.”); 潮海久雄, “冒認出願により登録された特許権に対する移 転登録手続請求”, ジュリスト1302号166頁(“무엇보다 이와 같이 특허권이 심사 등록을 거쳐 부여된다고 하는 행정처분의 면을 버리고(捨象し), 등록 후의 특허권도 등록 전의 특허를 받을 수 있는 권리도 재산권인 점 및 ‘② 최고재판결’이 부당이득반환청구의 법률구성을 인정하는 것은 특허의 성부에 대한 특허청이 제1차 판단권 을 갖는다는 것과 모순되지 않는다고 하고 있는 점을 강조하면, 본건과 같이 무권리자 출원의 경우에도 등록 특허의 이전청구를 인정할 여지가 없는 것은 아니다. Y가 X의 대리로 출원하는 것이 통상인 경우나 Y가 X의 출원서류를 도용한 경우, X가 자기의 발명이 모인출원된 것을 알지 못한 경우 등에 일률적으로 등록이전청구 를 부정하는 것은 권리자 X에 있어 가혹하다. 이와 같은 경우는 범주적으로(categorically) 특허권의 이전등록 청구를 부정하는 것이 아니라 X의 발명이 Y출원의 특허와 실질상 동일하다는 것을 주장 입증시킬 여지를 인 정할 수 있는 것은 아닐까. 권리자 스스로 출원하지 않았음에도 불구하고 모인출원에 관한 특허의 반환청구를 할 수 있도록 하면, 진정한 권리자에게 본래 취득가능한 이상의 높은 가치의 권리를 부여하는 것으로 된다는 비판도 있지만(竹田和彦, ”特許を受ける権利の返還請求について“, パテント 34(7), 8頁), ‘② 최고재판결’ 자신이 무권리자로부터 권리자로의 반환청구를 인정하고 있는 점으로부터 보아 상당정도의 폭으로 발명의 동일성을 인정하고 있다. X의 출원의 특허와 Y의 출원의 특허에서는 권리범위 등이 크게 다를 가능성이 있고, ‘② 최고 재판결’에서의 부당이득반환청구의 기초로 되는 양자의 동일성이 보장되지 않는다고 하여도 주장 입증의 곤란 성의 문제이며 이전등록청구를 일률적으로 부정하는 이유로는 되지 않는다. 또한 권리자가 조기에 모인을 알 고도 출원하지 않게 된다고 비판되고 있지만(茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号 285頁), 그것은 모인의 국면에 한정되고 있고 권리자에게 출원할 의무는 없으며 또한 권리자가 알고 있으면서 스스로 출원하지 않고 후에 이전등록을 청구하는 것은 자신의 주장 입증을 곤란하게 함에 불과하다. 또한, 만 일 권리자 X의 출원의 경우에 이전등록청구를 인정한다고 하더라도, ‘② 최고재판결’에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권에 어느 정도의 동일성 내지 연속성이 있으면 등록된 특허의 반환청구가 인정되는지 문제로 된다. 권리자 X가 출원하고 있는 경우에 무권리자 Y가 발명을 개량한 경우 내지 Y가 보정한 경우는 어떨까? 유체물의 소유권의 경우에는 성립과정에 변동은 없고 소유권에 기초한 반환청구는 인정됨에 비해, 특 허권은 마치 인공적으로 울타리를 세워 독점권을 명시하는 것이므로, 같은 발명이어도 출원의 교졸(巧拙, 잘하 고 못함) 나아가 심사에 의해 그 권리범위가 달라질 수 있다. 또한, 보정이나 정정이 되고, 시간이 지남에 따 라 권리범위가 변화하는 특징을 가지므로 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권의 범위가 동일하지 않은 경우 가 발생한다. 보정은 최초에 첨부된 특허명세서의 범위에서만 가능(특허법 17조의2 제3항 49조 1호)하기 때문 에, 부당이득반환청구가 가능하다고 하는 생각도 있을 수 있다(君嶋祐子, 民商 125卷 6号 768頁). 하지만 무권 리자의 보정에 의해 권리자 출원의 명세서의 무효사유가 치유된 경우에는 특허권의 가치 전체가 질적으로 높 아져 있고, 보정의 경우에 일률적으로 부장이득반환청구를 긍정할 수 있다고는 말하기 어렵다. 나아가 ‘② 최 고재판결’이 논거의 하나로 하여, “특허권의 성립 및 유지에 관한 Y의 기여는 X가 Y에게 금전을 상환하면 충 분하다”고하는 것은, 이득자의 특정물에 대한 유지관리비용의 상환의 문제와 평행하게 생각하고 있지만, 크게 보정된 경우에는 실제상 입증이 곤란하다. 확실히 부당이득청구를 할 수 있는 범위는 손실의 범위 내만이 원 칙이므로 진정한 발명의 한도에서의 반환청구가 생각된다. 하지만 손해배상청구 등의 금전에 의한 배상에서는 일부청구를 할 수 있지만 특허권은 불가분이므로 그 독점권의 일부청구는 곤란하며 간신히(かろうじて) 지분 특허법상 모인(冒認) 법리 295 나아가 복수의 청구항 중 어떤 청구항에 관한 발명은 A, 다른 청구항에 관한 발명 은 A’인 경우, 주로 모인특허의 특허권의 이전등록절차청구에 대하여, ① 청구항마다 의 처리를 긍정하는 것으로 이해되는 견해와,784) ② 각 청구항에 관한 발명 전체에 관 하여 진정한 권리자의 기여에 상응한 지분에 따라 긍정하는 것으로 이해되는 견해가 있다.785) 특히 공동연구의 맥락에서 이 문제에 대해 논의한 다음과 같은 견해도 있다.

위 사항들 외에 2차적 요소들은 지분율 산정에 직접적인 영향을 미치지 않는다. 그 러한 2차적 요소로는 “(1) 배경지식(prior art 또는 background knowledge)의 제공, (2) 공동연구개발에 참가한 기간, (3) 설비, 자금, 인력 등 연구를 위하여 필요한 환경 의 조성을 위하여 공헌한 정도, (4) 공동발명자의 동기유발명을 위하여 공헌한 정도, (5) 직급 등을 들 수 있다.”616) 2차적 고려요소가 공동발명자 지분율 산정과 직접적인 관련이 없는 것이 사실이나, 발명에의 헌신, 도움이라는 측면에서는 외면하기 어려운 성격을 가진다. 2차적 요소까지 고려하는 지분율 산정방법의 개발이 필요하다고 본다.

라. 특허의 분리 모인특허가 원발명자(피모인자)의 단독발명에 관한 제1청구항, 모인발명자의 단독 발명에 관한 제2청구항, 원발명자와 모인발명자의 공동발명에 관한 제3청구항으로 구 성된 경우, 그 하나의 특허를 3개의 특허로 분리하여 등록시키는 방안을 강구할 필요 가 있다. 불편한 동거를 그 3개 청구항 모두에 강요할 필요가 없다. 제1항 특허는 원 발명자가 보유하고, 제2항 특허는 모인발명자가 보유하고, 제3항 특허에 대하여만 두 사람이 공동발명자가 되면 된다. 하나의 특허에서의 청구항 하나하나에 대하여 따로 무효심판을 청구할 수 있다면, 개별 청구발명에 대하여 개별 특허가 존재한다고 볼 수 도 있다.

2. 주요국의 법리 일본의 경우 최고재 판결은 없지만 하급심 판결은 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용하 는 것으로 보인다.

1014) 우리나라의 민법 규정(“제760조(공동불법행위자의 책임) ①수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가 한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다. ②공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다. ③교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.”)이나 형법 규정(“제 30조(공동정범) 2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다.”)도 ‘공동’의 의미 에 대해 판례에 맡기고 있다.

마. 공동발명자 v. 공동권리자 이론적으로 공동발명자로 인정되지 못하더라도 그 자에게 특허권에 대한 지분을 인정하거나, 직무발명 보상금에 대한 지분을 인정할 수 있을 것이다. 반대로 공동발명 자로 인정하면서도 공동권리자로 인정하지 않는 것이 더 합리적인 경우도 있을 수 있 다.709) 발명자권과 소유권은 별개의 쟁점이다.710) 즉, 발명자가 아니어도 해당 특허(를 받을 수 있는 권리)의 적법한 소유자가 될 수 있다. 다만, 공동발명자가 아닌 자에게 권리를 인정하는 법리가 자칫 발명자의 권리를 침해할 수 있으므로 조심스럽게 접근 to one claim, A and B are properly named as joint inventors under § 116.”). 708) 약간의 고민을 한 사례: Christopher McDavid, I Want A Piece of That! How the Current Joint Inventorship Laws Deal with Minor Contributions to Inventions, 115 Penn St. L. Rev. 449 (2010). 709) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1301 (1999) (“No Ownership Rights to a Minor Contributing Inventor”). 710) Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) (“It is elementary that inventorship and ownership are separate issues . . . . [I]nventorship is a question of who actually invented the subject matter claimed in a patent. Ownership, however, is a question of who owns legal title to the subject matter claimed in a patent, patents have the attributes of personal property.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 249 할 일이다. 즉, 발명자가 아닌 부장님이 직무발명 보상금에 대한 큰 지분을 요구하여 다른 진정한 발명자의 지분이 낮아지는 결과를 초래할 수 있다.

2. 착상과 구체화의 개념 명확화 가. 착상 및 구체화의 개념에 대한 논의의 필요성 발명자, 공동발명자를 논하면서 ‘착상’과 ‘구체화’라는 용어가 자주 사용된다. 그런 데 그 용어의 의미가 명확하지 않은 점, 항상 동일한 의미로 사용되지 않는 점이 발견 된다. 그 개념이 명확하지 않으면 자연스럽게 (공동)발명자 판단도 명확하지 않게 된 다. 이하, 먼저 착상과 구체화라는 용어가 잘못 사용된 사례를 살핀다.

다음으로 ‘실질적 기여’ 기준을 적용할 경우 다음과 같이 취급될 것이다.

설문에 끝까지 응답해주셔서 대단히 감사합니다.

셋째, 2015허8042 판결의 경우 공동연구개발 종료 후 모인개량된 사안임에도 양 당 739) ① B는 이 사건 특허발명의 출원일 전에 원고의 모인대상발명을 충분히 인식하고 있었다고 보이는 점, ② 피고의 경우 단순히 이 사건 특허발명의 특허출원에 그치는 것이 아니라 이 사건 특허발명의 기술을 이용하 여 볼밸브를 생산할 예정이었음에도 불구하고, 피고의 설립자인 B가 이 사건 특허발명에 관한 착상을 하였다 고 주장하는 2011년 10월 무렵부터 이 사건 특허발명의 출원일까지도 E가 C에게 이 사건 개념도를 제공한 이 후 특허출원을 담당한 변리사가 선행발명의 특허공보에 첨부된 도면에 직접 수기로 도면을 작성한 것 외에 이 사건 특허발명에 관한 구체적인 도면이 작성된 적이 없고, 이 사건 특허발명과 관련하여 아무런 실험도 이 루어지지 않았다는 것은 매우 이례적이라는 점, ③ B 측은 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 원고에 근무하 면서 모인대상발명 개발에 참여하였고 직접 볼밸브 생산 업무를 담당하였던 E로부터 액추에이터를 이용하여 연결핀을 퇴출시키는 방법이 포함된 개념도를 얻기 위하여 E에게 이 사건 개념도의 작성을 요청한 것으로 봄 이 상당하다는 점, ④ B는 그 외에 자신이 이 사건 특허발명을 발명하였다고 볼 만한 발명노트, 발명의 실현 가능성에 대한 검토, 도면, 실험 결과, 시제품 제작 등과 관련한 아무런 객관적인 자료를 제출하지 못하고 있 는 점 등을 그 근거로 들고 있다.

ii) 2006. 4. 20.자로 작성된 인스콘테크의 ‘슬롯다이 코팅유닛’에 대한 제품 사양서(을 제22호증의 1)에는 ‘㉮ 슬롯 다이: 백롤과 갭컨트롤(gap control)이 가능하며 공급되는 액압의 제어가 가능함, ㉯ 코팅롤과 갭조정장치를 부착하여 미세 조정이 가능하도록 스케일(scale)을 부착함, ㉰ 펌핑 시스템, ㉱ 제어 방법: 백롤을 구동하여 스 피드 레퍼런스(speed reference)를 피드백(feedback)하여 메인 스피드(main speed)와 동기화시킴. 원단의 이음 매부 통과 시 코팅 스테이션(station)에 별도 부착된 콘솔 박스의 버튼으로 다이를 후진시킨 후 원래의 위치로 설정 가능’ 등의 내용이 기재되어 있다.