취업 _ 코로나19 직격탄 현실화…목표주가 하향 봇물 | 군포철쭉축제

733) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결(“이 사건 제1항 발명의 벤딩테이블 구성 , 캐리지, 베이스프레 임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조에 관한 구성 은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생 한다고 볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라 고 볼 수 없다.”). 734) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결(“이 사건 정정발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하고, 원 고가 모인대상발명의 발명자 또는 그 승계인이 아님에도 이 사건 정정발명에 대한 특허출원을 한 것”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 272 <사안의 개요> 원고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로, 이 사건 특허발명은 모인 출원에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 (i) 이 사 건 특허발명은 원고가 주장하는 모인대상발명과 서로 다른 발명이고, (ii) 이 사건 특 허발명의 출원인인 피고는 진정한 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받 은 정당한 출원인으로서, 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 아니한다는 이유 로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2017. 6. 16.자 2015당 3649 심결). 이 사건 모인대상발명은, 원고가 금형제조업체인 수창 ENG를 운영하는 D에게 볼 밸브용 볼 라이닝 장치 금형의 제작을 위탁하고, D가 다시 금형설계업체인 샵몰드컴 퓨터 측에 위 금형의 설계를 위탁하여 제작된 설계도면에 개시된 볼밸브용 볼 라이닝 장치에 관한 기술이다.

3. 개선방안 가. 출원일 소급제도 거절 무효의 범위를 모인자의 실질적 기여가 부정되는 범위까지로 하면, 출원일 소급제도(특허법 제34조와 제35조)는 어떻게 운용할 것인지 문제된다. 예를 들면, 모 인대상발명은 A, 모인출원은 A’라면 소급효가 인정되는 정당한 권리자의 출원은 A인 가 A’인가? 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 발명의 범위는 특허법 조문상으로는 명 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 401 확하지 않지만 일반적으로는 ‘모인출원으로 인정된 발명’의 범위로 보고 있고,1039) 이 와 같은 이해에 기초하면, 모인의 성립 범위가 넓어지면(예를 들면, A → A′ → A″) 정당 권리자 출원일 소급효 인정 범위도 넓어지게 된다(A → A′ → A″). 다 른 한편, 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한정이 된다는 견해도 있다.1040) 만일 거 절 무효의 범위를 넓게 보고 동일한 범위로 이전청구도 인정하는 제도하에서 이와 같 은 견해에 따를 경우 출원일 소급제도를 활용하면 오히려 이전청구제도에 비해 불이 익한 결과가 도출될 것이다.

나. 화학발명에 影山光太郎 산정방법 적용 원리와 모델을 기초로 공동발명자 여부를 판단하고 나아가 그들 사이의 지분율 산 정방법을 제안한 影山光太郎론은 적어도 화학발명에서는 상당한 활용도가 있을 것으 로 생각된다. 기존의 이론들은 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부 및 지 분율을 결정 및 산정하였으나, 연구의 결과물인 청구항의 구성요소보다도 연구의 과 정이 더 중요한 실험의 분야에서는 影山光太郎 산정방법이 더 타당할 수 있다고 생각 699) 민사소송법 제356조 제1항(“문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정한 때에 는 이를 진정한 공문서로 추정한다.”). 700) ‘입증의 편의’를 그 추정법리의 이유로 이해하는 견해도 있으나 ‘입증편의’보다는 ‘법적 안정성’이 더 중요한 이유라고 생각한다. 김원오, “대작(代作)에 있어 성명표시의 취급에 관한 법적 쟁점”, 계간 저작권 제25권 제2 호, 한국저작권위원회, 2012, 99면(“저작자의 판정을 둘러싸고 분쟁이 생긴 경우에는 저작자 본인에게는 자명 해도 다른 사람은 쉽게 판단할 수 없어 입증이 곤란한 경우가 적지 않다. 따라서 저작권법은 입증의 편의를 위해 소정의 표시자를 저작자로 추정하는 규정을 두고 있다(제8조 제1항).”); 안효질, “저작권침해죄의 고소권 자에 관한 소견”, 고려법학 제74권, 고려대학교 법학연구원, 2014, 384-385면(“저작권을 주장하기 위하여 저작 자는 그가 저작자임을 증명하여야 하는데, 이는 구체적인 경우에 따라서는 어렵거나 번잡할 수 있다. 이러한 경우를 대비하여 저작권법 제8조 제1항은 번복 가능한 추정에 의하여 그 증명책임을 완화시키고 있다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 245 구분 전체 항 중 개별 청구항의 중요도 갑의 공헌도 을의 공헌도 병의 공헌도 3명 공헌도의 합계 제1항 70% 50% 30% 20% 100% 제2항 20% 30% 60% 10% 100% 제3항 10% 30% 10% 60% 100% 합계 100% - - - - <표 22> 지분율 산정 가상사례(정차호 산정방법) 된다. 影山光太郎 산정방법은 일본에서도 외면받아 왔다고 관측되는데, 그 이론을 재 조명 할 필요가 있다. 이 글은 일본 및 우리나라에서 공동발명자 여부 및 지분율을 결 정 및 산정한 여러 판례를 살펴 보았는데, 그 판례들이 사용한 방법으로는 관련 법리 및 산정방법의 발전이 기대되지 않는다.

원고는 “여러 슬릿 형상 분사공을 작성하여 그 분무형상을 관찰하고, 분무입경을 측정하여 데이터를 채취한 것이며 ... 그 결과를 대상 사건 신고서라고 하는 형태로 정 리하였다. ‘Ｌ１≧4.５×Ｗ’의 관계식 자체는, I에 의해서 예측되었지만, 대상 신고서 기 재의 원고의 실험결과(대상 신고서의 제21도, 제23도 기타 대상 신고서의 기재내용)에 기초해서 정해진 것이 분명하다. 그렇게 하면 원고는 H로부터 받은 교사를 참고로 하 고 있지만, 대상 특허발명의 구체화에 크게 공헌한 것이라고 인정할 수 있어서 그 공 헌은 가장 크다고 보아야 하는 것이다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 217 (3) I의 공헌에 관하여 I는 특허공보에서 발명자로 기재되지 않았지만, 법원은 I가 발명 성립단계에서 공지기술 제외하여 특허성이 있는 부분을 추출하고, 청구항에 기재하는 명세서 작성 을 담당하였다. 법원은 특허공보에 기재된 발명자를 진실된 것으로 추정하지 않고, 발 명의 실체를 기초로 공동발명자를 판단하였다. 그리고 I가 대상 발명에 대하여 구체적 으로 명확하게 한 것이고, I의 공헌은 원고보다 크다고 할 수 없다고 판시하였다.

857) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 47頁. 858) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 48頁. 다만, 이에 대해서는 비판도 있다고 한다. 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許 を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書), 49頁(”출원일이 소급되지 않는 취급은 입법론상으로서는 비판의 대상이 되고 있다고 한다. 예를 들면, 정당한 권리자와 모인자가 사전에 약 속을 한 다음 모인자에게 출원을 하게 하고 후에 이의신청에 의한 특허 소멸 후 신출원을 하는 등 최초의 출 원의 심사기간, 이의 기간을 환산하면 5년 정도 특허의 존속기간을 연장시키는 것도 가능하게 된다.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 329 시의 사실, 신규출원에 의해서는 어떤 영향도 받지 않고, 정당한 권리자는 모인출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 출원을 하고 있는 제3자의 동일한 발명에 관한 출원에 우선하여 특허를 받을 수 있으며, 이 경우 제3자의 동일 발명에 관한 출원은 신규성 결여로 거절된다(독일 특허법 제3조 제2항: 우리 특허법 제29조 제3항에 대응되는 규 정임).859) 우선권의 이익을 향수한다고 하는 것은 신출원의 출원인에게 모인출원의 출 원인보다도 좋은 법적 지위를 인정하는 것으로 이해할 수는 없으므로, 모인출원의 명 세서가 실시가능요건 위반의 경우 당해 위반은 신출원에 있어서도 승계되게 된다 (BGH GRUR 79年, 847頁 Lichtkoerper事件).860) 모인특허의 권리자 양수인 전득자 라이선시는 그들 자의 선의, 악의나 과실의 정 도에 관계없이 독일 특허법 제7조 제2항의 출원과의 관계에서 보호되지 않는다.861) 이의신청과 달리 무효 판단 후의 신출원은 불가능하며, 무효소송에 있어서 권리이 전을 인정하는 제도도 존재하지 않는다.862) 독일의 경우 정당한 권리자의 신출원제도는 거의 이용되지 않는다고 한다.863) 2) 특허출원 특허 이전청구의 소 정당한 권리자의 발명이 권원 없는 자에 의해 출원된 경우 또는 모인 피해자는 특 허출원인에 대해 특허부여청구권의 이전을 청구할 수 있고, 그 특허출원에 대해 이미 특허 등록이 된 경우에는 특허권자로부터 특허의 이전을 청구할 수 있다.864) 관련 청 구는 제4문과 제5문에 해당하는 경우를 제외하고는 특허등록 공시(독일 특허법 제58 조 제1항)가 된 때부터 2년 이내에 소송에 의해서만 실현할 수 있다. 모인 피해자가 859) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 860) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 861) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 862) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 863) 日本国際知的財産保護協会, 上揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁(“독일 특허청이 매년 발표하고 있는 연차 통계에 있어서는 특허이의신청에 의한 특허소 멸 후 신출원(독일 특허법 제7조 제2항)의 이용상황에 대한 정보는 찾아볼 수 없다. 독일 특허청에도 문의하 기는 했지만 통계는 없다는 것이었다. 한편, 독일 실무가와의 인터뷰에서는 일관하여 이 제도는 잘 이용되지 않는다는 답변이 돌아 왔다.”) 864) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 330 모인을 이유로 특허이의신청을 한 경우에는 특허이의신청절차가 확정된 후 1년 이내 에만 청구할 수 있다. 제3문과 제4문은 특허권자가 특허의 취득 시에 있어서 선의가 아니었던 경우에는 적용하지 않는다(독일 특허법 제8조). 이전청구소송은 독일 지방법원 민사부의 관할이다(독일 특허법 제143조 제1항). 독일에서는 이전청구와 이의신청의 쌍방을 동시에 청구하는 것이 인정되는데, 양 제도가 갖는 목적이 다르기 때문으로, 이전청구는 부여된 형태의 특허를 그대로 정당 한 권리자에게 이전하는 것이 목적임에 대해, 이의신청은 특허권을 소급적으로 소멸 시키고 그것에 의해 독일 특허법 제7조 제2항에 기초한 신출원을 가능하게 하기 때문 이다.865) 이전청구소송의 법률상 이익은 이의신청 무효소송의 제기나 그들이 인용되지 않 음에 의해 부정되지 않지만, 반대로 이의신청 무효소송이 인용된 경우에는 이전청구 소송은 종료한다.866) 이전청구가 인용된 경우, 이의신청 무효소송은 종료한다고 하는 견해도 있지만 (Schulte, 308-309頁) 판례는 이전청구가 인용되어도 이의신청에 대하여는 종료하지 않는다고 하였는데 왜냐하면, 독일 특허법 제7조 제2항에 의한 출원은 법 8조에 의한 이전청구와 대비한 경우에, 신출원의 범위가 모인자의 출원의 출원 당초의 명세서의 범위에는 구속되지만 모인자가 행한 청구범위의 감축이나 포기에는 구속되지 않으며, 청구범위도 다시 작성할 수 있다고 하는 이익이 있기 때문이다.867) 한편 신출원에 의해 특허권의 존속기간이 연장된다고 하는 이익도 있다. 무효소송 이 인용된 후에는 독일 특허법 제7조 제2항과 같은 신출원을 제출하는 제도가 없는 이상, 이전청구가 인용된 경우에는 무효소송은 종료한다고 생각해야 할 것이며, 따라 서 이전이 인정된 경우에는 무효사유는 해소되는 것으로 된다.868) 이전청구권의 주체인 원고는 아래 사항에 대한 증명책임을 갖는다.869) 865) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 866) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 따라서 이전청구소송을 쓸데없이 지연시키지 않기 위해 이의신청 무효소송이 제기되었 다는 것에 의해 이전청구절차를 중단하는 것은 없다고 한다.

<법원의 판단> 법원은 우선 원고가 이 사건 특허발명 출원 전에 모인대상발명을 보유하고 있었다 고 인정한 다음,736) 이 사건 특허발명과 모인대상발명의 동일성에 대해 판단하고 있는 735) 원고는 그 주장의 근거로, ① 피고의 설립자인 B는 원고에 근무할 당시 및 퇴사 후 원고의 제품 판매대리점 을 운영할 당시 생산지원 업무 등을 수행하면서 이미 공개된 원고의 선행발명뿐만 아니라 모인대상발명에 대 하여도 잘 알고 있었고, ② B와 함께 피고를 설립한 C도 원고에 근무할 당시 및 퇴사 후 원고의 제품 판매대 리점을 운영할 당시 모인대상발명을 알 수 있었으며, ③ B 측은 원고의 생산기술자이었던 E로부터 액츄에이 터로 연결핀을 강제적으로 퇴출시키는 기술의 개념도를 얻기도 하였다는 점을 들고 있다.

발명자가 어떤 기술적 사상을 처음부터 끝까지 혼자서 창작한 경우 그 발명자는 단독발명자가 될 것이다. 우리 특허법이 단독발명자만을 전제로 하지 않고 공동발명 자를 포섭하고 있으므로, 어떤 발명이 처음부터 끝까지 혼자서 창작되는 경우 외에도 복수의 발명자가 공동으로 창작하는 경우도 인정하여야 한다. 그러나 동일한 발명을 창작한 복수의 발명자가 존재하여도 그들 사이에 아무런 연결고리(connection)가 없 는 경우 그 각자가 단독발명자가 될 것이다.496)497) 한국의 한 발명자와 러시아의 한 494) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“例えば、以下のような寄与が考えられる。＜権利範囲に対する寄与＞ a) 真の権利者の発明Ａに冒認者の発明Ｂを加えて出願する場合 b) 真の権利者の発明Ａを改良してＡ’として出願する場合 c) 真の権利者の発明Ａを上位概念化して出願する場合 d) 真の権利者の発明Ａを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Ｂを 追加して（又は、改良発明Ａ’として若しくは発明Ａの上位概念の発明として）出願する場合 ＜手続的な寄与＞ e) 冒認者が補正等の手続をした場合 f) 真の権利者の発明Ａについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合”). 495) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“冒認された発明の出願前及び出願後の審査過程において、冒認者の寄与が認められる場合 が考えられる。”). 496) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결(“여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하 기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필 요가 있다.”). 497) 김승군, 김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 170 발명자가 우연히 비슷한 시기에 동일한 발명을 창출할 수 있으나, 그 둘이 일면식도 없고 아무런 연결고리가 없는 경우에는 그 둘을 공동발명자로 묶을 수는 없는 노릇이 다. 결국 어떤 연결고리가 존재하는 경우에만 그들을 공동발명자로 묶을 수 있는데, 그 연결고리를 어떤 것으로 볼 것인지가 쟁점이 된다. 강한 연결고리를 요구할 것인 가, 아니면 느슨한 연결고리만을 요구할 것인가? 2. 기존의 상반된 견해 가. 주관적 의사교환이 필요하다는 견해 일본에서 발명자들이 공동발명자가 되기 위해서는 그들 사이의 ‘주관적’ 관여가 필 요하다고 설명하는 글이 있다.498) 또, 일본의 학설을 소개하며, 실질적 협력이 필요하 므로 ‘주관적 협력’이 필요하다는 우리나라의 글도 있다.499) 여기서의 주관적 협력의 요체는 ‘의견교환(communication)’이라고 생각된다.500)501) 조영선 교수도 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주장한다.502) 2010년 일본의 지재고재는 공동발명자 관계를 형성하기 위해서 그들 사이에 “일체적·연속적인 협력관계”가 필요하다고 보았 2015, 64면(“공동발명자가 되려면 최소한 어떤 협력(collaboration) 또는 관계(connection)가 필요하다.”). 498) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“上記を少し具体化して、 「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させ た発明」と定義する。”). 499) 강흠정, “공동발명자의 권리보호”, 「특허판례연구」(개정판), 2012, 박영사, 343면(“공동발명자는 위에서 살 펴본 바와 같이 발명의 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 사람이어야 하므로, 소외 C가 공동발명자에 해당하 는지를 판단함에 있어서 발명의 실체적 내용(기술적 요지, 기술적 사상)을 특정한 후 소외 C가 그 발명의 창 작 행위(착상, 구체화 등)에 기여한 부분을 객관적으로 평가하여야 할 것이다.”). 500) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 88頁(“（1）（ロ）の主観的関与 は、関係者間で、（ロ）-1研究開発の進展（その成果が発明の成立）に向けて、（ロ-2相談、意見交換、助言、 指導、教示等をする関係に関するものである。”). 501) 1 William C. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions § 396 (1890) (“Only where the same single, unitary idea of means is the product of two or more minds, working pari passu, and in communication with each other, is the conception truly joint and the result a joint invention.”) (cited from Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 97 (2012)). 502) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 228-229면(“발명자 인정의 기준은 모두 공동발명자의 확정에 적용 될 수 있음을 물론, 이는 공동발명자 여부를 확정하기 위해 생겨난 기준이라고도 할 수 있다. 공동발명이 성 립하기 위해서 그와 같은 객관적 공동관계 이외에 발명자 사이에 공동발명의 주관적 의사도 필요한가? 생각 건대 공동저작자가 되기 위해서 공동창작의 주관적 의사가 필요한 것처럼, 공동발명자가 되기 위해서도 공동 발명의 의사가 필요하며, 이러한 상호 협력의 의사 없이 단순히 후자가 전자의 발명을 개량한 경우 양자를 공 동발명자로 취급할 수는 없다고 본다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 171 는데,503) 그것이 주관적 요건을 말하는 것인지가 분명하지는 않으나 객관적 요건 외에 추가의 요건이 필요하다고 본 것임에는 분명하다. 그 전인 2008년 지재고재가 주관적 요건이 공동발명자 판단의 필수요건이라고 본 사례가 있는데,504) 그 주관적 요건을 이 어받아 ‘일체적·연속적 협력관계’라고 표현한 것으로 이해된다.

“발명이 공동으로 이루어진 경우 공동발명자 전원이 발명자이므로 특허를 받 39) 서울고등법원 2013. 8. 22. 선고 2013나3189, 3196 판결. 40) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 676면(“④ 발명의 성립과정에서 착상의 제공자와 착상을 구체화한 자로 나누는 경우:- 공동발명자가 되기 위 해서는 단순한 아이디어나 착상의 제공에 머무르지 않고 구체적인 문제 해결수단을 제시하여야 한다; -착상을 구체화한 한 자라 할지라도 발명자로 인정되기 위해서는 그 구체화된 수단이 신규성과 진보성이 있는 것이어 야 한다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 55 을 수 있는 권리는 공동발명자 전원에게 있다. 따라서 이 경우 그 중의 일부 의 자만이 출원하여 특허를 받을 수는 없다. 공동발명자가 되기 위해서는 발 명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상 호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다.” 위 설명은 공동발명자를 판단하는 과정에서 “실질적으로 상호 협력하는 관계”를 요구하는데, 쟁점은 실질적으로 상호 협력하였는지 여부를 판단하는 기준을 마련하는 것이다. 이 글은 그 기준을 제시하는 것을 목표로 한다.

62) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 341면(“발명자를 확정하고 기여도를 산정하는 것은 직무발명에 따른 보상이나 추후 발생할 수 있는 손해배상 과 관련해서도 중요하다.”). 63) 해당 제품에 여러 기술, 여러 특허가 적용된 경우 특정 기술이 그 제품의 가치상승에 미친 영향을 기여도라 칭한다. 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 65 공동발명자 간의 지분율을 정확하게 산정하는 것은 직무발명 보상금의 배분을 위 해서도 매우 중요하다.64) 통상적으로 미리 협의, 결정한 바가 없고 또 신뢰할 수 있는 관련된 증거가 제시되지 못하는 경우에는 민법의 물건의 공유에 관한 일반 원칙에 따 라 공동발명자간 균등한 지분율을 인정하게 된다.65) 나. 지분율의 산정방법 우리나라에서 공동발명자 지분율의 산정방법에 대하여 학설상 논의한 글은 매우 드물다. 권태복 교수의 “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연 구”도 언급은 하고 있으나 구체적 산정방법을 제시하지는 못하고 있다.66) 정차호 교 수의 논문이 (여전히 부족하기는 하나) 그나마 구체적인 산정방법을 제시하고 있으므 로, 이하 그 방법을 ‘정차호 (지분율) 산정방법’이라고 칭하며 아래에서 소개한다. 기 존 방법은 여러 단점을 가지는데, 그 방법이 그 단점을 최소화 또는 축소화 한다고 생 각된다.67) 그 방법은 기본적으로 청구항을 기준으로 지분율을 산정할 것을 제안한다.

나. 법원이 공동발명자로 인정하지 않는 경우 1) 단순히 협조한 실시자 단순히 협조한 실시자는 공동발명자로 인정할 수 없다고 智慧財產法院98年度民專 上字第39號民事判決에서 제시하고 있다. 원고는 피고에게 대상 특허발명(M328209)을 대리 생산을 위탁하였다. 원고는 단독발명자이고 피고는 대상 발명에 기여하였다고 주장하였지만 법원의 판단은 대상 청구항의 기술적 특징에 피고가 주장한 것이 기재 되지 않았기 때문에, 피고가 기여한 것을 인정하지 않았다.353) 법원은 단순히 협조하 353)智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“爭專利申請範圍共有11項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，被 上訴人僅主張為系爭專利申請專利範圍第1項、第3項、第4項及第5項之共同創作人，茲僅說明系爭專利申請專利範 圍第1項、第3項、第4項及第5項之內容如下：第1項為「一種可結合於被結合物之裝飾物，其主要係包括一可結合於 被結合物之結合件，一固定於該結合件一端之造型飾件及一設於該造型飾件內部之發光裝置，其中：該結合件之一 端具有一固定部，而該結合件相對該固定部之另一端具有一阻擋部，且該結合件於該固定部與該阻擋部間具有一連 結部，該連結部之外徑係小於該固定部與該阻擋部之外徑，以供該固定部與該連結部相接處形成一第一阻擋面，而 該阻擋部與該連結部相接處形成一第二阻擋面；該造型飾件具有一立體之外觀形狀，且該造型飾件係固定連結於該 結合件之固 定部；該發光裝置包含有一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，而該發光 元件係位於該造型飾件內部，且該造型飾件具有一定之透光性，以供透射出該發光裝置之發光元件發光的光線 。」，第3項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物之裝飾物，其中該發光裝置更包含有一電路控制 板，該電路控制板上設有該發光元件，且該電路控制板設有一電池及一震盪開關，該電池係提供該發光元件之電 源，而該發光元件係受該震盪開關作動而發光。」，第4項為「依申請專利範圍第3項所述之可結合於被結合物之裝 飾物，其中該發光裝置之發光元件係一發光二極體。」，第5項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物 之裝飾物，其中該發光裝置係設於該結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部。」，被上訴人於 原審雖主張系爭專利之發光裝置係其所設計而為共同創作人（見民專更(一)卷第93頁），查系爭專利申請專利範圍第 1項所記載之發光裝置係一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，第3項進一步限定該發 光裝置包含有一電路控制板（即電路板），該電路控制板上設有發光元件、一電池及一震盪開關，且電池係提供該 發光元件之電源，第4項則進一步限定第3項之發光元件係一發光二極體（LED），第5項則限定第1項之發光裝置係 設於結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部，而上開發光裝置之技術特徵除已揭示於被上訴人 丙○○所有之前揭公告第341200號「飾物無觸片振動式發光裝置」新型專利外，西元2001年10月3日公告之中國大陸 第00000000.1號「閃爍發光的人造飾物」新型專利亦已揭示一電路板上安裝鈕扣電池、震動開關、發光二極體等發光 裝置之技術特徵（見民專更(一)卷第102頁），顯見系爭專利申請專利範圍第1、3、4項所記載之發光裝置僅係習知之 結構，並非被上訴人於西元2007年5月30日至同年8月31日間所創作，至於將發光裝置設於結合件內，且該發光裝置 之發光元件係位於該造型飾件內部之技術特徵，依前揭證人之證詞所示，則係出於上 訴人及證人余一品之構思。嗣 被上訴人另主張其就系爭專利之創作貢獻在將發光裝置之發光電路縮小化為市面上產品之9分之1，故為系爭專利之 共同創作人，惟查，系爭專利申請專利範圍第1、3、4項對於發光裝置之界定僅係習知技術，業如前述，系爭專利申 請專利範圍第5項則僅係發光裝置與結合件、造型飾件相對位置之限定，而與物品大小無涉，至 於發光裝置中之發 光電路如何縮小為市面上產品之9分之1（0.9 X0.9公分大小）的相關技術特徵，例如：選用何種材料或電路如何重新 設計，則未記載於系爭專利之任何一項申請專利範圍，系爭專利亦未提及該物品尺寸上之限制，是以被上訴人所稱 縮小化發光電路之技術特徵既未經由系爭專利而公開，被上訴人對系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項即難謂有 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 137 여 발명을 실질적으로 만들고 구상의 발전에 기여하지 않은 자는 진정한 발명자가 아 니다.354) 그리고 원고는 진정한 발명자로 판단된 요소는 대상 특허발명의 청구항에 실 질적 기여를 했다고 인정하기 때문이다.