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다만, 가장 최근에 선고된 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결에서는 2009후2436 판결을 인용하고 있다. 가) 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결(90%) 원고는 대상 발명1(기능성 오리를 사육하기 위한 사료 조성물)에 대하여 그의 지분 율을 90%로 주장하였다. 법원은 “① 대상 발명은 공동발명자인 원고가 피고 회사에 입사하기 전부터 연구하여 오던 주제였던 점, ➁ 공동발명자들은 원고가 피고 회사에 입사하기 이전에는 대상 발명의 주제에 대해서 알지 못하였고 이에 대하여 기존부터 연구하여 온 바도 없으며, 원고 입사 이후 이루어진 대상 발명의 진행 과정에서도 자 세한 내용에 대하여는 거의 알지 못하였던 점”등에 고려하여 원고의 지분율을 90%로 인정하였다.

744) 성창익, “모인대상발명을 변형 또는 개량하여 특허등록한 경우 모인출원이 성립하는지 여부”, 특허판례연구, 박영사, 2012, 332면. 한편, 권창환, “무권리자의 특허출원에 대한 판단기준”, 정보법판례백선 Ⅱ, 박영사, 2016, 23-24면(“실질적 동일성 여부를 중심으로 모인출원 여부를 판단하는 것에서 나아가 특허법의 조문에 충실하면 서도 모인출원에 대하여 탄력적인 대처를 가능하도록 하는 판단기준을 제시한 최초의 사례라는 점에서 그 의 의가 있다. 다만 추상적인 기준으로 인한 실무의 혼선을 막기 위해서는 앞서 언급한 후속판결에서와 같은 구 특허법상 모인(冒認) 법리 279 한 최초의 의미 있는 판결이라는 견해;745) ③ 실질적 동일성의 개념을 통해 무권리자 의 등록특허가 무효인지 판단하는 것은 한계가 있으므로, 실질적 동일성(객관적 요건) 의 범위를 넘는 부가구성이 추가되거나 종전 구성을 변경한 경우에도 창작에 대한 실 질적 기여 여부(주관적 요건)를 중점적으로 판단하여야 한다고 하면서 대상 판결을 지 지하는 견해746) 등이 있다.

4) 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결(90%) 법원은 당사자간 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피고 회사의 이사인 E가 공동발명자로 기재되어 있다고 인정한다. 즉 공보의 기재에 따라 그 두 명을 대상 고안의 공동발명자로 인정한 것이다. 그리고 인정된 증 거의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 대상 고안을 구상하고 현실화하기 위해 원 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 242 고와 E가 수행한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 인정한 사례이다.

일본에서 모인자를 공동발명자로 인정한 사례가 다수 존재한다. 해당 사례들에서 공동발명자로 인정되기 위하여 주관적 요건(상호 협력한 관계)이 필요하지 않은지 여 부에 대하여는 언급을 하지 않고 발명의 특징적 부분의 창작에 기여하였다는 사실만 적시하고 공동발명자로 인정한 것이다. 그러나, 일체적·연속적인 협력관계 하에 각자 가 중요한 공헌을 하여야 한다고 설명한 판례도 존재하므로, 일본에서 공동발명자 판 단요건 중 주관적 요건이 필수적인지 여부에 대하여는 결론이 나지 않은 것으로 이해 된다.

첫째, 모인의 성립 범위와 관련하여, ‘협의의 실질적 동일성’ 기준과 ‘실질적 기여’ 기준 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점도 공 통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람 직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적 에 부합한다는 점은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반면, ‘실질 적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차 이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립할 수 있어 모인 성립 범위 가 넓어지는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 ‘협의의 실질적 동일성’의 범위)인 경우, A2(모인자의 ‘실질적 기여’가 인정되 지 않는 정도)인 경우 및 A3(모인자의 ‘실질적 기여’를 인정받을 수 있는 정도)인 경 우, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에 서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실 질적 동일성’이 종래 ‘협의의 실질적 동일성’과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오 히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이라고 이해하는 것이 타당할 것이다. 그렇다 면 모인의 성립 범위에 대해서는 ‘실질적 기여’ 기준에 대한 해석론으로 대응하는 방 결 론 427 안과 만일 해석론에 의한 대응으로 불충분할 경우 ① 모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 미국식 입법(미국 pre-AIA)이나 ② 본질적 내용에 기초하여 모인을 정의하는 독일식 입법에 의해 해결하는 방안이 생각될 수 있다.

한편, 개량 모인에 대해 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용하는 경우와 ‘실질적 기여’ 기 준을 적용하는 경우를 비교하여 <표>로 정리해 보면 다음과 같다. 즉, 모인대상발명 이 A이고,1044) A와 협의의 실질적 동일 범위 발명은 A1, A와 협의의 실질적 동일 범 위는 벗어나지만 A로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발 명은 A2, A로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되는 발명은 A3로 할 경우, 모인자가 A1부터 A3까지 출원하여 특허받은 경우의 취급은 다음과 같게 될 것 이다.

2) 사례 앞서 본 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결(2016년 특허법 개정에 의해 제 99조의2(특허권의 이전청구)가 신설되기 전 특허권의 이전청구를 부정한 것) 사안에 서 원고는 항소심 계속 중 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’을 발명의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였는데(무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원임을 주장하였 고, 동일자로 심사청구함), 원고의 출원(10-2010-21941) 명세서와 피고의 특허(제 813410호) 명세서를 비교해 보면 청구범위가 완전 동일하며(피고 특허에서 청구항 6 이 삭제되면서 피고 특허(청구항 1부터 19)와 원고 출원(청구항 1부터 18)에서 대응되 는 항 번호에만 차이가 있지 내용은 동일함) 발명의 설명 내용도 사실상 동일하다.

④ 특허성 인정에 영향을 미치는 발명의 특징적 부분은 신규성은 물론이고 진보성 을 충족하는 것이어야 한다. 75) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁(“단, 착상자가 착상을 구체화하지 못하고 그대로 공표하였을 때에는 그 후에 다른 사람이 이것을 구체화시켜 발명을 완성하 였다고 하여도 착상자는 공동발명자가 될 수 없다. 양자 간에는 일체적⋅연속적인 협력관계가 없기 때문이다.