성공 _ KT, 국가고객만족도 4관왕 쾌거 | 군포철쭉축제

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 218 ③ 청구항의 구성요소 중 특허성 인정에 영향을 미치는 구성요소에 근거하여 지분 율을 산정한다.

따라서 이 경우에는 공지의 착상을 구체화하여 발명을 완성한 사람만이 발명자이다.”). 76) 「제6회 특허제도 소위원회 회의 순서 자료 7-1, 일본에 있어서 발명자의 결정」, (2003). 77) 影山 光太郎,　「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 35頁(“本基準を用いた判例 のか析は第10〜第12章で具体的に行うが、産業構造審議会知的財産政策部会「第6回特許制度小委員会議事次第、 資料7-1日本における発明者の決定」（2003）は、発明者、共同発明者に関する判例をまとめており、その要点は 次の①②のとおりである。①発明者とは、当業者が実施できる程度の具体的な着想をした者である。例にあげら れている大阪地判平成14年5月23日（判例時報No.1825 p.130）は、「発明の技術的特徴とされる事項について、実 現可能な程度の技術的な知見を得ていた」とする。「当業者」は、その発明の属する技術の分野における通常の 知識を有する者（特許法第29条第2項）の略称である。東京地判平成13年12月26日（最高裁ホームページ「知的財 産裁判例集」）発明の特徴的部分について着想を得「発明者とされるのは、これを具体化した者」とする。②共 同発明者とは、発明の特徴点に対する着想者であり、発明への寄与の程度に従い共有持分が決せられる。”). 78) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.”). 79) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발 명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여 한 자로서 발명자로 평가될 수 있다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 71 <청구범위 기준> 발명이 청구범위에 의하여 특정된다.80) 따라서 발명자의 인정기준은 “① 해당 특 허청구의 범위의 기재 등에 근거해서 정해진 기술적 사상의 ② 창작행위에 현실에 가 담한 것이 필요하다고 해석된다.” “구체적으로 ① 해당 특허청구의 범위의 기재 등으 로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분(기존기술의 문제를 극복하고, 신규성·진보성을 가진 부분에 해당 발명의 작용효과가 이뤄진 부분)을 추출하고, 다음에 ② 해당 발명 이 완성에 이르는 구체적인 과정에서 발명자라고 주장하는 사람이 어떤 행위를 행한 것을 인정하고 발명자라고 주장하는 자가 ①의 해당 특허청구의 범위의 기재 등으로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여했다고 인정되는 경우” 가 발명자이다.81) “진정한 발명자가 되기 위해 해당 발명에 대하여 창작적 관여를 할 것이 필요하다 하더라도 무엇이 창작적 관여인지는 해당 발명 및 사안의 내용에 따라서 다양한 것이 며, 문제가 되는 사안별로 다를 것이다. 그래서, 일정한 기준을 정립하고, 판단에 도움 을 주어야 하지만, 창작적 관여의 유무의 판단에 관해서 일반적인 기준을 정립하는 것 은 반드시 용이하지 않다.”82) 다. ‘Not-all-claims’ 원칙 80) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 102頁(“発明をした者」の「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」 （特許法2条1 項）をいう。特許発明の技術的思想は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならな いが（特許法70 条1 項），特許請求の範囲に記載された文言は願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して 解釈されるところ（特許法70 条2 項）”). “특허발명의 기술적 사상은 특허청구의 범위의 기재에 근거하여 정 해져야 하면, 특허청구의 범위에 기재된 문구는 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하고 해석하여야 한다.” 81) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 103頁(“① 当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分（従来技術の問題 を克服し，新規性・進歩性を有する部分で，当該発明の作用効果を奏する部分）を抽出し，次に ②当該発明が完 成に至る具体的な過程において発明者であると主張する者がどのような行為を行ったかを認定し，発明者である と主張する者が①の当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分の創作に実質的に貢 献したと認められる場合”). 82) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一外, 「知的財産法の理論と實務」, 新日本法規出版, 2007, 276頁(“前記のように真の 発明者とされるためには当該発明に対して創作的関与をしたことが必要であるとしても、何が創作的関与である のかは、当該発明及び事案の内容によって様々であって、問題となるケースごとに個別具体的に判断するほかは ないが、この判断には困難を伴うことが少なくない。そこで、一定の基準を定立して、判断の一助とするのが有 用であるが、創作的関与の有無の判断に関して一般的な基準を定立することは必ずしも容易ではない。”) 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 72 일본도 아래 미국의 법리와 동일하게 “not-all-claims” 원칙을 가진다. 그래서 “복 수의 청구항으로 구성된 특허발명의 경우, 복수의 청구항이 특정한 복수의 기술적 사 상 중 적어도 하나 청구항에 관련된 발명의 창작에 기여할 필요가 있다”고 한다.83) 그 래서 발명자가 되려면 적어도 하나 이상의 청구항의 창작에 기여하여야 한다. 1항의 단독발명자와 2항의 다른 단독발명자가 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

896) 布井要太郞, “共同発明者の要件”, 判時1927号, 2006, 14-18頁. 단지 기술수준에 관한 정보를 제공한다든지, 오 로지 타인의 지시에 따라 정신적 작업을 하는 자는 공동발명자는 아니다. 하지만 위와 같은 자도 자기의 사고 를 부가함으로써 공동발명자로 될 수 있다. 예를 들면, 타인의 지시에 변경을 가한다든지, 개량을 한다든지, 또 는 기술수준으로부터 새로운 해결방법 예를 들면, 공지의 부분의 신규한 결합에의 방향을 제시하는 등의 경우 이다. 다른 한편, 공동발명자의 독자의 기여는, 구체적인 기술적 방법의 설명의 체재(体裁)를 취할 필요는 없 다. 기술적 문제해결에 이르는 기초를 이끈다든지, 기술적 문제해결에 이르는 자연현상 또는 작용효과의 관련 성을 찾아 낸 자도, 공동발명자일 수 있다.

Ⅱ. 일본의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 착상과 구체화에 대한 설명이 일관성을 갖추지 못한 점에서 일본도 우리나라보다 사정이 썩 나아 보이지 않는다. 새로운 착상의 제공자가 발명자라고 설명하면서도 또 구체화를 한 자를 발명자로 보기도 한다. 착상과 구체화의 차이에 대하여 명쾌하게 설 명하는 자료는 발견되지 않는다. 일본에서의 이러한 불명확함이 우리나라에도 수입된 것으로 이해된다.

940) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpahs 58에 소개된 내용을 정리한 것이다.

마지막으로 피모인자 모인자의 공동기여가 인정되는 경우 공유관계 인정 여부와 관련하여, 현행법의 해석상 가능하다고 볼 수 있는 면이 있고, 모인자의 기여에 관한 취급에 대하여는, 구체적 사안 당사자의 희망 등에 따라 유연하게 대응할 수 있는 것 이 바람직하다는 점도 고려하면 모인자 기여의 취급에 대한 별도의 규정 마련의 필요 성은 낮다고 볼 수 있다. 다른 방안으로 독일 판례의 입장인 객관적 공동 여부에 따른 공동발명 성립 판단을 입법화하는 것도 한 방법이 될 수 있지만, 공동발명이 모인자 기여 사안에만 적용되는 것은 아니며 모든 공동발명 사안에 적용될 수 있는 ‘공동’의 구체적 의미를 입법적으로 명확히 하는 것이 반드시 용이한 것도 아니므로 신중한 검 토가 필요하다고 볼 수 있다.

3) 법원의 판단 법원은 대상 특허5에 관해서는 발명자는 원고를 포함해 10명으로 되어 있으므로 공동발명자 중 원고의 지분율은 1/10이다. 이 점에 관해 원고는 다른 자의 실질적 공 헌은 없다고 주장하였다. 그러나 이에 대한 인정할 만한 증거가 없고, 원고도 서명 날 인한 배분신청서(신고대표자로서 원고 찍힌 출원의뢰서 겸 양도증 및 배분신청서)에 서 “대상 특허5의 보상금 배분에 대해 원고가 10%”로 기재되어 있는 것을 고려하여 법원은 원고의 지분율을 10%로 판단하였다.671) 본 사례는 직무발명신고서에 기재된 배분신청서 배분에 따라서 원고의 지분율을 추정한 것이다. 그 추정을 복멸할 증거를 제시할 책임은 원고가 부담하는데 사안에서 원고는 그러한 증명책임을 다하지 못하였다.